Appunti di diritto industriale (Uni Teramo), Anno accademico 2010-2011, Appunti di Diritto Industriale. Università di Teramo
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ale00911 febbraio 2012

Appunti di diritto industriale (Uni Teramo), Anno accademico 2010-2011, Appunti di Diritto Industriale. Università di Teramo

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Appunti di diritto industriale (Uni Teramo), Anno accademico 2010-2011
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Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Appunti di Diritto Industriale

Anno Accademico 2010– 2011

Avv. Gualtiero Dragotti

gualtiero.dragotti@unimi.it

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Note introduttive Gli appunti che seguono, organizzati in forma di lezioni, riassumono gli argomenti trattati nel corso

Ciascuna lezione termina con alcuni riferimenti bibliografici, necessari per approfondire i temi di volta in volta trattati, e con l’eventuale indicazione di materiali didattici distribuiti a lezione ovvero reperibili da parte degli studenti.

Per il superamento dell’esame è sufficiente la frequenza del corso e lo studio delle dispense e dei materiali che verranno illustrati a lezione.

Gli studenti che non potessero frequentare le lezioni dovranno completare la preparazione consultando un manuale istituzionale.

In proposito si segnalano i seguenti testi:

-VANZETTI – DI CATALDO, Manuale di diritto Industriale, Ed. Giuffrè, Milano 2009, con particolare riferimento al capitolo sulle invenzioni industriali.

-FLORIDIA, Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico, in, AA. VV., Diritto Industriale, Proprietà intellettuale e concorrenza, Ed. Giappichelli Torino 2009. E’ inoltre richiesta la consultazione del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, in G.U. Suppl. Ord. n. 52 del 4 marzo 2005) così come modificato dal D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 140 e dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 131, nonché delle altre norme in materia di proprietà industriale.

Informazioni sul diritto di autore

Tu sei libero: - di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera - di modificare quest'opera Alle seguenti condizioni: - Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera. - Condividi allo stesso modo. Se alteri o trasformi quest'opera, o se la usi per crearne un'altra, puoi distribuire l'opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa. E' possibile rinunciare a qualunque delle condizioni sopra descritte se ottieni l'autorizzazione dal detentore dei diritti. Pubblico Dominio — Nel caso in cui l'opera o qualunque delle sue componenti siano nel pubblico dominio secondo la legge vigente, tale condizione non è in alcun modo modificata dalla licenza. Altri Diritti — La licenza non ha effetto in nessun modo sui seguenti diritti: Le eccezioni, libere utilizzazioni e le altre utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore; I diritti morali dell'autore; i diritti che altre persone possono avere sia sull'opera stessa che su come l'opera viene utilizzata, come il diritto all'immagine o alla tutela dei dati personali. Nota — Ogni volta che usi o distribuisci quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza.

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Programma del Corso

Introduzione al diritto industriale Nozione ed oggetto del diritto industriale I fondamenti giuridici ed economici del sistema delle privative Cenni alle diverse privative: brevetti, modelli, marchi Brevetto e sfruttamento dell’invenzione in regime di segreto Invenzioni di prodotto, di procedimento e d’uso Invenzioni e scoperte

Riferimenti normativi Legislazione nazionale

Il codice della Proprietà Industriale e le norme successive Legislazione internazionale Legislazione Europea e Comunitaria Rapporti tra i diversi sistemi normativi La natura sovranazionale del diritto dei brevetti

I requisiti di validità del brevetto le invenzioni non brevettabili

scoperte software metodi commerciali novità vegetali e razze animali metodi terapeutici

Industrialità Liceità Novità Altezza inventiva

Procedura di deposito nazionale Differenza tra sistema con esame e senza esame Gli allegati alla domanda di brevetto

titolo riassunto descrizione disegni rivendicazioni

Il procedimento di brevettazione Deposito Ricerca Esame Modifiche della domanda Concessione Procedura di ricorso

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Procedura di deposito CBE La struttura dell’Ufficio Europeo dei Brevetti

Il problema linguistico Il procedimento di brevettazione Efficacia del brevetto europeo in Italia Cenni alla procedura PCT

Nullità e decadenza del brevetto Tassatività delle cause di nullità

carenza dei requisiti insufficienza della descrizione estensione oltre il contenuto della domanda iniziale brevettazione del non avente diritto

Conversione del brevetto nullo La decadenza Onere di attuazione e licenza obbligatoria L’azione di nullità e decadenza

Profili soggettivi La brevettazione del non avente diritto

rimedi Le invenzioni del dipendente

invenzione di servizio invenzione d’azienda invenzione occasionale le invenzioni in ambito universitario

Determinazione dell’equo premio

L’ambito dell'esclusiva Descrizione e rivendicazioni Brevetto di prodotto e brevetto di procedimento Gli usi leciti dell'invenzione brevettata

uso personale uso sperimentale eccezione galenica

L'esaurimento del brevetto

La circolazione del brevetto Cessione Licenza Licenza negoziale e licenza obbligatoria

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La difesa del brevetto La contraffazione

letterale parziale indiretta per equivalenti

La domanda di contraffazione presunzioni competenza (forum shopping) rimedi

Il risarcimento del danno

La tutela cautelare del brevetto procedimento descrizione sequestro inibitoria

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Appunti di Diritto Industriale – 2010/2011

LEZIONE I

Diritto Industriale - Nozione Tradizionalmente con il termine “diritto industriale” si rinvia alla disciplina che ha per oggetto lo studio del diritto dei brevetti (per invenzione e per modello), dei marchi e della concorrenza, fino alla normativa antitrust.

Detti istituti sono ricompresi nell’alveo del più generale diritto della “proprietà intellettuale” (o immateriale), che comprende anche lo studio del diritto d’autore. La classificazione che precede ha evidentemente natura accademica ed i termini proprietà industriale e proprietà intellettuale possono essere considerati per certi versi equivalenti.

Non è tuttavia privo di interesse soffermarsi sulla linea che separa i due settori, per quanto labile, giacché i recenti sviluppi della materia impongono di ripensare il confine tra diritto industriale (che la tradizione vuole collegato alla regolamentazione di beni immateriali utilizzati nella produzione industriale) e diritto della proprietà intellettuale, sino a qualche tempo fa distante, per sua natura, da tale mondo e, almeno nell’esperienza giuridica dei paesi di civil law, maggiormente orientato verso la tutela di diritti su beni immateriali non immediatamente rilevanti per il sistema produttivo industriale.

Tra i fattori che hanno portato ad una più pronunciata sovrapposizione tra i due “campi” ora ricordati è possibile citare, senza pretese di completezza:

a) La tutela del software, creazione questa senz’altro rilevante sotto il profilo industriale (il software viene infatti incluso tra le cd. “creazioni utili”) ma ricondotta, quanto meno in prima approssimazione, alla categoria del diritto d’autore;

b) Le nuove regole in materia di tutela delle creazioni ornamentali e del design, sino a qualche tempo fa ricondotte alla tipologia della tutela brevettuale ed oggi più vicine a modalità di tutela tipiche del diritto d’autore (tra cui l’assenza di formalità di registrazione per accedere ad un minimum di protezione), per altro ritenuto applicabile anche alle creazioni di questo tipo.

c) La tutela delle invenzioni biotecnologiche, per le quali si riconosce implicitamente la possibilità di brevettare quelle che a tutti gli effetti sono strutture informative, con la conseguente necessità di ripensare i requisiti di brevettabilità delle invenzioni, e forse la loro stessa definizione.

La nascita dei diritti di privativa Da sempre la funzione del diritto industriale, ed in particolare del diritto dei brevetti, viene avvicinata al progresso tecnico, quale fattore propulsivo del medesimo.

Il progresso tecnico opera verosimilmente da tempo immemorabile; non così il diritto industriale, la cui nascita è più recente e può situarsi nel momento in cui la produzione cessa di essere affidata alle “arti e mestieri” e si avvicina alla scienza. Non è un caso che i primi scienziati (Leonardo da Vinci, Galileo Galilei) fossero anche inventori, la cui opera trovava un riconoscimento nel cd. sistema dei “privilegi”, che

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Appunti di Diritto Industriale – 2010/2011

l’autorità sovrana concedeva a coloro che avessero messo a punto trovati ritenuti meritevoli di ricompensa.

Diversa è tuttavia la struttura del privilegio rispetto a quella del brevetto; il primo viene concesso dal sovrano e di regola ha per oggetto lo svolgimento, in regime di esclusiva, di una certa attività industriale e/o commerciale. Manca un collegamento stretto tra oggetto del privilegio e invenzione realizzata, così come non sussiste un diritto dell’inventore al privilegio, soggetto al beneplacito del sovrano.

Il passaggio dal sistema dei privilegi a quello dei brevetti viene di regola situato nel 1474, con l’emanazione della c.d. “parte veneziana”, considerata la prima legge generale in materia di invenzioni industriali.

Promulgata dalla Repubblica Veneta il 19 marzo 1474, la “parte” prevede che “chadaun che fara in questa cita algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto perauanti nel dominio nostro, reducto chel sara a perfection, sicchè il se possi usar et exercitar, sia tegnido a darlo in nota al officio di nostri Prouededori de Comun. Siano prohibido a chadaun altro in alguna terra et luogo nostro, far alcun altro artificio, ad Immagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni X”.

La norma sopra citata contiene in nuce elementi del diritto brevettuale giunti sino a noi: a) La concessione del diritto non dipende dall’arbitrio del sovrano ma discende, in

via generale, dalla creazione intellettuale;

b) Sono previste formalità per la concessione del diritto, che comportano la comunicazione al pubblico dell’invenzione;

c) Perché il diritto possa sorgere l’invenzione deve essere “ridotta a perfezione”, ossia compiuta ed utilizzabile.

d) L’inventore ottiene un diritto esclusivo sulla sua creazione, di durata limitata nel tempo.

I diritti esclusivi previsti dalla parte veneziana, e altrove da successive previsioni legislative, non hanno comportato, ovviamente, la soppressione del sistema dei privilegi, che per qualche tempo si sono affiancati alle privative concesse da leggi generali.

L’assetto del mercato così conformato, che prevedeva come regola l’esistenza di monopoli e regimi di concessione ed autorizzazione, non è sopravvissuto alla introduzione del libero mercato.

Quando nel 1623 nel Regno Unito è stato introdotto lo “statute of monopolies”, legge che ha eliminato gran parte dei privilegi monopolistici previsti da normative precedenti, la previsione di esclusive brevettuali è stata mantenuta, riconoscendo loro la funzione di stimolo del progresso tecnico.

A conferma di ciò la Costituzione degli Stati Uniti d’America (1789) prevede esplicitamente la sussistenza di un sistema di diritti esclusivi: “to promote the progress of science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive rights to their respective writings and discoveries”.

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Appunti di Diritto Industriale – 2010/2011

La norma trova attuazione nel successivo Patent Act del 1790, che rientra già tra le leggi brevettuali “moderne”, così come la legge brevetti francese del 1791.

Per l’Italia il primo testo brevettuale è la Legge Sarda del 12 marzo 1855 n. 782, estesa al Regno d’Italia (L. 30 ottobre 1859 n. 3731), in vigore sino all’emanazione del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 che, con svariate modifiche, ha regolato la materia sino al 2005.

Quell'anno, e segnatamente il 19 marzo 2005, è entrato in vigore il Codice della Proprietà Industriale, emanato con il D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, che ha sostituito la legislazione previgente accorpandola in un testo coordinato che disciplina tutti gli istituti della proprietà industriale (escluso il diritto di autore).

I fondamenti economici del sistema delle privative Sin dall’origine, al sistema delle privative brevettuali è stata riconosciuta la funzione di promuovere il progresso tecnico.

Ciò ha consentito la sopravvivenza dei diritti esclusivi previsti dalle varie normative in materia di proprietà industriale –per certi versi assimilabili a diritti di monopolio– anche dopo l’affermazione del libero mercato quale paradigma economico oramai vincente.

Un esempio significativo di ciò si ritrova nel Trattato CE, la cui adozione aveva proprio lo scopo di creare un libero mercato tra i Paesi oggi parte dell’Unione Europea, favorendo la libera circolazione di prodotti e servizi, capitali e persone.

L’originario articolo 36 del Trattato (ora divenuto art. 30) prevede la possibilità di mantenere “divieti all’importazione, all’esportazione e al transito” di beni e servizi quando siano giustificati, tra l’altro, da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Il motivo dell’esenzione in parola deve essere ricercato proprio nella funzione pro- sviluppo, ed in definitiva pro-concorrenziale, delle privative industrialistiche.

Occorre dire che ben pochi sono stati i tentativi di verificare “sul campo” se i diritti di proprietà industriale svolgano davvero tale funzione; alcune ricerche effettuate negli Stati Uniti a cavallo dei primi anni ’60 hanno concluso in maniera dubitativa: i dati empirici non consentono di affermare che l’introduzione di un sistema di privative consentirebbe di accrescere il progresso tecnico. Gli stessi dati, tuttavia, non consentono di affermare che l’abolizione delle privative comporterebbe un qualche beneficio in questo senso.

Dal momento che regimi brevettuali sono previsti in quasi tutti i Paesi industrializzati – ed ormai anche nei Paesi in via di sviluppo– non vi è ragione per sollecitarne l’abolizione.

Elementi interessanti sulla ricaduta delle esclusive brevettuali su di un settore industriale possono trarsi dall’esperienza italiana. Nel nostro Paese, sino al 1978, vigeva il divieto di brevettazione dei medicinali e dei procedimenti per la loro produzione, giustificato in base a motivi di salute pubblica. Con la sentenza n. 20 del 20 marzo 1978 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di tale divieto, aprendo la strada alla brevettazione dei prodotti farmaceutici.

Vigente il divieto di brevettazione, l’industria farmaceutica italiana ha per gran parte trascurato la ricerca, proponendosi invece come produttrice di principi attivi e prodotti sviluppati da terzi all’estero. Venuto meno il divieto di brevettazione, tuttavia, gli

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investimenti nella ricerca, e soprattutto nella ricerca applicata, non hanno compiuto incrementi di grande rilievo. Si è assistito, anzi, al progressivo venir meno di molte realtà produttive il che, unito alle dinamiche di mercato agenti su scala mondiale, che hanno favorito la fusione degli operatori del settore, ha comportato la sostanziale scomparsa della ricerca farmaceutica in Italia.

Resta, ma sussisteva anche prima del 1978, la ricerca di base, effettuata molto spesso all’interno di strutture non direttamente presenti sul mercato (università, centri di ricerca, etc.), il cui contributo al progresso tecnico molto spesso prescinde dalla possibilità di ottenere una tutela brevettuale.

Brevettazione e segreto industriale In linea di principio la tutela brevettuale non è l’unico mezzo per attuare una invenzione in regime di esclusiva.

Esiste infatti la possibilità di operare in regime di segreto: sino a quando il segreto rimane tale, i concorrenti sono impossibilitati ad attuare l’invenzione.

Tra i vantaggi che il segreto presenta vi sono:

a) l’assenza di formalità costitutive, e dei costi connessi;

b) la durata potenzialmente perpetua dell’esclusiva.

A fronte di ciò, tuttavia, esso presenta anche rilevanti svantaggi:

a) una volta che il segreto sia stato violato, non importa se legittimamente, la tutela viene meno;

b) il segreto è incompatibile con molte tipologie di invenzioni; si pensi ai prodotti meccanici: con l’introduzione sul mercato del primo esemplare i concorrenti sono in grado di comprenderne la struttura ed il funzionamento, e quindi di riprodurre l’invenzione.

Inoltre il segreto presenta un rilevante svantaggio per la comunità: qualora esso venga preservato in maniera efficace, è possibile che il contributo tecnico si perda con la scomparsa di colui che lo ha messo a punto.

Ecco quindi che l’esclusiva brevettuale può essere vista anche come un “contratto” tra l’ordinamento e l’inventore: quest’ultimo acconsente a divulgare l’invenzione (questo, come si vedrà, è uno dei fini del documento brevettuale), che entra così stabilmente a far parte del patrimonio tecnico, a fronte della concessione di una esclusiva, limitata nel tempo.

Il nostro sistema privilegia dunque il brevetto, rispetto al segreto, per la tutela dell’innovazione tecnologica.

Il segreto viene comunque protetto, sia dalla disciplina della concorrenza sleale (è considerato illecito appropriarsi dei segreti industriali e commerciali dei concorrenti) sia tramite una disciplina ad hoc ora prevista dalla sezione VII del Codice della Proprietà Industriale, dedicata appunto alla tutela delle informazioni segrete.

I presupposti della tutela sono

a) la segretezza delle informazioni: esse non devono essere generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed aglioperatori del settore;

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Appunti di Diritto Industriale – 2010/2011

b) il valore economico delle informazioni (in quanto segrete);

c) l’adozione di ragionevoli misure atte ad evitare la divulgazione delle informazioni.

Le informazioni riservate che soddisfano tali requisiti sono oggi protette nel senso che ne è vietata sia la rivelazione ai terzi, sia l'utilizzo nell'attività d'impresa da parte dei soggetti non autorizzati.

La privativa brevettuale Alla luce di quanto sin qui esposto è possibile formulare una prima definizione di “diritto di privativa”, utile per mettere in luce i principi generali alla base del sistema brevettuale.

Il diritto di privativa, così come si è sviluppato nel tempo, può essere definito come segue: “diritto esclusivo di durata limitata nel tempo a favore dell’inventore avente per oggetto una determinata invenzione, che deve essere descritta e resa disponibile ai consociati”. La definizione che precede, che vuole essere una ipotesi di lavoro e non una definizione compiuta, consente di sottolineare i seguenti aspetti:

• L’inventore ottiene un diritto di esclusiva, vale a dire uno jus excludendi alios, ossia il diritto di impedire ai terzi di tenere una certa condotta (attuare l’invenzione). Il diritto di esclusiva non è né vuole essere equivalente al diritto di attuare l’invenzione, diritto questo che può dipendere da molteplici altri fattori che nulla hanno a che vedere con il diritto dei brevetti. Un soggetto che ottenga un brevetto su una nuova arma non per questo consegue il diritto di produrla e venderla.

La distinzione tra diritto di esclusiva e diritto di attuare l’invenzione trova una importante conferma (se mai fosse necessaria) nel considerando 14 della direttiva sulle biotecnologie, che così recita: “un brevetto di invenzione non autorizza il titolare ad attuare l’invenzione, ma si limita a conferirgli il diritto di vietare ai terzi di sfruttarla ai fini industriali e commerciali (…)”.

• Il diritto di esclusiva ha una durata limitata nel tempo; diversamente l’ordinamento non ricaverebbe alcun beneficio dalla concessione del diritto e gli effetti anti-concorrenziali e monopolistici dell’esclusiva non sarebbero giustificati.

• Il diritto spetta, in linea di principio, all’inventore. Tale previsione, che affonda le sue radici nella concezione giusnaturalistica per cui l’invenzione darebbe luogo ad un diritto esclusivo per il fatto stesso della sua creazione, e l’ordinamento altro non farebbe che riconoscere tale diritto, merita di essere ripensato, alla luce delle modalità con le quali viene oggi condotta la ricerca scientifica. E’ sempre più raro il caso dell’inventore isolato, che realizza l’invenzione esclusivamente con mezzi propri. Al contrario, oggigiorno la regola prevede che la ricerca venga svolta da equipes di soggetti, organizzati all’uopo da imprenditori commerciali, che sopportano i rischi della ricerca e sono intenzionati ad ottenerne il frutto. Il regime di attribuzione dei diritti esclusivi deve essere conformato in maniera tale da tenere in considerazione il fatto che l’invenzione viene comunque realizzata da persone fisiche, singole o in gruppo,

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ma anche del fatto che il rischio della ricerca può essere e spesso viene sopportato da soggetti diversi.

• Il diritto ha per oggetto una determinata invenzione. Vi deve essere una corrispondenza tra l’arricchimento del patrimonio tecnico connesso all’invenzione e l’ambito dei diritti esclusivi riconosciuti dal brevetto. Queste considerazioni conducono a sottolineare l’importanza delle rivendicazioni, che hanno la funzione di delimitare l’oggetto dell’esclusiva, e della loro relazione con la descrizione, che ha la funzione di descrivere l’invenzione, che deve essere resa disponibile ai consociati.

La definizione di invenzione Nonostante la centralità della nozione di invenzione ai fini del diritto dei brevetti, non esiste una definizione normativa di invenzione.

L’art. 2585 c.c., che disciplina l’ «oggetto del brevetto», usa il termine “invenzione” senza offrirne una definizione. Ciò non significa, tuttavia, che la definizione debba essere ricercata nel dato pregiuridico, ovvero nella concezione comune del termine.

La ricostruzione della definizione di invenzione è affidata pertanto alla dottrina, per cui l’invenzione è “la creazione intellettuale consistente nella soluzione di un problema tecnico” (SENA) ovvero la “soluzione originale di un problema tecnico” (VANZETTI – DI CATALDO) o ancora “l’idea di soluzione di un problema tecnico suscettibile di applicazione industriale” (FLORIDIA). Ciascuna definizione sottolinea diversi aspetti dell’invenzione brevettabile ed ha una funzione più che altro classificatoria ed astratta.

Più utile appare ricostruire la nozione di invenzione partendo dal sistema normativo nel suo complesso, che insegna a distinguere (45.2 CPI) tra invenzioni e invenzioni brevettabili. Non ogni “invenzione” è invenzione brevettabile.

Tra le invenzioni non brevettabili vi sono le scoperte scientifiche, ossia, indicativamente, le creazioni intellettuali non immediatamente suscettibili di applicazione industriale; la distinzione tra scoperta ed invenzione ha assunto ultimamente una nuova importanza, sia nel settore delle invenzioni biotecnologiche – ove il nesso tra scoperta e sua successiva applicazione industriale appare particolarmente immediato e diretto– sia per quel che riguarda le invenzioni chimiche di formula generale, spesso frutto della ricerca di base, contrapposta alla ricerca cd. applicata.

Prima ancora la distinzione tra invenzioni brevettabili e non era stata messa alla prova dal divieto di brevettazione dei programmi per elaboratori, che pure si legge nell’art. 45.2 CPI, poi ammessa per i programmi che diano luogo ad un “effetto tecnico”.

La definizione di invenzione brevettabile è pertanto un concetto aperto, da ricostruire sulla base della interpretazione delle norme, così come risultante dalle sollecitazioni che il progresso tecnico pone alla realtà industriale e commerciale prima ed all’interprete poi.

Le diverse tipologie di invenzioni Tradizionalmente la dottrina distingue tre tipi di invenzioni:

a) le invenzioni di prodotto

b) le invenzioni di metodo o processo

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Appunti di Diritto Industriale – 2010/2011

c) le invenzioni d’uso

Le prime hanno per oggetto un nuovo dispositivo od una nuova sostanza, in precedenza non esistente o comunque non disponibile per usi industriali o di rilievo economico in senso lato.

Le seconde hanno per oggetto metodi o procedimenti per la produzione di un manufatto o di una sostanza, che possono essere nuovi (ed autonomamente brevettabili, ricorrendone i presupposti) oppure noti.

Le invenzioni d’uso hanno invece per oggetto usi nuovi ed originali di prodotti e/o sostanze note.

La classificazione che precede è stata criticata da parte della dottrina italiana (VANZETTI – DI CATALDO), che ne ha rilevato l’inconsistenza quanto meno con riferimento ai brevetti chimici e in generale ai nuovi settori della tecnica, segnalando che anche l’invenzione di prodotto è in definitiva correlata ad un uso specifico del prodotto stesso, sicché sarebbe più corretto tracciare solo una bipartizione tra invenzioni di prodotto ed invenzioni di procedimento.

Questa lettura ha riflessi importanti sui rapporti tra i brevetti di prodotto ed i brevetti conseguiti sui successivi usi di prodotti noti.

Quale che sia la classificazione che si voglia adottare, è importante sottolineare che le tre (o due) categorie di invenzioni debbono avere comunque per oggetto un quid materiale, in mancanza del quale non potrà darsi invenzione brevettabile per carenza del requisito della industrialità o materialità, su cui si tornerà in seguito. Come è stato efficacemente segnalato (SENA), le categorie che precedono debbono intendersi come diverse angolazioni da cui considerare l’invenzione piuttosto che come categorie separate ed esclusive l’una dell’altra.

Ponendo invece l’attenzione ai rapporti tra le diverse invenzioni, la dottrina ha individuato la categoria delle invenzioni derivate, che comprende le invenzioni di perfezionamento (l’invenzione consiste nel perfezionamento di un’invenzione precedente), le invenzioni di combinazione (l’invenzione consiste nella combinazione nuova ed originale di insegnamenti noti, che portano ad un risultato non ovvio), le invenzioni di selezione (tipologia di invenzioni che trova spazio nella chimica; l’invenzione consiste nella individuazione, in una classe di composti molto ampia, del composto che presenta le proprietà ricercate) e le invenzioni di traslazione (l’invenzione consiste nella applicazione di soluzioni note in un determinato settore ad un diverso settore della tecnica).

A seconda dell’approccio prescelto, tali invenzioni rientrano o non rientrano tra le invenzioni dipendenti, vale a dire le invenzioni per la cui attuazione è necessario il consenso del titolare dei diritti sull’invenzione principale (art. 68.2 CPI), salva la possibilità, per il titolare dell’invenzione dipendente, di ottenere una licenza obbligatoria (art. 71 CPI).

Il meccanismo della licenza obbligatoria ha il compito di evitare che l’esclusiva brevettuale possa trasformarsi in un ostacolo al progresso tecnico o comunque produca effetti negativi sull’economia del Paese; le spinte verso una applicazione restrittiva di tale meccanismo comportano la necessità di confrontare il diritto dei brevetti con il

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diritto antitrust, come avviene negli Stati Uniti, ove non è prevista alcuna licenza obbligatoria ma è stato sviluppato il concesso di “abuso di brevetto” o “patent misuse”.

Riferimenti bibliografici

DRAGOTTI, Brevetti di prodotto, di procedimento e invenzioni d’uso dopo i Gatt-Trips, in Riv. dir. ind., 1997, I, 99 DRAGOTTI, Brevetto chimico: invenzioni di prodotto, invenzioni d’uso e licenza obbligatoria - Una riflessione sulle esperienze statunitensi, in Riv. dir. ind., 1995, I, 156 DRAGOTTI, Osservazioni sulle invenzioni di traslazione e attività inventiva e sulla colpa nella responsabilità ex art. 82 l. inv., in Riv. dir. ind., 1995, II, 378 DRAGOTTI, voce “Informazioni segrete”, in Il Diritto - Enciclopedia Giuridica de Il Sole 24 Ore, Milano 2007-2008

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LEZIONE II

Diritto industriale e armonizzazione internazionale Se si ripercorrono le modifiche via via apportate alla normativa nazionale in materia di brevetti non è difficile scorgere una parallela evoluzione dei sistemi normativi stranieri e del diritto internazionale.

Il diritto dei brevetti (e il diritto della proprietà industriale in genere), infatti, mal si presta ad una regolamentazione elaborata solo su base nazionale. Colui che realizza una invenzione raramente sarà interessato a conseguire un diritto esclusivo limitato al territorio italiano. Tanto più oggi, che i mercati hanno assunto dimensioni sovranazionali e gli scambi avvengono ormai a livello globale.

Di qui la natura intrinsecamente sovranazionale del diritto industriale, che si riflette in una pronunciata armonizzazione delle normative vigenti nei diversi Paesi, così come nell’introduzione di strumenti di tutela sovranazionali.

Evoluzione normativa internazionale L’opera di armonizzazione del diritto industriale è iniziata tempo addietro; il punto di partenza può essere individuato nella Convenzione di Unione di Parigi (CUP), firmata a Parigi nel 1883 e più volte riveduta, che riunisce un numero assai rilevante di Stati.

Tra le principali innovazioni introdotte dalla CUP è possibile ricordare:

a) il principio di assimilazione, che impone a ciascuno Stato Membro di applicare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento previsto per i cittadini dello Stato Membro;

b) il diritto di priorità, introdotto allo scopo di facilitare la tutela sovranazionale delle invenzioni (e degli altri diritti di proprietà industriale).

Colui che ha depositato una domanda di brevetto in una Paese membro della CUP può depositare una domanda per un brevetto corrispondente negli altri paesi invocando la priorità del deposito nazionale di base; la domanda così depositata verrà valutata, quanto alla sussistenza dei requisiti della novità e dell’altezza inventiva, facendo riferimento alla data di priorità e non alla data dell’effettivo deposito.

Per i brevetti per invenzione e per modello il termine di priorità è di 12 mesi; per i marchi ed i disegni e modelli è di sei mesi.

c) Altra importante modifica apportata alla legge italiana in seguito alla revisione della CUP effettuata nel 1958 è l’abolizione della decadenza per mancata attuazione del brevetto, sostituita in prima istanza dalla previsione di una licenza obbligatoria (la decadenza rimane qualora il brevetto non venga attuato neppure dopo la concessione della licenza obbligatoria).

La CUP non regola direttamente le modalità con le quali ciascuno Stato Membro protegge i diritti di proprietà industriale.

La CUP è una convenzione generale, che non si occupa solo di brevetti per invenzione, i quali sono oggetto di due specifiche convenzioni, la Convenzione di Strasburgo del 1963, che prevede l’unificazione di alcuni principi delle legislazioni sui brevetti

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Appunti di Diritto Industriale – 2010/2011

d’invenzione, e la Convenzione di Monaco del 1973 (CBE), che introduce e disciplina il Brevetto Europeo. Entrambe queste convenzioni sono state sottoscritte dagli Stati facenti parte dell’Europa in senso geografico, ma non sono strumenti di diritto comunitario (si rammenti che la Svizzera è parte della CBE ma non dell’Unione Europea).

Un altro strumento previsto dal diritto internazionale è il Trattato di Cooperazione in matteria di Brevetti (PCT), che istituisce una procedura di deposito centralizzata per le domande di brevetto (il cd. “brevetto internazionale”). Da ultimo occorre citare l’accordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 nell’ambito dei negoziati GATT.

Così come la CUP, l’accordo TRIPs è un accordo generale, sottoscritto da un numero molto elevato di Stati Membri. Diversamente dalla CUP, l’Accordo TRIPs prevede limiti minimi di tutela sostanziale dei diritti di proprietà intellettuale, preoccupandosi della concreta efficacia di tale tutela. Prevede altresì un apposito sistema per la risoluzione delle controversie tra gli Stati membri.

Il Brevetto Europeo: problemi e prospettive Sia la CUP che i TRIPs hanno inciso profondamente sul diritto dei brevetti nazionale; ancor più importante, in questo senso, è stata l’introduzione del Brevetto Europeo, che consente ai cittadini degli stati membri della CBE di ottenere una protezione estesa a tutti gli Stati Membri con il deposito di una singola domanda di brevetto.

Tale protezione non viene conferita, tuttavia, da un titolo unitario, bensì da un fascio di brevetti, formalmente regolati dalla legge di ciascuno Stato designato nella domanda di brevetto europeo.

A fronte degli ultimi sviluppi dell’Unione Europea, che ormai costituisce un mercato unico, il sistema del brevetto europeo mostra alcuni svantaggi:

a) pur coinvolgendo gli Stati parte dell’Unione Europea, il Brevetto Europeo non è uno strumento comunitario;

b) non esiste un titolo unico valido in tutto il territorio dell’Unione Europea;

c) attualmente il costo del brevetto europeo è molto elevato, anche a causa della necessità di depositare presso i singoli uffici brevetti nazionali la traduzione del brevetto;

d) la valutazione della validità (e della contraffazione) di ciascuna porzione nazionale di un brevetto europeo è rimessa ai Tribunali di ciascuno stato membro; ciò si ripercuote negativamente sulla uniformità delle decisioni e sul costo delle controversie.

Nel tempo la giurisprudenza ha tentato di rispondere ad alcuni degli inconvenienti sopra elencati; in particolare, la giurisprudenza olandese ha introdotto negli anni '90 le cd. “cross-border injunctions”, che consentono al titolare di un brevetto (europeo) di estendere gli effetti di una decisione anche oltre i confini dello Stato che ha emesso la decisione.

L’efficacia delle cross border injuntions è stata tuttavia ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, e tale rimarrà,

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verosimilmente, sino a quando non esisterà un unico titolo, valido in tutto il territorio dell’Unione, ed un sistema giudiziario integrato.

Il tema dell'integrazione giudiziaria, ossia della messa a punto di un sistema armonizzato e quanto più possibile centralizzato per le controversie che coinvolgono i brevetti europei è stato affrontato anche dai governi di (alcuni) dei Paesi aderenti alla CBE, che hanno recentemente messo a punto una bozza di accordo ad hoc, denominato EPLA – European Patent Litigation Agreement.

Tale accordo prevede attualmente l'istituzione di una Corte Europea dei brevetti, cui affidare in esclusiva le controversie relative a validità e contraffazione dei brevetti europei, articolato in primo grado in tribunali nazionali e regionali. Le controversie in grado di appello verrebbero invece affidate ad una corte centralizzata.

La delicatezza della materia, che coinvolge interessi nazionali di assoluto rilievo e si interseca con le iniziative dell'Unione Europea volte ad istituire un vero e proprio brevetto comunitario, di cui si dirà a breve, ha procrastinato l'approvazione dell'accordo EPLA, tuttora in discussione.

Il 1 maggio 2008 è invece entrato in vigore il London Agreement, un protocollo addizionale alla Convenzione sul Brevetto Europeo in base al quale gli Stati membri rinunciano a subordinare l'efficacia del brevetto europeo sul loro territorio al depsoito della traduzione del brevetto nella loro lingua nazionale. La traduzione resta tuttavia necessaria qualora il titolare del brevetto intenda azionarlo nel Paese.

Ad oggi l'Italia non ha (ancora) aderito a tale accordo, né sembra che lo farà a breve.

Evoluzione normativa comunitaria Sin dagli anni ’70 il legislatore comunitario ha messo a punto una proposta di Convenzione volta ad istituire un Brevetto Comunitario (CBC).

La prima proposta, risalente al 1975, è stata modificata nel 1989, al fine di superare le obiezioni di alcuni degli Stati Membri. Anche la proposta modificata, tuttavia, ha incontrato seri ostacoli e non è entrata in vigore.

Tra gli ostacoli all’entrata in vigore della CBC vi è la questione della lingua (gli Stati Membri si sono dimostrati restii a rinunciare alla traduzione del titolo in ciascuna lingua nazionale) e quella della giurisdizione (anche in questo caso, gli Stati Membri sono restii ad affidare ad autorità sovranazionali i giudizi di validità e contraffazione dei brevetti).

Vista la situazione di impasse, nel 2000 il Consiglio UE ha messo a punto una Proposta di regolamento relativa al brevetto comunitario. La proposta prevedeva che Brevetto Comunitario, valido in tutti i Paesi dell’Unione, fosse concesso dall’Ufficio Brevetti Europeo, le cui lingue di lavoro sono inglese, francese e tedesco (il che consente di superare il problema delle traduzioni).

Prevedeva inoltre l’istituzione di una giurisdizione centralizzata, la cui struttura è stata oggetto di accesa discussione.

Le difficoltà sopra evidenziate hanno procrastinato l’approvazione della proposta di regolamento e non è possibile prevedere se tale approvazione avrà luogo; di recente, tuttavia, la Commissione ha messo mano con rinnovato vigore alla questione.

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Altrettanto travagliata la “storia” della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2002, relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. La proposta, che era stata oggetto di discussione anche sulla stampa non specializzata, è stata rigettata dal Parlamento Europeo nel luglio 2005.

Diversa sorte ha avuto, in sede UE, la Direttiva 98/44/CE del 6 luglio1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, che fissa i criteri ed i requisiti di protezione per tale tipologia di invenzioni.

La Direttiva avrebbe dovuto essere attuata dagli Stati Membri entro il 30 luglio 2000; l’Italia ha provveduto solo nel 2006, dopo aver subito una condanna da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee per l’inadempimento agli obblighi comunitari (sentenza 16 giugno 2005, Causa C-456/03).

Ancor prima il legislatore comunitario aveva emanato il Regolamento n. 1768/92/CE sulla istituzione di un certificato protettivo complementare (CPC) per i medicinali, che ha sostituito il certificato complementare di protezione (CCP) introdotto in Italia dalla legge 19.10.1991 n. 349.

Nel 2004 il legislatore comunitario ha altresì emanato la Direttiva 2004/48/CE del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (pubblicata sulla G.U.C.E. L 157 del 30 aprile 2004). L'Italia è tra i Paesi che per primi hanno attuato tale direttiva.

Evoluzione normativa nazionale I brevetti per invenzione industriale sono stati regolati in Italia, sino al marzo del 2005, dal R.D. 29 giugno 1939 n. 1127, la cd. “legge invenzioni”.

Nonostante si trattasse di un testo normativo risalente nel tempo, esso si è dimostrato adeguato allo sviluppo tecnologico ed economico ed è stato capace di recepire le modifiche via via apportate, che ne hanno mantenuto, almeno sino ad oggi, l'impianto e la struttura originaria.

Tra le modifiche di maggior rilievo che si sono succedute conviene menzionare quelle apportate dal D.P.R. 22 giugno 1979 n. 338, che ha adeguato il nostro Sistema all'introduzione del brevetto europeo ed ha recepito le indicazioni della Corte Costituzionale in merito al divieto di brevettazione dei farmaci, abrogato; sul tema dei medicamenti il legislatore è intervenuto nuovamente con la L. 19 ottobre 1991 n. 349, che ha introdotto nel nostro ordinamento i Certificati Complementari di Protezione (la cui durata è stata successivamente modificata con il D.L. 15.4.2002 n. 63).

Negli ultimi 15 anni le modifiche alla legge invenzioni si sono succedute con maggiore frequenza: con il D. Lgs. 19 marzo 1998 n. 196 l'Italia ha adeguato le proprie norme agli accordi TRIPs; con la L. 18 ottobre 2001 n. 383 è stata introdotta una nuova disciplina in merito alle invenzioni effettuate in ambito universitario; con il D. Lgs. 27 giugno 2003 n. 168 sono state istituite le Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Nello stesso tempo anche altri settori del diritto industriale hanno conosciuto modifiche di rilievo, tra cui l'emanazione di norme ad hoc per la tutela del software e delle banche dati e la revisione radicale della disciplina dei prodotti dell'industrial design.

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Più che opportuna, a questo punto, una revisione sistematica della normativa, cui il legislatore ha messo mano con la legge delega 12 dicembre 2002 n. 273 che ha demandato al governo il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale.

La delega è sfociata nel “Codice della Proprietà Industriale” (CPI), approvato con il D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, pubblicato in Suppl. Ord. G.U. n. 52 del 4 marzo 2005, in vigore dal 19 marzo 2005, che oggi costituisce il testo unico in materia di proprietà industriale.

Il Codice è diviso in otto parti (capi); tra di esse assumono particolare rilievo la prima, che espone i principi fondamentali; la seconda, che si occupa di regolare in dettaglio i diversi diritti esclusivi (relativi a marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, informazioni segrete, nuove varietà vegetali); la terza che disciplina la tutela giurisdizionale e la quarta che si occupa delle procedure per l’acquisto dei diritti.

Nonostante il Codice nasca dall’esigenza di sistematizzare e coordinare norme preesistenti, esso contiene alcune novità, in particolare per quel che concerne la tutela concreta dei diritti di proprietà industriale; è presto per valutare l’impatto, in positivo o in negativo, di tali innovazioni. Il Codice testimonia comunque l’estrema attenzione riservata dal legislatore per la tutela dei diritti di proprietà industriale.

Tale attenzione non è venuta meno dopo l'emanazione del Codice: nel 2006 il legislatore ha infatti provveduto ad attuare in Italia la Direttiva 98/44/CE del 6 luglio1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; le relative norme, dapprima contenute nel D. L. 10 gennaio 2006, n. 3 (in G.U. n. 8 dell'11 gennaio 2006), e nella successiva legge di conversione 22 febbraio 2006, n. 78, sono oggi confluite negli artt. 81-bis e seguenti del Codice della Proprietà Industriale..

Nel marzo 2006 è stata poi attuata, tramite il D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 140 (pubblicato in G.U. n. 82 del 7 aprile 2006) la Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; l'attuazione di tale direttiva ha rafforzato gli strumenti di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, introducendo nel nostro ordinamento specifici strumenti per la protezione delle esclusive.

Con il Decreto Ministeriale 13 gennaio 2010 n. 33 è stato poi emanato il Regolamento di Attuazione del Codice, che contiene le norme di dettaglio necessarie per il concreto funzionamento dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e per il conseguimento e la gestione dei diritti di proprietà industriale.

Con il D. Lgs. 13 agosto 2010 n 131 il legislatore ha infine provveduto ad una revisione generale -e razionalizzazione- del Codice.

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Riferimenti normativi

Legislazione nazionale

R.D. 29.6.1939 n. 1127 (l. inv.) (Regolamento: R.D. 5.2.1940 n. 244)

D.P.R. 22.6.1979 n. 338 (Adeguamento CBE)

L. 19.10.1991 n. 349 (CCP)

D. Lgs 19 marzo 1996 n. 198 (Adeguamento TRIPs)

D. Lgs. 27 giugno 2003 n. 168 (Sezioni Specializzate)

Codice Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005)

D. L. 10 gennaio 2006, n. 3 (Attuazione Direttiva Biotecnologie)

D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 140 (Attuazione Direttiva Enforcement)

D.M 13 gennaio 2010 n. 33 (Regolamento di attuazione CPI)

D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 133 (Revisione CPI)

Legislazione internazionale

La convenzione di Unione di Parigi

La convenzione di Strasburgo (1963)

La convenzione di Monaco (CBE) (1973)

Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT) (1970)

Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi (1977)

TRIPs (1994)

EPLA

London Agreement

Legislazione Comunitaria

Convenzione sul Brevetto Comunitario del 1975 - 1989

Regolamento 1610/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (fitosanitari)

Direttiva 98/44/CE (Biotecnologie)

Proposta di Regolamento sul brevetto comunitario (2000-2007)

Proposta di Direttiva sul brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici

Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (Enforcement)

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Riferimenti bibliografici

DRAGOTTI, Alcune osservazioni sulla proposta di regolamento del consiglio relativa al brevetto comunitario, in Riv. dir. ind., 2001, I, 28 DRAGOTTI, Cross-border injunctions: verso una tutela sovranazionale dei brevetti (europei)?, in Riv. dir. ind., 1995, I, 256 DRAGOTTI, L'attuazione della direttiva 'Enforcement', in Riv. Dir. Ind. 2006, III, 21

Materiali

Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (in G.U.C.E. n. L 213 del 30/07/1998 pag. 0013 – 0021)

D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 140 ( in G.U. n. 82 del 7 aprile 2006)

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LEZIONE III

La tutela delle varietà vegetali A fianco del sistema di protezione delle invenzioni industriali (che si articola, come visto, a livello di normativa nazionale, internazionale e comunitaria) si è sviluppato un parallelo sistema di protezione delle varietà vegetali.

A livello internazionale la normativa di riferimento è la Convenzione per la Protezione delle novità vegetali (UPOV), firmata a Parigi nel 1961 e profondamente modificata nel 1991.

In Italia la tutela delle novità vegetali è stata introdotta con il D.P.R. 12 agosto 1975 n. 974, poi integrato dal D. Lgs. 3 novembre 1998 n. 455, che ha adeguato la normativa interna alla revisione della Convenzione UPOV del 1991. La normativa è ora confluita negli artt. 100 e ss. del Codice della Proprietà Industriale.

Anche l’Unione Europea ha adottato una normativa per la protezione delle varietà vegetali, il Regolamento 2100/94/CE, recependo anch’essa le indicazioni provenienti dalla Convenzione UPOV.

La previsione di un sistema ad hoc per la tutela delle varietà vegetali discende da quella che a suo tempo era apparsa come una intrinseca diversità tra le invenzioni industriali e le varietà vegetali.

Queste ultime hanno infatti per oggetto organismi viventi ed auto-riproducenti, frutto di ricerca attuata su base non specificamente industriale (tipicamente le nuove varietà vegetali venivano messe a punto attraverso incrocio e/o selezione e solo più di recente attraverso mezzi chimico-biologici, come l’irraggiamento).

Con lo sviluppo della biotecnologia e, in generale, della cd. agroindustria, tuttavia, il confine tra l’oggetto della tutela brevettuale e l’oggetto della tutela varietale è divenuto più labile, tanto che non sono isolate le voci che ne chiedono il superamento.

L’ordinamento brevettuale già conosce ed ammette la brevettazione del vivente, da tempo per quanto concerne i microrganismi (cfr. art. 45.5 CPI e art. 53(b) CBE) e più di recente, con la Direttiva sulle biotecnologie, per i macro-organismi. Alla luce di ciò, la previsione di due diversi sistemi di tutela non appare giustificata, tanto più se i due sistemi si presentano come mutualmente esclusivi.

L’art. 53(b) CBE vieta infatti la brevettazione delle varietà vegetali (plant varieties) e delle razze animali, ammettendo solo la possibilità di brevettare i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti tramite tali procedimenti. Nello stesso senso, in Italia, l'attuale formulazione dei commi 4 e 5 dell'art. 45 CPI.

A fronte della spinta verso la brevettazione di varietà vegetali (principalmente ottenute tramite procedimenti biotecnologici), la giurisprudenza dell’Ufficio Brevetti Europeo ha proposto una interpretazione restrittiva del divieto di cui all’art. 53(b) CBE, per cui sarebbe ammessa la brevettabilità di piante o animali se l’eseguibilità tecnica dell’invenzione non è limitata ad una determinata varietà vegetale o razza animale.

Questo approccio, denominato “più di una varietà”, si fonda sulla distinzione tassonomica tra genere, specie, e varietà ed è stato dapprima elaborato dalla giurisprudenza della Commissione dei Ricorsi dell’Ufficio Brevetti Europeo (si veda sul

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punto la fondamentale decisione della Camera dei Ricorsi ampliata dell’Ufficio Brevetti Europeo G 1/98).

La direttiva sulle invenzioni biotecnologiche ha recepito questi insegnamenti (v. in particolare i considerando 9, 29, 30, 31 e 32 nonché gli artt. 2 e 4) come anche il Regolamento di esecuzione della CBE (Capitolo VI, Regola 23c), modificato proprio in seguito all’emanazione della direttiva.

Quanto ai procedimenti, la brevettabilità è esclusa solo per i procedimenti essenzialmente biologici, ossia consistenti integralmente in fenomeni naturali quali l’incrocio e la selezione (art. 2.2 Direttiva).

Definizione normativa di varietà vegetale I complessi rapporti tra privative varietali e brevetti per invenzione contribuiscono a comprendere le ragioni per cui la definizione di varietà vegetale prevista dalla convenzione UPOV 1991 e recepita nell’ordinamento italiano appare complessa.

A mente dell’art. 100 CPI, infatti,si intende per varietà un “insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto del costitutore, può essere: (a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; (b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; (c) considerato come un’entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme”. Analoga definizione si legge nel Regolamento 2100/94/CE, cui la Direttiva rinvia per la nozione di varietà vegetale (art. 2.3 Direttiva).

Requisiti per la protezione Colui che ottiene una varietà vegetale viene detto “costitutore”; i diritti del costitutore sono subordinati alla verifica, da parte dell’autorità amministrativa (l’UIBM e il Ministero per le politiche agricole), della sussistenza dei seguenti requisiti (art. 102 CPI):

a) novità. A differenza di quanto previsto per i brevetti, la divulgazione da parte del costitutore effettuata prima della data di deposito della domanda non sempre compromette la novità (v. art. 103 CPI);

b) distinzione. La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta (v. art. 104 CPI);

c) omogeneità. La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione (v. art. 105 CPI);

d) stabilità. La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni (v. art. 106 CPI).

La protezione concessa dalla privativa varietale (termine questo che sostituisce il termine “brevetto” utilizzato in precedenza) dura 20 anni dalla data di concessione; per gli alberi e le viti la durata è estesa a 30 anni (art. 109 CPI).

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Microrganismi e materiale biologico Per le invenzioni che hanno per oggetto microrganismi, ovvero procedimenti che utilizzano microrganismi, può sorgere la necessità di depositare, unitamente alla descrizione dell’invenzione, il microrganismo.

Il deposito internazionale dei microrganismi è regolato dal Trattato di Budapest del 1977, sul riconoscimento del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.

Il trattato descrive in dettaglio le procedure di deposito e si occupa di regolamentare l’accesso ai microrganismi depositatati sia per la durata del brevetto che successivamente alla sua scadenza.

La direttiva sulle biotecnologie prevede la possibilità del deposito del materiale biologico in senso lato, vale a dire del “materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico” (art. 2 Direttiva), rinviando alle procedure per il deposito dei microrganismi.

Protezione complementare dei medicamenti Per alcune categorie di prodotti, tra cui i medicamenti, il titolare del brevetto difficilmente riesce a fruire dell’intera durata dell’esclusiva, dal momento che l’inizio della commercializzazione è subordinato a procedure amministrative di durata considerevole.

Uno dei settori in cui tale problema si poneva in maniera particolarmente grave, anche a causa degli alti costi della ricerca, è quello delle invenzioni farmaceutiche.

La commercializzazione dei prodotti farmaceutici è subordinata, infatti, all’ottenimento dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC), rilasciata dall’amministrazione in seguito a procedure lunghe e costose.

Al fine di reintegrare la posizione dei titolari di brevetti per invenzione aventi ad oggetto nuovi medicinali, che si trovavano a fruire concretamente di una esclusiva insufficiente ad ammortizzare i costi della ricerca, è stata introdotta, dapprima in Italia e poi a livello UE, una protezione complementare, tramite il sostanziale prolungamento della durata del brevetto per un tempo in linea di principio corrispondente al periodo intercorso tra la data di deposito della domanda di brevetto e l’ottenimento della prima AIC.

In Italia i Certificati Complementari di Protezione (CCP) sono stati introdotti con la L. 19 ottobre 1991 n. 349, che prevedeva una estensione della protezione, in termini temporali, pari al tempo intercorso tra la data di deposito della domanda di brevetto e l’ottenimento della prima AIC, fino ad un massimo di 18 anni.

Dal momento che in Italia i brevetti per invenzione durano 20 anni, con la protezione complementare si arriva ad una durata massima di 38 anni.

La legge nazionale è stata successivamente superata dalla normativa europea che, con il Regolamento 1768/92/CE, in vigore dal gennaio 1993, ha istituito il Certificato Protettivo Complementare (CPC), la cui durata è diversa ed inferiore rispetto al CCP.

L’art. 13 del Regolamento prevede infatti che la durata del CPC sia pari al tempo intercorso tra la data di deposito della domanda di brevetto e l’ottenimento della prima

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AIC, diminuito di cinque anni, fino ad un massimo di 5 anni. La durata complessiva dell’esclusiva non potrà pertanto mai essere superiore a 25 anni.

L’oggetto del CPC è indicato nell’art. 4 del Regolamento, che prevede che “la protezione conferita dal certificato riguarda solo il prodotto oggetto dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale corrispondente, per qualsiasi impiego del prodotto in quanto medicinale”. Successivamente al rilascio dei primi CPC (e CCP) si è posto il problema dell’ambito dell’esclusiva conferita dal certificato, che non si limita a prolungare semplicemente la durata del brevetto cui si riferisce.

Un elemento importante per risolvere tale problema si ricava dal considerando 13 del Regolamento 1610/96/CE, che istituisce un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari; il considerando in questione afferma che il certificato conferisce gli stessi diritti del brevetto di base; quando il brevetto copre una sostanza attiva ed i suoi differenti derivati (sali ed esteri), il certificato conferisce la stessa protezione. Il successivo considerando 17 estende questa norma interpretativa al Regolamento 1768/92/CE.

Se la questione dell’ambito di protezione conferita dal CPC ha rilevanza comunitaria, tanto che su di essa si è pronunciata anche la Corte di Giustizia Europea, a livello nazionale si è posto il problema derivante dalla diversa durata dei CCP rilasciati secondo la L. 349/91 rispetto ai CPC rilasciati secondo il Regolamento CE che, oltre a dare luogo ad ostacoli alla libera circolazione delle merci all’interno del mercato comune, può non essere giustificata alla luce del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).

Il legislatore italiano ha pertanto emanato il D.L. 15.04.2002, n. 63, convertito con L. 15.6.2002, n.112, con il quale ha abbreviato la durata dei CCP, tramite un meccanismo graduale, al fine di armonizzarla con quella dei CPC.

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