Appunti Diritto industriale, Appunti di Diritto Industriale. Università di Cagliari
Ghingar
Ghingar15 aprile 2010

Appunti Diritto industriale, Appunti di Diritto Industriale. Università di Cagliari

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Appunti diritto industriale su brevetto, concorrenza sleale, diritti d'autore
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MAGGIO 2005

I segreti aziendali Sono creazioni intellettuali espressamente previste dall’ordinamento come oggetto di una protezione sulla base di determinati requisiti di proteggibilità delle informazioni segrete: devono essere segrete (non facilmente accessibili), avere valore economico, costituire novità e devono essere adottate misure per mantenerne la segretezza. La protezione è sempre valevole erga omnes.

L’invenzione industriale

È l’idea di soluzione di un problema tecnico suscettibile di applicazione industriale. Può configurarsi alternativamente come di prodotto, di procedimento, d’uso (modelli d’uso). Vi è la possibilità di ottenere la brevettazione anche di sostanze e composizioni di sostanze purché in funzione di una nuova utilizzazione. Se il problema di realizzare un quid materiale è considerato unicamente per il modo con il quale il quid è ottenuto, l’invenzione è di procedimento, se è considerato in base in funzione dell’ idoneità del quid a soddisfare un bisogno allora l’invenzione è di prodotto. Quando è di prodotto è proteggibile a prescindere dal modo in cui è prodotto. È sempre necessario che il risultato sia conforme a quello indicato dall’inventore e non è proteggibile l’invenzione inconsapevole. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni NUOVE che implicano un’attività INVENTIVA e sono atte ad avere un’APPLICAZIONE industriale. Non sono brevettabili le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici, piani e principi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i programmi di elaboratore. Non sono brevettabili i metodi per trattamento chirurgico, terapeutico o diagnostico. Non sono brevettabili né i procedimenti biologici per ottenere razze animali né le razze animali ottenute. La tutela è limitata a quei soli risultati che sono specificatamente indicati dall’inventore nella documentazione brevettale. La scoperta di un elemento chimico è brevettabile in funzione del nuovo prodotto che esso consente di realizzare. Lo stesso si applica ai materiali biologici: brevettabile è solo l’utilizzo. Un materiale biologico isolato può essere oggetto di brevetto anche se esiste come tale in natura se l’apporto inventivo è legato alla scoperta della funzione del materiale biologico che possa essere prodotto industrialmente. Per la brevettabilità è necessaria la materialità del prodotto, in quanto la stessa deve poter essere prodotta industrialmente e deve soddisfare un determinato bisogno. Ai fini della brevettabilità è del tutto irrilevante il valore tecnico o economico dell’invenzione stessa. È brevettabile ancorché possa essere fondatamente considerata come un progresso dal punto di vista tecnologico rispetto a soluzioni già conosciute. Non sono considerate come invenzioni le scoperte le teorie scientifiche e i metodi matematici ma lo diventano nel momento in cui entrano nella configurazione di un prodotto o di un procedimento dotato della necessaria materialità. Nel caso di trattamenti chirurgici, terapeutici e diagnostici l’esclusione alla brevettabilità non si applica ai farmaci, alle sostanze e agli strumenti per l’attuazione degli stessi.

I diritti di brevetto

Consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello stato. Il brevetto Europeo funziona come un fascio di brevetti nazionali, tanti quanti sono gli stati designati ai fini della protezione. È consentita dal brevetto la facoltà di impedire a qualsiasi terzo OGNI attività diretta ad attuare l’invenzione e a trarne profitto nel territorio dello stato. Se oggetto del brevetto è il prodotto allora il divieto di fabbricazione e di commercializzazione è assoluto. Se abbiamo invece protezione sul processo allora l’esclusiva comprende la messa in commercio del prodotto solo se ottenuto direttamente con il processo industriale brevettato. Ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il processo brevettato si presume ottenuto mediante tale procedimento se:

- il prodotto è nuovo (si ha l’inversione della prova), - se risulta una sostanziale probabilità di questo fatto anche se il titolare del brevetto non

sia riuscito a determinare il procedimento effettivamente attuato.

- Il distributore risponde di contraffazione indipendentemente dal fabbricante dato che fabbricazione e distribuzione sono illeciti imputabili distintamente,

- non è compreso nella contraffazione l’uso strettamente personale del prodotto. Anche la commercializzazione all’interno del territorio di un prodotto fabbricato all’estero costituisce contraffazione del brevetto nazionale. Così pure la fabbricazione di un prodotto brevetto a livello nazionale al solo scopo di esportarlo è illegale.

Principio di esaurimento: esaurimento nazionale ed esaurimento comunitario.

La facoltà esclusiva del titolare del brevetto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce, ma si esaurisce una volta che il prodotto sia stato messo in commercio dal titolare del brevetto o con il suo consenso nel territorio dello stato. Il titolare del brevetto non può impedire la libera circolazione nella CE del prodotto brevettato una volta che questo sia stato venduto in un altro paese dell’unione da lui o con il suo consenso. Può invece opporsi alla re-importazione dello stesso in CE dopo che questo sia stato venduto al di fuori della stessa. In pratica il diritto esclusivo di commercio non si estende al controllo del commercio secondario quando tutto avviene all’interno della comunità. Sono comunque esclusi dalla limitazione gli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali (utilizzo personale e sperimentazione), la preparazione estemporanea per unità di medicinali su ricetta facendo uso di componenti non industriali.

Nell’esame preventivo del brevetto si deve individuare con adeguata operazione interpretativa il nucleo tutelabile in funzione della descrizione e delle rivendicazioni e elementi centrali del brevetto. Sono eliminati dal brevetto tutti gli elementi che non sono inventivi e questo è consentito anche dopo la concessione del brevetto su istanza di terzi. In alcuni ordinamenti è prevista l’eliminazione delle esorbitanze in fase di analisi. Il ns. ordinamento è sprovvisto dell’esame preventivo risultando in un brevetto debole e poco credibile. Deve anche essere analizzato se il brevetto implichi per la propria attuazione anche l’attuazione di brevetti ancora in essere, in questo caso abbiamo un brevetto dipendente che richiede consenso del titolare del brevetto principale per essere attuato. Questo rapporto di dipendenza deve essere tenuto sparato dal generale rapporto di dipendenza tecnologica che collega secondo progressione geometrica tutti i brevetti. Si parla di invenzione di traslazione quando la specifica idea di soluzione che ne costituisce il contenuto era già acquisita dalla tecnica ma in un settore diverso da quello oggetto della brevettazione, si configura valida quando il passaggio da un settore all’altro ha comportato la necessità di risolvere in modo nuovo ed originale il problema tecnico della traslazione. Quando l’invenzione consista di una combinazione di elementi già noti e consente di raggiungere un risultato nuovo che eccede la somma dei singoli si ha un invenzione d’uso. Si ha invenzione di perfezionamento quando un’idea precedente è migliorata a livello di utilità, di efficienza tecnica o anche solo a livello economico.

Diritto al preuso, dal 79 è riconosciuta al preutente dell’invenzione successivamente brevettata di continuare ad usarla nei limiti del preuso se lo stesso è posto in essere nel corso dei 12 mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto. Nella protezione brevettale sono distinti 3 periodi:

- dal deposito della domanda alla sua pubblicazione non c’è tutela, - dalla pubblicazione alla concessione abbiamo una tutela provvisoria e - dalla concessione alla scadenza si ha pieno diritto esclusivo.

Il brevetto dura vent’anni dalla data di deposito e non può essere innovato o prorogato. Esiste il certificato complementare di protezione riferito alle invenzioni farmaceutiche tendente a far recuperare al periodo di esclusività quello necessario all’autorizzazione alla circolazione del farmaco.

Il diritto di brevetto spetta a chi abbia posto in essere l’attività creativa che ha dato luogo all’invenzione. Nel caso di invenzione realizzata da dipendente esistono tre casi: l’invenzione di servizio, l’invenzione occasionale e l’invenzione d’azienda. Nella prima ipotesi nulla è dovuta al dipendente dato che l’invenzione è scopo della sua assunzione, nel secondo i diritti dell’invenzione spettano al datore di lavoro che deve riconoscere al dipendente un equo premio (si tratta di invenzione fatta nel corso del lavoro da dipendente non assunto per inventare). L’ultima ipotesi è quella in cui l’invenzione è fatta dal dipendente al di fuori dell’orario del lavoro, in questo caso l’azienda ha un diritto di prelazione forzosa.

Nel caso di invenzioni di gruppo, esempio dell’impresa di ricerca, le regole sono quelle della comunione con più richiedenti che possono essere cointestatari del brevetto. L’ufficio preposto a ricevere la domanda di brevetto è esonerato dal compito di accertare se chi presenta la domanda sia titolare del diritto al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo e se la designazione dell’inventore sia esatta. La tutela da questo punto di vista è resa azionabile in via giudiziaria con un procedimento di contenzioso destinato a dar luogo ad una sentenza. L’avente diritto ha la facoltà di contrastare l’abuso entro i due anni dalla pubblicazione del brevetto, dopo di che la nullità del brevetto rilasciato a chi non ne aveva diritto può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse. Nel primo caso l’avente diritto ha diverse opzioni tra le quali assumere a proprio nome la domanda, depositare una nuova domanda, ottenere il rigetto della domanda.

I requisiti di proteggibilità.

1 La NOVITA’ : un invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica quale l’insieme di tutte le informazioni in qualsiasi modo acquisibili che formano la sapienza tecnologica disponibile nel mondo intero nel settore al quale l’invenzione appartiene nel momento in cui è stata presentata la domanda di brevetto. Deve essere stato reso “accessibile” al pubblico. La predivulgazione abusiva compiuta ai danni dell’inventore non è distruttiva della novità se si è verificata nei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto non è altresì opponibile la predivulgazione che avviene mediante esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della CUP. Inoltre, chiunque avrà depositato regolarmente una domanda di brevetto in uno dei paesi dell’UE potrà beneficiare di un diritto di priorità di 12 mesi dalla data del deposito per seguirne il deposito negli altri paesi della UE. Il riconoscimento dell’appartenenza o meno allo stato della tecnica è frutto della valutazione espressa da un uomo con una cultura tecnica adeguata in grado di analizzare il complesso delle informazioni disponibili e di stabilire se sarebbe stato agevole pervenire allo stesso risultato tramite queste. Nuova utilizzazione di sostanza nota non prefigura brevetto dipendente ma diritto esclusivo del tutto autonomo e indipendente.

La struttura del documento brevettuale è costituita da: titolo (serve per classificare l’invenzione); riassunto (serve per rapida consultazione); descrizione (serve a far capire al tecnico del ramo come è composta l’invenzione); rivendicazioni (è la parte che più condiziona l’ambito di efficacia protettiva del brevetto).

2 L’ATTIVITA’ INVENTIVA. Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (misurazione dello sforzo intellettuale soggettivamente posto in essere). Questo limite svolge la funzione che sia accordata protezione ad un’idea di soluzione di qualsiasi problema tecnico per il solo fatto di essere nuova, potrebbe infatti verificarsi il caso in cui la novità è determinata solo dal fatto che in precedenza il problema non era stato posto da alcuno e solo per questo non era stato risolto. In un sistema brevettuale caratterizzato dall’esame preventivo tale attività di controllo è razionalizzabile. Nel nostro sistema la concessione del brevetto viene fatta senza esame preventivo dei requisiti di attività inventiva e questo esame può essere fatto in qualsiasi momento a posteriori per via giudiziaria. La verifica della novità precede comunque sempre quella dell’attività inventiva.

3 L’INDUSTRIALITA’. Oggetto dell’invenzione deve poter essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria. Il requisito di industrialità manca tutte le volte in cui il prodotto non sia suscettibile di soddisfare un bisogno dell’uomo e tutte le volte in cui il procedimento non funzioni. È da escludere che il prodotto sia brevettabile in sé per sé, esso è brevettabile in funzione del bisogno che è capace di soddisfare.

4 La LICEITA’. L’invenzione è brevettabile solo se non va contro l’ordine pubblico e il buon costume, non può essere considerata illecita solo per il fatto di essere vietata dalla legge. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali o i procedimenti biologici per l’ottenimento delle stesse. Eccezione alla non brevettabilità del vivente è data dalla brevettabilità delle invenzioni microbiologiche intese come invenzioni di procedimento atte alla

creazione di composti utili per l’uomo. Data la “non completa descrittibilità” vi è la necessità di depositare una cultura di questi microrganismi contestualmente alla domanda di brevetto.

L’invenzione deve essere DESCRITTA in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona del ramo possa attuarlo. Il brevetto può essere dichiarato nullo in mancanza di questo attributo. Il metro per stabilire completezza e chiarezza è il fatto di poter mettere in pratica l’insegnamento tecnologico senza dover fare nessuna ulteriore attività di ricerca e/o sperimentazione. Abbiamo insufficienza della descrizione per difetto o per eccesso (in questo caso l’analizzatore deve attuare una selezione). La descrizione deve avere come oggetto un’UNICA invenzione (altrimenti deve essere scissa in altrettante domande), in caso contrario il brevetto sarà limitato a quella parte che si riferisce all’invenzione principale (quella che conferisce al titolare il diritto esclusivo più conveniente per importanza ed estensione). È possibile correggere e integrare le rivendicazioni prima che l’ufficio abbia provveduto in merito alla concessione, fermo il limite che colpisce con la nullità se l’oggetto si estende otre il contenuto della domanda iniziale.

Cause di NULLITA’. Il brevetto è nullo se l’invenzione non è brevettabile e se l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo. In caso di nullità l’azione giudiziaria può essere soltanto nazionale. Le cause di nullità possono colpire solo parzialmente il contenuto del brevetto e in questo caso si parlerà di nullità parziale. Per l’istituto della CONVERSIONE un brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente qualora questi fosse stato consapevole della nullità. Da brevetto di prodotto a brevetto di processo fino a brevetto di modello d’uso. La dichiarazione di nullità ha effetto retroattivo ma non pregiudica gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiute e i contratti aventi oggetto l’invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, con possibilità di accordare da parte del giudice un equo rimborso.

La DECADENZA si ha se il titolare del brevetto non ha assolto l’onere dell’attuazione dell’invenzione nei due anni successivi alla concessione e per mancato pagamento della tassa annuale entro i sei mesi della scadenza della stessa.

Il SEGRETO INDUSTRIALE È a tutti gli effetti un valore aziendale come fattore di avviamento. Costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi o l’acquisizione da parte di terzi di informazioni aziendali ove tali informazioni siano segrete, abbiano valore economico in quanto segrete, siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Una determinata informazione tecnologica possiede la novità necessaria per essere proteggibile come segreto soltanto se non è generalmente nota. In questo caso la novità non eleva l’informazione tecnologica a invenzione brevettabile ma la rende proteggibile unicamente nei confronti di coloro che se ne approprino con modalità illecite. Il reverse engineering non costituisce atto di concorrenza sleale. Il valore economico si ha quando per effetto della segretezza dell’informazione l’impresa gode di una posizione di vantaggio e riguarda qualunque cosa sia importante e caratterizzante. L’adozione delle misure per proteggere il segreto è presupposto logico contro l’abusività della sottrazione da parte di terzi.

IMITAZIONE NON CONFUSORIA è concepibile a patto che non si trasformi in quella chiamata concorrenza parassitaria definita da un cammino continuo e sistematico, anche se non integrale, sulle orme altrui, imitando tutto o quasi tutto quello che fa l’altro imprenditore copiandolo in ogni sua nuova iniziativa.

IMITAZIONE SERVILE è annoverata fra i fatti lesivi del diritto ad una sleale differenziazione sul mercato. Le forme a cui si riferisce l’imitazione devono essere quelle esterne al prodotto , devono avere capacità distintiva, devono essere nuove rispetto a quelle già adottate e non devono essere standardizzate e quindi diventate comuni all’intera categoria. La prova deve essere fornita da chi pretende il diritto. La tutela del diritto soggettivo contro l’imitazione servile del prodotto si configura come alternativa rispetto alla tutela brevettuale (d’invenzione, di modello d’utilità o di modello ornamentale) della forma stessa. Questa tutela è perpetua e quindi si estende anche dopo che è scaduto il brevetto. Per le forme funzionali è stata introdotta la teoria delle “varianti innocue”, l’imitatore apporta alla forma originaria delle varianti che evitano il rischio della confondibilità ma non pregiudicano l’effetto tecnico e

funzionale al quale la forma si ispira. Sono quindi suscettibili di servile imitazione solo le forme derogabili quelle che non sono suscettibili di variazione senza che ne sia pregiudicato l’effetto tecnico.

Tutela concorrenziale della DITTA e dei DOMAIN NAMES. L’azione di contraffazione del marchio non è cumulabile con l’azione di concorrenza sleale posta a tutela del relativo diritto soggettivo essendo la prima specialmente disciplinata e più efficace. Il cumulo è ammissibile quando la tutela delle norme speciali relativa al segno distintivo registrato è approssimata o insufficiente sul piano sanzionatorio o quando si sia di fronte a segni distintivi di nuova concezione e prima inesistenti. La prima è quella della ditta e dell’insegna dove è imposto l’obbligo della integrazione e modificazione della ditta posteriore con indicazioni idonee a differenziarla da quella anteriore se si ravvisa possibilità di confusione. La seconda ha assunto grande importanza con riferimento ai domain names. Nomi di dominio su internet. L’assegnazione dei domains avviene da parte della registration authority sulla base del principio first come first served. Tuttavia vi è ora la tendenza a considerare i domain names come veri e propri segni distintivi aziendali con la possibilità che un marchio sia considerato contraffatto nel suo territorio dall’uso nella rete internet di un domain name confondibile utilizzato per prodotti o servizi affini e, per converso, che un domani name registrato ed usato in internet sia considerato abusivamente riproduttivo di un segno di prodotti o servizi affini ancorché usato fuori dalla rete internet, in questo caso la tutela è affidata all’applicazione delle norme contro la concorrenza sleale.

DISEGNI e MODELLI. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli i nuovi disegni e modelli atti a dare, per le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura esterna e/o dei materiali utilizzati, una determinata configurazione a qualsiasi oggetto industriale o artigianale. Anche i componenti sostituibili possono essere validamente registrati quando questi rimangano visibili durante la normale utilizzazione del prodotto e che presentino caratteristiche di validità di per sé, indipendentemente dalla contribuzione estetica quale parte dell’oggetto completo. I requisiti per una valida registrazione sono: - novità, - individualità e - l’assenza di una funzione esclusivamente tecnica. La novità viene meno solo se il disegno o modello di cui si tratta differisce da quello anteriore solo per dettagli irrilevanti. L’individualità si ha solo se il disegno o modello è atto a suscitare nell’utilizzatore un’impressione generale che differisce da quella suscitata da tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia reso accessibile al pubblico in data anteriore. È quindi registrato solo quando suscita la fondata sensazione di un’ estetica nuova nel campo. Sono escluse dalla registrazione le caratteristiche unicamente funzionali del prodotto e quelle che devono essere necessariamente riprodotte nella loro esatta conformazione e dimensione per potere consentire al prodotto di essere usato, connesso meccanicamente o di essere incorporato con altro prodotto (deroga con riferimento a sistemi modulari – Lego). La nullità è causata otre che dalla mancanza di questi requisiti anche dal fatto che il modello sia contrario all’ordine pubblico e al buon costume, sia oggetto di registrazione posteriore ad altre nel territorio nazionale, sia tale per cui il suo uso costituirebbe violazione di un altrui segno distintivo o opera d’ingegno coperta da diritto di autore o sia tale per cui darebbe luogo all’utilizzazione impropria di uno degli elementi tra cui disegni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello stato. Esistono due tipi di protezione a livello comunitario, il disegno o modello non registrato è protetto per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui è stato divulgato al pubblico per la prima volta. Quello registrato è protetto per un periodo di cinque anni dalla data del deposito della domanda, periodo che può essere prorogato ogni cinque anni per un massimo di venticinque anni. Anche per i modelli l’esaurimento opera solo all’interno della CE. È possibile chiedere il deferimento della pubblicazione fino a trenta mesi dalla richiesta in modo da consentire alle imprese di mantenere segreti i disegni fino alla data del lancio sul mercato del prodotto. Il criterio di scindibilità tra valore artistico e valore industriale è stato soppresso e si è aggiunto all’elenco delle opere di ingegno proteggibili con il diritto di autore le opere di disegno

industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. I diritti di utilizzazione economica dei disegni o modelli protetti con il diritto di autore durano tutta la vita dell’autore e per venticinque anni dalla sua morte o della morte dell’ultimo dei coautori. Il problema dei Body_Panels (componenti sostituibili dei prodotti complessi) è stato risolto con la clausola di riparazione che stabilisce che i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la vendita e fabbricazione dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario.

CAPITOLO I Nozione. Fonti. Funzioni.

1 Definizioni

Il marchio è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti e i servizi che un'impresa produce o mette in commercio, a garantire la qualità, consolidare la posizione di mercato, incrementare l'avviamento. Marchi d'impresa possono essere le parole, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto, le combinazioni o le tonalità cromatiche idonei a distinguere i prodotti e i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

2 Fonti

La disciplina vigente del diritto dei marchi è data da 3 tipi di fonti: - interne - internazionali - comunitarie

3. Tipologie di marchi. Marchi di fabbrica e di commercio; di prodotti e di servizi; generali e speciali

Nella definizione di marchio sono implicite 2 distinzioni entrambe di origine legislativa. La prima riguarda la distinzione fra marchi di fabbrica e di commercio. I primi contraddistinguono i prodotti fabbricati da un imprenditore, i secondi distribuiti da un intermediario. Questa distinzione consente al commerciante di aggiungere il proprio marchio alle merci da lui messe in vendita vietandogli in ogni caso di sopprimere il marchio del produttore o del commerciante. La seconda distinzione è da ricollegarsi alla legge 24 del dicembre del 59 che ha introdotto nel nostro ordinamento la categoria dei marchi di servizio, in ottemperanza agli obblighi internazionali del nostro paese. Il provvedimento estende ad essi la disciplina della legge marchi e le singole disposizioni della legge fanno ora riferimento ai prodotti e servizi contrassegnati da marchio. Non è invece di origine legislativa la distinzione fra marchi generali e marchi speciali. Il marchio generale contraddistingue la generalità della produzione dell’impresa; quello speciale particolari tipologie di prodotti aventi determinate caratteristiche. I marchi generali ricollegano direttamente i prodotti all’impresa, i marchi speciali viceversa non evocano direttamente un’impresa determinata: essi comunicano un messaggio di altro tipo, attinente alle caratteristiche dei prodotti contraddistinti dal medesimo segno.

FUNZIONI

- dal punto di vista dell’economista il marchio svolgerebbe sul mercato la funzione di garantire un certo livello qualitativo della produzione contrassegnata e la sua continuità nel tempo il marchio è dunque da intendersi come meccanismo in grado di incentivare sia l’istituzione sia il mantenimento di livelli qualitativi elevati o più precisamente di una relazione soddisfacente fra prezzo e la quantità dei beni contrassegnati.

- La funzione giuridicamente tutelata dal marchio. In questo caso non si tratta di descrivere le funzioni che di fatto svolge il marchio, ma quali siano descritte come meritevoli di tutela. Fino al ‘92 in Italia era apparso sufficiente conferire al marchio la struttura di diritto esclusivo, appartenente ad una ed una sola impresa, per assicurare l’assolvimento della funzione assegnatali della legge: quella di distinguere la sottoclasse dei beni contrassegnati dal marchio nell’ambito della classe costituita da tutti i beni dello stesso genere. In questo modo è stata assegnata come meritevole di tutelala funzione distintiva del marchio. Essa individua i beni sulla base di un criterio univoco, la loro provenienza da un’impresa determinata, riconoscibile come fonte legittima dei beni così contraddistinti.

Viene negato l’accesso a quel segno ad altre imprese concorrenti per evitare il pericolo di confusione da parte degli acquirenti. In questo caso non è apparso necessario ne opportuno assegnare al marchi la funzione giuridica di garantire un livello qualitativo costante dei prodotti da esso contraddistinti.

- La tutela dell’investimento la nuova disciplina ha spostato l’asse della protezione: ad essere tutelata oggi non è solo la funzione distintiva tradizionale. Il dato più appariscente della nuova normativa e costituito dalla tutela rafforzata di una tipologia particolare di marchi di marchi: quelli che godono di rinomanza o di notorietà. La protezione di questi segni non è più circoscritta dal principio di specialità e può ora prescindere dal rischio di confusione del pubblico quanto all’origine dei beni. Infatti anche in assenza di tale eventualità, la tutela è accordata dal nuovo assetto legislativo sul solo presupposto che l’uso di un segno identico o simile da parte di un terzo non autorizzato consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. Inoltre nella nuova disciplina assume un diretto rilievo un fattore economico sociale considerato in precedenza irrilevante: questo fattore si riferisce alla quantità e alla qualità dell’investimento pubblicitario e promozionale di cui il segno è fatto oggetto. Si è aperta così la via all’autonoma considerazione di una funzione del marchio diversa da quella, distintiva o di indicatore dell’origine, finora accordata al marchio: la funzione pubblicitaria.

CAPITOLO II. I fatti costitutivi del diritto al marchio. I soggetti

Il fatto costitutivo dell’acquisto del diritto dl marchio

Il fatto costitutivo del diritto di marchio può consistere, secondo i sistemi cosiddetti puri, o nella registrazione o nell’uso del segno. L’esclusiva è conferita a chi per primo abbia compiuto l’investimento necessario per impiegare i marchi effettivamente in commercio (protezione contro accaparramento per rivendita). Il nostro sistema è misto. Il fatto costituto è rappresentato dalla sola registrazione. L’uso effettivo da parte del titolare ha solo un effetto conservativo del diritto, impedendone la decadenza. Non vengono comunque tralasciate le esigenze di protezione delle imprese che abbiano di fatto usato marchi senza registrarli. L’uso precedente del marchio che conferisce notorietà generale toglie validità al marchio registrato successivamente dato che questo mancherà di novità. Oppure, se il marchio è stato utilizzato in un ambito territorialmente limitato (preuso locale), il marchio preusato potrà coesistere con quello registrato. In entrambi i casi l’uso precedente impedisce o circoscrive la protezione del marchio successivamente registrato ma non determina l’acquisto di un diritto di marchio a favore del primo utilizzatore. La registrazione nazionale può anche valersi di una priorità estera, invocando la priorità unionista. Si può anche registrare un marchio comunitario che, in questo caso, non consiste in un fascio di diritti distinti ma un diritto comunitario con effetti per l’intera Comunità. La disciplina nazionale e quella comunitaria differiscono in materia d’esame della domanda da parte dell’ufficio competente per la registrazione. Per entrambi vi è un analisi della regolarità formale, ma nel caso comunitario, l’esame verte anche sulla novità del marchio o sull’esistenza di marchi o segni anteriori. Nel sistema nazionale il requisito della novità non è oggetto d’esame preventivo. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della domanda di marchio, possono essere indirizzate all’ufficio osservazioni da parte di qualsiasi interessato e presentata opposizione alla registrazione. Possono essere fatti valere solo la presenza di un marchio anteriore confliggente e la violazione di una previsione. E la legittimazione ad intervenire spetta solo ai titolari dei diritti anteriori confliggenti. Si ha un esame in contraddittorio. A partite dalla pubblicazione della domanda, qualunque terzo può presentare le proprie osservazioni, ed entro tre mesi i titolari dei marchi e dei segni anteriori possono fare opposizione.

Presupposti di validità. Perché il marchio posa essere registrato devono ricorrere alcuni presupposti, il segno deve essere:

1. idoneo ad essere registrato come marchio

2. dotato di capacità distintiva 3. estraneo alla forma del prodotto 4. lecito 5. nuovo 6. non contrastante con diritti anteriori di terzi

Alcuni di questi impedimenti sono assoluti come l’inidoneità a costituire una valido marchio, la capacità distintiva di estraneità alla forma e di liceità. Altri sono relativi, come l’assenza di novità e l’incompatibilità con i diritti di terzi (ragioni che devono essere sollevate da terzi o rimossi dagli stesi fornendo il loro consenso).

Segni non suscettibili di essere registrati come marchi. La definizione indica che possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti e la loro confezione, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Perché un’entità svolga funzione distintiva occorre che essa sia connessa al prodotto cui si riferisce e che, contestualmente, essa sia almeno concettualmente separabile dal prodotto senza che la natura di quest’ultimo sia modificata quando si prescinda dal segno. Se così non fosse, infatti, il marchio non sarebbe più segno distintivo ma componente intrinseco e caratteristica qualitativa del prodotto. Una fragranza può essere registrata come marchio di un bene diverso dal profumo dato che non costituirebbe caratteristica rilevante di tale prodotto. Non potrebbe invece essere utilizzata il profumo a cui appartiene essendone caratteristica intrinseca. La riproducibilità grafica fa riferimento al momento della registrazione non a quello della percezione da parte del pubblico. Sono registrabili le combinazioni cromatiche ma non i colori puri essendo non idonei a caratterizzare la produzione di una particolare impresa. Singoli numeri o lettere non sono registrabili in quanto non idonei a distinguere e rientrano nell’impedimento assoluto in quanto divenuti d’uso comune nel linguaggio corrente. I diversi impedimenti sono considerati cumulativi. Assenza di capacità distintiva. La registrazione come marchio conferisce il monopolio dell’uso del segno corrispondente in relazione a certe classi di beni e che può essere rinnovata di dieci anni in dieci anni. Dato questo forte diritto non tutti i segni sono registrabili. Non si considerano quei segni caratterizzati da una denominazione di tipo generico. Questo per evitare il pericolo che il monopolio sulla parola possa tradursi in monopolio sull’attività di produzione dei beni da esso designati. Quindi non possono essere registrati i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti e servizi. Questo è logicamente superato scegliendo parole o disegni totalmente di fantasia o un segno che anche se ha un significato nel linguaggio comune non ha aderenze concettuali con il bene contraddistinto (scarpe della Puma). Quando il marchio richiama le caratteristiche del prodotto si dice che ha un contenuto informativo. In questo modo il marchio può avere una certa presa sul pubblico tramite un’associazione marchio – proprietà dl prodotto. Per questa ragione è consentita la registrazione di marchi cosiddetti espressivi (bergasol denota utilizzo dell’olio di bergamotto, può essere utilizzato come marchio ma non comporta divieto per altri di utilizzare la radice “berga” per i propri prodotti). Per quanto concerne i nomi geografici questi sono considerati indicazioni descrittive se richiamano aspetti anche solo potenzialmente rilevanti per le caratteristiche del bene. In questo caso il marchio può essere registrato solo come marchio collettivo sottostando alle regole di questa tipologia di marchi. Se invece il nome geografico è usato come nome di fantasia senza nessuna attinenza con le caratteristiche del prodotto allora non vi è nessun ostacolo alla registrazione. Potrebbe però ricadere nel divieto di segni ingannevoli, ovvero quelli che fanno credere che il prodotto provenga da un determinato luogo.

Gli impedimenti alla registrazione costituiscono difetti originari e come tali essi vanno valutati facendo riferimento ad un momento specifico, quello della domanda. La legge prevede due fenomeni opposti e simmetrici che possono modificare una situazione in essere all’atto della presentazione della domanda. Il secondary meaning si ha quando un segno, che al momento della domanda risulta generico, abbia invece acquistato uno specifico carattere distintivo di riferimento all’impresa titolare. L’acquisto della notorietà può essere precedente alla registrazione, e quindi consentire la stessa, o può avvenire successivamente consentendone una registrazione rifiutata o invalidata in precedenza (riabilitazione). L’uso che produce il secondary meaning è rilevante se è continuativo ed incisivo, quando implichi una notorietà del

segno conseguente alla sua ripetizione nel tempo. Nel caso della riabilitazione occorre considerare valida la registrazione al momento in cui è provato l’acquisto della capacità distintiva anche se la sentenza che accerterà tale requisito sopraggiungerà in un momento successivo. Il secondo fenomeno è quello della volgarizzazione. Un marchio dotato di capacità distintiva al momento della registrazione può progressivamente assumere un significato diverso diventane una parola del linguaggio comune. Il fenomeno interessa soprattutto le novità brevettate e quindi riconducibili sempre e soltanto a quel marchio. ,a anche quando un marchio che anche senza riferirsi ad un prodotto brevettato raccolga tanto successo fra il pubblico da finire per designare tale prodotto in modo indifferenziato. In entrambi i casi la legge dispone la decadenza per volgarizzazione. Oggi diventa decisivo il comportamento del titolare che deve aver cura di tenere distinto il nome generico con cui designa il prodotto dal marchio utilizzato per lo stesso avendo anche la prerogativa di opporsi ad un uso del segno all’interno di una enciclopedia

I marchi di forma. La forma del prodotto e della sua confezione è annoverata tra le entità idonee ad essere registrate come segno. Se un’impresa potesse registrare come marchio la forma comune di un qualsiasi prodotto finirebbe per monopolizzare non solo il segno ma anche la stessa attività produttrice del bene senza limiti di tempo. Vale innanzitutto il principio generale per cui la registrazione presuppone comunque l’attitudine di distinguere, è quindi da negarsi assolutamente per forme banali, standardizzate permettendone la registrazione solo per quelle forme che risultino innovative ed inusuali tali da rendere il prodotto riconoscibile tra gli altri. Costituisce inoltre impedimento alla registrazione la circostanza che la forma in questione sia esclusivamente imposta dalla natura stessa del prodotto. Inoltre una forma funzionale che sia proteggibile come invenzione o come modello non può accedere alla tutela del marchio (Phillips vs. Remmington) anche se tale funzione potrebbe essere raggiunta tramite utilizzo di altre forme. La stessa non alternatività è prevista per il brevetto in campo estetico dove l’impedimento alla registrazione è dato dal fatto che il segno sia la forma che da un valore sostanziale al prodotto, forma suscettibile di trovare tutela come modello ornamentale. La forma di un prodotto è la prima cosa che un consumatore vede e quindi per evitare che si generi confusione la stessa è protetta contro l’imitazione servile. Questo stante che il prodotto sia reso conoscibile e distinguibile proprio grazie alla sua forma, apprezzata come tipica dei prodotti di quell’impresa . La forma necessaria di un prodotto può essere imitata anche se genera confusione. Mancanza di liceità. I segni contrari alla legge , all’ordine pubblico e al bon costume non possono essere registrati. Anche la circostanza che il segno includa senza autorizzazione, stemmi, bandiere o altri emblemi di stato dei paesi aderenti al CUP costituisce impedimento alla registrazione. anche i segni decettivi non possono essere registrati in quanto idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica, sulla natura e sulla qualità di beni o servizi. La sanzione che colpisce il marchio illecito viene considerata da concorrenza sleale e quindi comporta il risarcimento dei danni. . La nullità relativa (mancanza di novità o diritti anteriori) può essere fatta valere solo dai titolari dei diritti anteriori. Esistono tre diverse categorie di diritti anteriori: i marchi anteriori registrati, i segni distintivi diversi da marchi anteriori registrati e le altre categorie di diritti esclusivi indicate dalla legge. Esistono tre categorie di conflitti con marchi registrati anteriori: marchio e prodotti identici (confusione certa, non richiede accertamento). Marchio e prodotti simili (confusione da accertare), marchio uguale o simile ma riferito a prodotti diversi (quando il marchio anteriore gode di rinomanza o notorietà e l’uso senza giusto motivo del marcio possa trarre i ndebitamente vantaggio dal carattere distintivo o della notorietà del marchio antecedente o recare pregiudizio allo stesso). Si è quindi introdotta un’ipotesi nella quale il marchio anteriore toglie la novità a quello successivo a prescindere da qualsiasi accertamento della confusione consentendo il diniego alla registrazione anche in assenza di questo pericolo per preservare l’investimento pubblicitario incorporato nel primo segno. È evidente che una precedente registrazione comunitaria precluda una successiva registrazione con effetto nei singoli stati, non è scontato il fenomeno inverso. La legittimazione all’opposizione è esercitabile solo dai titolari dei marchi precedentemente registrati o depositati così come dai loro licenziatari.

La sentenza della decadenza si ha con la mancata utilizzazione del marchio per cinque anni ininterrotti. Se una registrazione nasce viziata da anteriorità invalidante, la stessa è sanata se non è fatta valere entro il decorso del quinquennio. Quando un marchio sia notoriamente conosciuto in uno stato membro esso ha lo stesso potere invalidante che possederebbe se fosse registrato. Il marchio notoriamente conosciuto (rinomato) è quello così affermato in un paese dell’Unione di Parigi da avere notorietà anche all’estero. Un marchio che gode di notorietà è quello che oltre ad incorporare un notevole investimento pubblicitario è registrato ed usato nel paese di riferimento. L’impedimento creato dalla presenza di un marchio notoriamente conosciuto non può farsi valere in fase di registrazione ma solo in sede giudiziaria dai soggetti legittimati. Abbiamo anche la registrazione effettuata dal distributore, quando fa ciò agendo per incarico del produttore si ha registrazione fiduciaria che darà luogo alla reintestazione del marchio alla fine del rapporto contrattuale. Se invece il distributore registra di sua iniziativa non sempre il diritto civile del paese di registrazione fornisce gli strumenti per assicurare la reintestazione del marchio. Il produttore ha sempre il diritto di opporsi alla registrazione del marchio da parte del distributore provocandone la nullità o il trasferimento. Nel conflitto con il marchio di fatto anteriore, quest’ultimo deve soddisfare certi requisiti di dimensione sia quantitativa sia territoriale (volume e durata sono fattori importanti). Il preuso locale non costituisce impedimento alla registrazione successiva e il marchio preusato localmente può continuare ad esistere ma non può espandersi ulteriormente. La normativa oggi indica che il registrate può usare il marchio ovunque, anche nella zona di preuso, mentre il preutente solo nella zona di preluso. Principio legislativo dell’unitarietà dei segni distintivi. Costituisce impedimento alla registrazione anche la circostanza che il segno sia identico o simile ad un segno già noto come ditta, denominazione sociale e insegna, a condizione che ricorra il pericolo di confusione. Non si produce interferenza solo nel caso di omogeneità dei segni ma anche nel caso di interferenza tra segni distintivi ti tipi diversi.

La convalida. Il segno posteriormente registrato si convalida se il titolare del segno antecedente confliggente ne tolleri l’uso per cinque anni dal momento in cui ne venga a conoscenza salvo che il marchio posteriore sia astato registrato in mala fede. Nel caso si avrà una coesistenza sul mercato di segni confliggenti (come nel caso del preuso locale), tale convivenza è stabilizzata nel tempo e il rischio di confusione è diventato minimo. Tuttavia l’uso con fusorio o recettivo porterebbe ad essere identificato come concorrenza sleale o di perdere il diritto al marchio per decettività.

Esistono conflitti con altri diritti di terzi quali: il diritto al ritratto, il diritto al nome, nomi, segni e emblemi notori civili, segni il cui uso violerebbe diritti di esclusiva altrui (diritto d’autore), in questi casi la nullità è relativa ed è quindi riservata ai titolari del diritto anteriore confliggente.

Appropriazione consapevole dell’altrui segno. Il registrante consapevole del fatto che il segno appartiene già a qualcun altro non può ottenere una registrazione. Viene effettuata la registrazione in uno stato per battere sul tempo il vero detentore del segno che lo aveva già registrato in altro stato, o per creare confusine con i di lui prodotti. Si tratta di nullità relativa che deve essere fatta valere dal soggetto leso. Viene considerata registrazione in malafede anche quella di chi si accaparri di un numero elevato di segni (es. domain names) per mettere a malpartito i concorrenti o gli aventi diritto. In questo senso si parla di nullità assoluta, necessaria a garantire la correttezza della lotta concorrenziale.

Nullità e decadenza. Abbiamo decadenza per non uso, per volgarizzazione, per decettività sopravvenuta e altre ipotesi di decadenza. Il non uso si ha quando il segno non è stato usato per cinque anni consecutivi (uso non effettivo, ovvero limitato a poche azioni solo per conservarne il diritto)- basta l’effettiva utilizzazione di un marchio per impedire la decadenza di altri marchi simili (sono i marchi difensivi depositati per ampliare l’ambito di protezione del marchio effettivamente usato). Si ha anche una forma di riabilitazione che si produce quando il titolare inizi o riprenda l’uso del marchio in un momento successivo alla scadenza del quinquennio ma prima di una eventuale proposizione di unna domanda di accertamento della decadenza (non ritenuto valido se entro i tre mesi dalla domanda di accertamento). Si parla di decettività sopravvenuta e il marchio decade se diviene idoneo ad indurre in inganno il pubblico (circa natura, qualità, provenienza, etc. etc. dei prodotti). L’inganno produttivo di decadenza potrebbe anche essere dovuto alla circostanza che il marchio sia utilizzato per contrassegnare beni di livello qualitativo rilevantemente inferiore a

quello con cui si fosse in origine accreditato. Il comportamento recettivo può essere qualificato anche come atto di concorrenza sleale. Altre cause di decadenza sono relative al caso che il marchio sia divenuto contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

Tutela del marchio. La legittimazione all’esercizio dell’azione di contraffazione spetta soltanto al titolare del marchio e non invece ad altri soggetti. Contraffazione, il primo marchio toglie novità a quello successivo e il secondo segno costituisce contraffazione del marchio precedentemente registrato (marchi e prodotti uguali). È vietato l’uso di marchi registrati solo nel commercio. Nel caso di marchi e prodotti simili la simultanea presenza dei due marchi non è consentita solo se questa ingenera confusione. Per ciascun segno imitato deve essere stimato il grado di capacità distintiva che lo caratterizza per poi valutare caso per caso l’effettivo pericolo di confusione. La tutela è accordata anche se l’uso del segno successivo non si riferisca a beni affini e non comporti pericolo di confusione con la sola condizione che si verifichino l’indebito vantaggio o il pregiudizio (sfruttamento sellino power).

Attività riservate al titolare. Può vietare l’apposizione del marchio su prodotto o sua confezione impedendo la commercializzazione del bene così contraddistinto. Sono vietati anche gli atti preparatori (offerta merce o servizio) che se sono solo parzialmente connessi su cui l’esclusiva si applica. È anche vietato mantenere il marchio originario quando lo stato dei prodotti sia stato modificato o alterato rispetto alla condizione iniziale. Non si può reclamizzare un prodotto non originale ma nel caso il prodotto sia originale chi ha la disponibilità dei prodotti così come può venderli può anche pubblicizzarli a meno che la pubblicità stessa sia lesiva della reputazione del marchio (sentenza Dior).

Esistono tre fattispecie di uso del marchio altrui legittimo: uso del proprio nome anagrafico o del proprio indirizzo coincidente con un marchio registrato anteriore, uso di indicazioni descrittive (scissione tra parte distintiva e descrittiva del marchio precedente), uso dei marchi altrui per indicare la destinazione del proprio prodotto (accessori, ricambi).

Esaurimento del diritto al marchio. Esaurimento interno, il diritto si esaurisce dopo che il bene contraddistinto dal marchio sia stato immesso in circolazione dal titolare o con il suo consenso. (ne perde il controllo a livello di prezzo e di canali distributivi). Esaurimento comunitario. L’esaurimento non riproduce quando il marchio originariamente comune appartenga in stati diversi a soggetti diversi fra di loro non collegati per atto dell’autorità, o se il marchio passi di mano ad impresa del tutto indipendente per trasferimento volontario. In questo caso ciascuna impresa può opporsi all’importazioni dei prodotti dell’altra nel suo territorio di protezione. Il principio di esaurimento non opera quando l’importatore parallelo modifica o altera lo stato dei prodotti dopo averli acquistati, il titolare può opporsi con azione di contraffazione. L’esaurimento internazionale funziona per paesi al di fuori della Comunità anche se sono stati immessi in commercio al di fuori dell’unione dallo stesso titolare o con il suo consenso.

La circolazione del marchio. Essendo un bene di contenuto patrimoniale può essere contrattualmente attribuito dal suo titolare ad altro soggetto. Abbiamo contratti di cessione e di licenza. Licenza che può essere esclusiva, non esclusiva e parziale. Oggi il marchio può essere liberamente trasferito purché da trasferimento non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. Nel caso di marchio espressivo, riferito alla zona geografica di origine, ci sono problemi con la trasferibilità dato che l’acquirente deve garantire le caratteristiche o rendere pubblico il fatto che sono variate. La ditta non può essere trasferita se non congiuntamente all’azienda. Se marchio e ditta combaciano o l’acquirente acquista tutta l’impresa o dee rendere nota la differenza. E’ legittimo il trasferimento parziale ma solo con riferimento a beni non affini. Il trasferimento dell’azienda può essere condizione sufficiente per oil trasferimento del marchio. Le licenze non esclusive sono previste come ammissibili solo quando i beni offerti sul mercato siano dello stesso preciso tipo. È richiesta una supervisione contrattuale per garantire eguaglianza tra i prodotti. Compito del licenziante è anche quello di fornire le necessarie conoscenze tecnologiche per raggiungere e mantenere risultati uniformi. La licenza può concernere beni non affini a quelli offerti sul mercato da altri licenziatari, tipico caso dei contratti di merchandising. In questo senso il licenziante ha titolo per concedere il diritto di marchio in settori diversi da quello che lo ha reso famoso.

Il marchio di servizio. Il marchio incontra difficoltà ad adattarsi all’economia dei servizi, dato che è normalmente apposto ad un prodotto che ne fa da supporto. Vedi caso assicurazioni che possono mettere il marchio sulla polizza ma non sul servizio. Il marchio di trattamento viene assimilato a quello di servizio ance se attiene ad un vero e proprio procedimento. Quando il segno distintivo è riferito ad un servizio può essere estremamente difficile stabilire se esso designa la prestazione in quanto tale o l’attività dell’impresa che tale prestazione attua. Il confine tra marchi di servizio e ditta può essere estremamente labile.

Marchio non registrato. Nel nostro paese la protezione del marchio non registrato è affidata alla disposizione che sancisce il divieto di concorrenza sleale confusoria. Chi agisce in giudizio ha l’onere probatorio di entità superiore a quella che incombe sul titolare di marchio registrato (presunzione di validità della registrazione). sul titolare del marchio non registrato incombe anche l’onere di provare che il segno abbia in concreto svolto una finzione distintiva sul mercato, sia concepito dal pubblico come segno che individua fra tutti i beni di quel dato genere merceologico una specie particolare. La protezione è solo per i beni per cui esso è effettivamente usato e per gli affini. In italia siamo in una via di mezzo. L’acquisto del diritto si ottiene con la registrazione ed in caso di preesistenze di fatto le stesse potranno continuare ad operare.

Marchi collettivi, di garanzia, di certificazione, denominazione d’origine e provenienza. Possono essere registrati come marchi collettivi i segni idonei a distinguere i beni delle imprese aderenti al gruppo organizzato titolare del segno, da quelli provenienti da altre imprese. I marchi collettivi si collocano a metà tra i marchi d’impresa individuale e marchi di qualità, le denominazioni e le indicazioni di provenienza. Marchi di qualità, denominazioni di origine o identificazioni di provenienza sono accessibili a tutti gli imprenditori che soddisfino i requisiti quantitativi richiesti dalla fonte costitutiva della protezione. La registrazione di un marchio collettivo è effettuata in nome dell’organizzazione cui fanno capo le imprese aderenti. E’ destinato ad essere impiegato dalle imprese che ad essa aderiscono. Si ha scissione tra titolarità del segno ed uso dello stesso. Per la registrazione occorre che la domanda sia integrata dal regolamento concernente le condizioni d’uso del marchio collettivo, i controlli e le relative sanzioni. L’omissione dei controlli causa la decadenza del marchio collettivo. L’esclusione di imprese terze in possesso dei requisiti deve essere valutato alla luce delle norme e in particolare della previsione antitrust. Marchio collettivo ed individuale devono comunque rispettare il fattore di novità reciproca. Il marchio geografico collettivo registrato può essere utilizzato da imprese terze solo come indicazione di provenienza geografica distinta, separata dal diverso marchio da esse adottato. I marchi di qualità non fanno riferimento a caratteristiche di beni che dipendono dalla loro provenienza geografica. Le denominazioni di origine geografica hanno il compito di individuare qualità che trovino la propria ragione nei fattori ambientali o umani specifici di una certa regione. Una denominazione geografica non può essere utilizzata come marchio collettivo dato che limiterebbe la legittimazione all’uso del segno. Le denominazioni geografiche sono soggette al divieto di uso ingannevole ma non alla volgarizzazione.

I segni distintivi dell’azienda sono suddivisi in tre tipi: segni tipici (ditta, insegna marchio); segni derivati da prassi sociale; emblemi e nomi di dominio. La ditta è il segno distintivo del imprenditore o dell’impresa, ovvero rappresenta il segno distintivo dell’impresa intesa come attività esercitata sul mercato attraverso un’insieme di elementi personali reali, ed è protetta per la situazione concorrenziale che essa svolge sul mercato. L’insegna è l’identificazione del locale dove ha sede la società, il marchio identifica il prodotto.

Principio di verità e requisiti della ditta.

La non registrazione della ditta garantisce comunque la sua tutela ma se esistono i seguenti tre requisiti: - presenza di capacità distintiva, - novità (esclusa da presenza di ditta o marchio anteriore uguale/simile) e - liceità. Viene sempre analizzato il rischio di confusione per il pubblico. Prevale il primo utente anche contro il primo registrante quando la coesistenza tra ditta preusata e quella registrata possa determinare confusione nel pubblico già al momento della registrazione. Se la confusione si crea in seguito l’obbligo dell’ integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria impresa nel registro delle imprese in epoca posteriore.

Tutela della ditta. La tutela della ditta anteriore è subordinata al rischio di confusione che si può evidenziare a livello merceologico e/o territoriale. Per territorio devono essere presi in considerazione anche quelli definiti di futuro sbocco. La differenziazione ed integrazione non deve impedire all’imprenditore successivo di usare il proprio nome anagrafico non come ditta ma nella ditta, sempre a condizione che venga usato come ditta e non come marchio.

Trasferimento della ditta ed estinzione. Il trasferimento del marchio è libero ma quello della ditta è legato al trasferimento dell’azienda. Il diritto alla ditta si estingue con la cessazione definitiva dell’impresa o dell’uso del segno e con il decorso di un periodo di tempo sufficiente a farne sbiadire il ricordo e a far riacquistare la novità al segno.

Insegna. La fattispecie indica quel segmento dell’attività che trova la propria collocazione in locali dell’impresa e si rivolge ad una ristretta cerchia di soggetti interessati ad accedere ai locali o all’esercizio, fattispecie acquisitiva del diritto è l’uso. Per l’insegna non è previsto alcun tipo di sistema pubblicitario o di registrazione. L’acquisto del dritto d’insegna è precluso non solo se lo stesso segno sia stato anteriormente impiegato da un terzo sullo stesso mercato, come insegna ma anche se sia stato adottato anteriormente come marchio e come ditta. Anche l’insegna non può mancare di un certo livello di capacità distintiva, deve essere nuova e lecita. Deve essere anche calcolato il tasso di notorietà acquisito dal segno (Mc Donalds).

Concorrenza sleale. Si parte dal presupposto che il danno che un imprenditore subisce a causa della sottrazione della clientela da parte dei concorrenti non è danno ingiusto e risarcibile. I principi base della fattispecie concorrenza sleale sono fissati secondo l’idea che nello svolgimento della competizione fra imprenditori concorrenti è vietato servirsi di mezzi e tecniche non conformi ai principi della concorrenza professionale. I fatti e gli atti che violano tale regola (atti di confusione, denigrazione e vanteria) sono atti di concorrenza sleale cd illecito concorrenziale. Questi atti sono repressi e sanzionati anche se compiuti senza dolo e senza colpa e anche se non hanno ancora arrecato un danno ai concorrenti. Basta il cd danno potenziale, atto idoneo a danneggiare l’altrui azienda. L’idoneità è necessaria e sufficiente per attivare le sanzioni tipiche dell’inibitoria alla continuazione degli atti di concorrenza sleale e della rimozione degli effetti prodotti. Questa tutela evita che pratiche scorrette alterino il corretto funzionamento del mercato e quindi protegge anche il più generale interesse a che non siano falsati gli elementi di valutazione e di giudizio del pubblico. Compie atti di concorrenza sleale chiunque: usi nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione; imiti servilmente i prodotti di un concorrente o crea confusione con i prodotti di un concorrente;

diffonde notizie e apprezzamenti su prodotti e attività di un concorrente o si appropria dei pregi dei prodotti o dell’impresa concorrente; utilizzi direttamente o indirettamente ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale. Necessario e sufficiente perché un atto si configuri concorrenza sleale è l’idoneità dello stesso a danneggiare i concorrenti e solo questi sono legittimati a reagire contro tali atti. A tutela del consumatore è stato istituito un codice di autodisciplina pubblicitaria al quale poi si è aggiunta la disciplina relativa alla pubblicità ingannevole. Quindi l’applicazione della disciplina della concorrenza richiede un duplice presupposto, la qualità dell’imprenditore di entrambe le parti in causa e l’esistenza di un rapporto di concorrenza fra i medesimi. Nel valutare l’esistenza del rapporto di concorrenza si deve valutare anche la concorrenza potenziale (mercati di sbocco) e quella verticale (stessa categoria di consumatori) la qualità dell’imprenditore include anche i collaboratori dello stesso. Fattispecie tipiche: atti di confusione, atti di denigrazione, appropriazione di pregi altrui, mezzi non conformi ai principi di correttezza professionale idonei a danneggiare. Questi caratteri si ritengono presenti in via preventiva e chi reagisce non è tenuto a provare che il comportamento del concorrente è idoneo a danneggiarlo. Si attiva l’inversione dell’onere della prova. La confondibilità può riguardare segni distintivi tipici e quindi la disciplina della concorrenza sleale integrerà quella offerta dalla disciplina dei segni distintivi. La confusione può essere anche generata dall’imitazione servile, pedissequa riproduzione delle forme esteriore di prodotti altrui attuata in modo da indurre il pubblico a supporre che entrambi i prodotti provengano dalla stessa impresa. L’imitazione deve riguardare elementi formali non necessari e allo stesso tempo caratterizzanti. Gli atti di denigrazione consistono nel diffondere notizie atte a falsare gli elementi di valutazione comparativa del pubblico danneggiando la reputazione del concorrente. Con la vanteria si tende invece ad aumentare artificiosamente il proprio prestigio attribuendo ai propri prodotti o attività pregi che in realtà appartengono ad altri concorrenti. Le pratiche riconducibili alla denigrazione sono diverse: denunzie al pubblico di pratiche concorrenziali illecite senza che il fatto sussista, la pubblicità comparativa fatta in modo da screditare il concorrente, la pubblicità iperbolica tendente a accreditarsi caratteristiche o pregi (non oggettivi) unici (lecito è il puffing, generica ed innocua affermazione di superiorità), la pubblicità parassitaria (falsa attribuzione di qualità e premi appartenenti ad altri) e la pubblicità di riferimento (far credere che i propri prodotti siano simili a quelli di altri attraverso l’utilizzazione di espressioni quali “tipo, modello, sistema”). Altri atti di concorrenza sleale, il giudice ha il compito di interpretare la coscienza sociale del momento. Rientrano tra questi atti la pubblicità menzognera, la concorrenza parassitaria (sistematica imitazione anche non integrale), il boicottaggio economico (rifiuto di fornire propri prodotti), sistematica vendita sottocosto (dumping), sottrazione di dipendenti particolarmente qualificati, rivelazione a terzi, acquisizione o utilizzazione da parte di terzi di informazioni segrete. Le sanzioni tipiche sono l’inibitoria e il risarcimento danni. La prima è volta ad ottenere una sentenza che accerti l’illecito concorrenziale, ne proibisca la continuazione e disponga a carico della controparte i provvedimenti per farne cessare gli effetti. Le sanzioni prescindono dal dolo o dalla colpa. La colpa del danneggiante si presume una volta accertato l’atto di concorrenza sleale. La catena è: provvedimento da inibitoria, rimozione degli effetti, risarcimento del danno.

Disciplina della pubblicità. La pubblicità deve fornire ai consumatori informazioni utili e non essere ingannevole o fuorviante. La pubblicità radiofonica o televisiva non deve offendere la dignità della persona, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni, e ne è vietato l’inserimento nei programmi di cartoni animati. La pubblicità è coperta dalla garanzia di libertà d’iniziativa economica (art. 41 Costituzione). Il codice di autodisciplina pubblicitaria stabilisce lo standard di condotta cui le imprese sono tenue ad attenersi nel diffondere messaggi pubblicitari finendo anche per determinare i principi della correttezza professionale. Il sistema di autodisciplina è formato da un organismo associativo IAP che emana il codice e lo rivede periodicamente. L’osservanza di tali norme è assicurata dal Comitato di Controllo e dal Giurì. Il Giurì ha il compito di accettare le violazioni delle norme del codice e di ordinare la cessazione della pubblicità giudicata non conforme al codice. Chiunque si può rivolgere al Giurì se l’impresa scorretta sia vincolata dal codice, non può invece rivolgersi all’autorità giudiziaria. Non è precluso agli aderenti il rivolgersi all’autorità giudiziaria anche dopo che il Giurì si sia pronunciato.

La pubblicità ingannevole ha come scopo quello di tutelare imprenditori concorrenti e consumatori, a tal fine è introdotto un controllo amministrativo affidato all’Autorità garante

della concorrenza, istituita dalla legge antitrust. I punti salienti della disciplina sono che la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta, nonché chiaramente riconoscibile come tale. È vietata altresì ogni forma di pubblicità subliminale. Ogni interessato può richiedere all’autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

Marchio ingannevole. Sono considerati pubblicità anche i messaggi inseriti sulle confezioni dei prodotti, il marchio se trasmette un messaggio che va al di la della semplice indicazione di provenienza, con la conseguenza che può essere perseguito come pubblicità ingannevole l’uso ingannevole di un marchio o l’uso di per sé ingannevole di un marchio, che avvenga mediante la semplice apposizione di esso sulle confezioni dei prodotti. La pubblicità nascosta quando si hanno messaggi volti a promuovere un prodotto o una azienda senza farne apparire, anzi nascondendone la provenienza dall’impresa interessare e quindi il carattere pubblicitario dell’informazione. Questa pratica risulta illecita in quanto in contrasto con il principio generale secondo cui la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale.

I criteri di valutazione per determinare se la pubblicità sia ingannevole sono: che la pubblicità possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o possa raggiunger; che a causa del suo carattere ingannevole possa pregiudicare il loro comportamento economico e leda o possa ledere un concorrente per questo motivo (problema dell’individuazione del livello di avvedutezza del consumatore). In ogni caso oltre a trarre in errore la pubblicità deve ledere o poter ledere un concorrente. L’espressione pregiudicare il comportamento va interpretata nel senso di influenzare il comportamento dei consumatori inducendoli a effettuare scelte diverse da quelle che avrebbero fatto in assenza dell’inganno.

Pubblicità comparativa. È concorrenza sleale il comportamento di chi diffonde notizie ed apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito. La pubblicità comparativa è quindi ammessa fissandone le condizioni di liceità destinate a valere in modo uniforme in tutto il mercato comunitario. La PC è utile e deve essere ammessa solo nella misura in cui fornisce ai consumatori informazioni rilevanti per la scelta dei prodotti. La PC non solo non deve essere ingannevole ma deve avere ad oggetto caratteristiche di prodotti o servizi omogenei, che siano rilevanti nell’apprezzamento del pubblico e deve essere condotta obiettivamente in modo non denigratorio e leale. La liceità della PC è subordinata alle seguenti caratteristiche che devono essere compresenti nel messaggio pubblicitario: la comparazione non deve essere ingannevole; il confronto deve avvenire tra prodotti o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; il confronto deve vertere su una o più caratteristiche essenziali, verificabili, pertinenti e rappresentative, compreso il prezzo (il confronto può non includere tutte le caratteristiche); la comparazione non deve generare confusione con i segni distintivi del concorrente; la PC non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà e dai segni distintivi del concorrente (Pubblicità per agganciamento). Quest’ultimo fatto deve essere valutato alla luce del divieto di appropriazione dei pregi altrui. Controversa è la valutazione della pubblicità comparativa puramente suggestiva (Pepsi-Coke). La pubblicità comparativa illecita, come quella ingannevole, costituisce illecito civile e atto di concorrenza sleale. La PC è illecito ai danni di tutti i concorrenti e dei consumatori solo se è ingannevole.

Diritto d’autore. Oggetto del diritto d’autore sono: le opere d’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d’espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore e le banche dati. Sono quindi incluse le opere letterarie, musicali, coreografiche, scultura, pittura, disegno, incisione e figurative, cinematografiche, fotografiche, del disegno industriale. I programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi purché originali con l’esclusione delle idee e principi che ne stanno alla base. Le banche dati sono protette ma non ne è protetto il contenuto. La legge richiede ai fini della tutelabilità dell’opera il requisito della creatività e che la creazione sia il risultato di un’attività dell’ingegno umano. Il carattere creativo è ricondotto ai concetti di novità e originalità. L’originalità è il risulto di un’attività dell’ingegno umano non banale, la novità è da intendersi come novità di elementi essenziali e caratterizzanti tali da distinguere l’opera dalle precedenti. L’opra ha carattere creativo quando reca l’impronta della personalità dell’autore. È necessario inoltre che l’attività creativa, per godere di tutela, si concretizzi in una forma percepibile (forma espressiva), che non rimanga a livello di mero pensiero. Non occorre che l’opera sia fissata su un supporto materiale, si ritiene che la protezione si possa ottener quando almeno una volta vi è stata la percezione da un soggetto diverso dall’autore (comunicazione orale). Esiste una teoria seguita da dottrina e giurisprudenza prevalenti che opera una distinzione tra forma esterna, forma interna e contenuto. Esterna è la forma in cui l’opera appare nella sua forma originaria, l’interna ne è la forma espositiva, il contenuto è l’argomento trattato, le informazioni, i fatti, le idee, le opinioni e le teorie in quanto tali. Secondo questa teoria la tutela ha per oggetto sia la forma interna sia quella esterna ma non il contenuto. Il diritto d’autore protegge la forma espressiva dell’opera e non si estende al contenuto. Il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituto dalla creazione dell’opera senza che siano richiesti ulteriori adempimenti o formalità, quali la pubblicazione, il deposito o la registrazione. Vi è anche presunzione legale di paternità in quanto è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso o è annunciato come tale. L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato nei limiti della legge. Il diritto dura per tuta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno dalla sua morte. La durata è indipendente dal fatto che i diritti siano esercitati o meno. Sono anche fissati alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della cultura e dello studio. Rimane libera la riproduzione di singoli brani o opere per uso personale dei lettori ma se realizzata tramite fotocopia non può essere superiore al 15% del volume. Il responsabile del punto di riproduzione deve corrispondere un compenso agli autori/editori in base al numero di

pagine fotocopiate. Non è consentito riprodurre interi volumi o fascicoli, riprodurre per utilizzazione in concorrenza, riprodurre oltre il 15% per uso personale, riprodurre senza il pagamento del compenso previsto, distributore al pubblico copie fatte per uso personale.

Tutela del software

Il software è un’invenzione essendo l’idea di soluzione di un problema tecnico. L’invenzione consiste nel modo in cui il risultato è raggiunto e non dipende dal risultato stesso. La legge prevede espressamente che il software sia tutelato in base alla legge sul diritto d’autore, in questo modo non si precude a terzi di adottare le medesime idee di soluzione del problema diretto ad ottenere lo svolgimento della funzione desiderata purchè il linguaggio/le istruzioni prescelte abbiano una forma diversa da quella precedentemente adottata e protetta. Sono protetti e quindi oggetto di diritto d’autore tutti i software che abbiano un carattere creativo inteso come carattere di originalità rispetto ad altri software preesistenti, in qualsiasi modo e forma espressi. Vieni quindi protetta la forma espressiva ma non il contenuto. In Italia autore del programma è la persona fisica che lo ha creato. Quando alla concreta realizzazione creativa collaborano in modi indistinguibili più soggetti, cosa che accade con notevole frequenza nel caso dei programmi per elaboratore, si considerano tutti coautori dell’opera in comunione. Si può parlare di opere collettive solo quando vi è la riunione di più software o parti di software, che hanno carattere di creazione autonoma, finalizzata a un determinato scopo: è comunque abbastanza rara l'esistenza di opere collettive in questo ambito. In caso di contestazione della paternità è necessario dare prova che si è autore del software, per soddisfare a questa esigenza e anche altri fini, è stato previsto dalla legge uno strumento con finalità probatorie, il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

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