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le invenzioni industriali
Le invenzioni industriali e il brevetto
Le creazioni intellettuali e le opere dell’ingegno
Le creazioni intellettuali sono idee creative nel campo della cultura e della tecnica, tutelate nel nostro ordinamento come espressione originale della personalità umana. Non essendo cose corporali, sono definite dalla dottrina come beni immateriali. Le creazioni intellettuali si distinguono in due grandi categorie:
- opere dell’ingegno : sono quelle idee di carattere creativo che appartengono al campo delle scienze, della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell’architettura, del teatro e del cinema (art. 2575). Il diritto d’autore (sia morale che patrimoniale) nasce per il fatto stesso della creazione dell’opera, a prescindere dal suo valore intrinseco, dalla sua utilità pratica e dalla sua novità, purché ne sia originale la forma rappresentativa;
- invenzioni industriali : definibili come soluzioni concrete, nel campo della produzione economica, di un problema tecnico, per effetto di una creazione della mente umana, eccedente le normali conoscenze, in applicazione della tecnica contemporanea 1. Sull’invenzione industriale, intesa quale bene immateriale, sono riconosciuti al suo autore:
- diritti morali : il c.d. diritto di paternità che consiste nel diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione per il solo fatto di averla creata. E’ un diritto imprescrittibile, irrinunciabile, intrasmissibile;
- diritti patrimoniali : consistenti nel diritto al brevetto – ovvero il diritto di pretendere dall’autorità il rilascio del brevetto qualora ne ricorrano i presupposti – e il diritto di brevetto – ossia il diritto esclusivo all’utilizzazione economica dell’oggetto brevettato nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge.
IL brevetto
Il brevetto può essere definito come l’attestato amministrativo con il quale si attribuisce all’inventore il diritto esclusivo di godere, per un tempo determinato, dei risultati di una nuova invenzione. In alternativa si può definire il brevetto come una sorta di contratto fra l’inventore e la collettività: l’inventore fornisce un insegnamento che la collettività non possiede ed in cambio riceve l’attribuzione di un diritto esclusivo di uso, limitato nel tempo. Oggetto del brevetto sono soltanto le invenzioni tecnologiche; restano scoperte – perciò – le innovazioni di tipo commerciale. Il sistema brevettuale italiano è regolato dal codice civile agli artt. 2584-2594 e dalla legge speciale R.D. 1127/39 e successive modifiche 2. Quanto alla natura giuridica del brevetto la dottrina non è unanime:
- alcuni ravvisano in esso un diritto di proprietà su un bene immateriale ;
- per altri configurerebbe un obbligo di non fare , posto a carico di terzi e, più precisamente, come un divieto di concorrenza ai danni dell’inventore. Al sistema brevettuale si riconosce la funzione fondamentale di incentivo al progresso tecnico e alla diffusione delle innovazioni tecnologiche. A ben vedere, infatti, alla base del brevetto c’è una logica di rivelazione, di trasparenza della struttura dell’invenzione: la descrizione dettagliata dell’invenzione, allegata alla domanda di rilascio del brevetto, consente, alla scadenza del termine fissato dalla legge, la sua acquisizione stabile al patrimonio collettivo.
(^1) Al concetto di invenzione industriale, la legge riconduce anche i c.d. modelli di utilità e modelli e disegni ornamentali. (^2) Una riforma sostanziale di tale legge è stata effettuata con D.P.R. 338/79 di adeguamento alle importanti convenzioni internazionali degli anni ’70. Recentemente è intervenuto il D.Lgs. 198/96 per adeguare la normativa italiana agli accordi internazionali di Marrakech (denominati Trip’s).
Le invenzioni brevettabili e i loro requisiti La definizione tradizionale di invenzione brevettabile è quella di soluzione originale di un problema tecnico : l’invenzione si colloca quindi nel mondo della tecnica, visto in contrapposizione a quello della scienza 3. I requisiti di brevettabilità dell’invenzione sono tradizionalmente quattro:
- l’industrialità , cioè l’attitudine dell’invenzione ad avere un’applicazione industriale;
- la novità (o novità estrinseca), che ricorre quando l’invenzione non è compresa nello stato della tecnica;
- l’originalità (o novità intrinseca), che ha la funzione di selezionale, tra tutto ciò che è nuovo, ciò che si differenzia in maniera qualificata dallo stato della tecnica;
- la liceità , non potendo essere brevettata l’invenzione contraria all’ordine pubblico e al buon costume. Quanto alle varie tipologie di invenzioni possiamo distinguere fra:
- invenzioni di prodotto e invenzioni di procedimento ;
- invenzioni derivate da altre precedenti invenzioni:
- invenzioni di perfezionamento;
- invenzioni di combinazione;
- invenzioni di traslazione 4.
Il procedimento di brevettazione
Il diritto esclusivo di utilizzare l’invenzione nasce con il rilascio del brevetto che è l’ atto di accertamento costitutivo della P.A. con cui si conclude una procedura che si articola in varie fasi:
- il deposito della domanda di brevetto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o presso l’UPICA;
- l’esame della domanda 5 ;
- la decisione da parte dell’autorità.
Il giudizio di nullità
La concessione del brevetto non pregiudica l’esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità del brevetto; essa serve solo a spostare l’onere della prova della mancanza dei requisiti per la brevettabilità dell’invenzione a carico di chi intende impugnarne la validità 6. Ai sensi dell’art. 59 della legge sul brevetto, quest’ultimo è nullo:
- se l’invenzione manca del carattere della novità o industrialità;
- se la descrizione allegata alla domanda non comprende tutte le indicazioni necessarie a persona esperta per mettere in pratica l’invenzione;
- se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda;
- se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l’inventore non abbia fatto valere i suoi diritti. La sentenza che accerta la nullità del brevetto è oggetto di pubblicità ed ha efficacia retroattiva fermi restando gli atti già compiuti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato (^3) Non sono infatti brevettabili, ad esempio, le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i metodi per attività intellettuali. (^4) Le invenzioni di traslazione sono quelle che si applicano ad un settore diverso rispetto ad invenzioni note in altro settore, traendone un risultato nuovo ed originale. (^5) Tuttavia l’autorità deve soltanto accertare la regolarità formale della domanda, la ricorrenza del requisito della industrialità e della liceità. Il controllo degli altri requisiti è dunque devoluto, come fatto puramente eventuale e successivo al rilascio del brevetto, alla cognizione del giudice ordinario. (^6) La possibilità di transigere sulla questione di nullità o di rimettere la cognizione ad un giudice arbitrale è oggetto di dibattito: per alcuni ciò non sarebbe ammissibile in quanto l’oggetto è di diritto pubblico; per la dottrina prevalente e per la giurisprudenza tale possibilità è invece ammissibile e trova giustificazione nel fatto della conoscibilità della questione di nullità da parte del giudice anche per via incidentale.
ricercatori 7. Si distinguono:
- contratti di ricerca a committente privato : in tali contratti il diritto al rilascio del brevetto è, in linea di massima, attribuito al committente;
- contratti di ricerca a committente pubblico : anche in tale ipotesi il diritto al brevetto spetta al committente. Tuttavia è da notare che quando il soggetto pubblico opera come puro finanziatore le invenzioni risultano spesso sotto-utilizzate.
Il contenuto del brevetto ed i suoi limiti Il diritto di esclusiva sull’invenzione attributo dal brevetto ha una durata limitata a venti anni (salvi i termini diversi previsti dalle normative brevettali speciali) a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto. Quanto al limite spaziale ha efficacia solo nell’ambito dello Stato che lo ha rilasciato. L’art. 4 L.brev. prevede che l’inventore possa utilizzare l’invenzione, e quindi lanciare il prodotto sul mercato, già a partire dalla data di deposito della domanda di brevetto 8. L’esclusività attribuita dal brevetto al suo titolare, così come risulta dall’art. 1bis della L.brev. concerne:
- la realizzazione del prodotto o del procedimento;
- la sua utilizzazione;
- (^) la sua commerciabilità 9 ;
- il divieto di importare lo stesso prodotto o il prodotto frutto del procedimento brevettato. L’ambito dell’esclusiva, così definito, incontra tuttavia qualche limitazione. In particolare sono leciti:
- gli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali;
- (^) gli atti compiuti in via sperimentale;
- la preparazione estemporanea e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica;
La contraffazione del brevetto
Salve le ipotesi sopra analizzate, ogni uso dell’invenzione altrui, non autorizzato dal titolare del brevetto, costituisce contraffazione. Si distinguono vari casi di contraffazione:
- contraffazione integrale , quando l’invenzione altrui è interamente imitata;
- contraffazione non integrale , quando l’imitazione non è integrale ma tocca comunque l’ambito coperto dalla privativa altrui 10 ;
- contraffazione per equivalenti , quando pur non essendo identici neanche gli elementi essenziali delle due realizzazioni, tuttavia l’idea inventiva, che è alla base dell’invenzione brevettata, è presente anche nella realizzazione altrui;
- contraffazione evolutiva , quando la soluzione adottata dal terzo, pur presentando la stessa idea inventiva di una precedente soluzione brevettata, la modifichi, migliorandola, adattandola, perfezionandola;
- contraffazione indiretta , che si sostanzia principalmente in due ipotesi:
- produzioni e messa in vendita di parti staccate o di pezzi di ricambio ;
- (^) invenzioni di nuovo uso di un prodotto nuovo.
(^7) Sebbene il legislatore abbia iniziato a dettare per essi alcune norme, sono tuttora contratti atipici. (^8) Questo non è possibile per i brevetti farmaceutici. La legge infatti richiede un periodo di accertamenti e sperimentazioni del farmaco prima della messa in commercio. Per evitare che la durata della protezione brevettuale risulti in tal modo erosa, la L. 349/91 ha previsto un certificato complementare che prolunga la protezione brevettuale oltre la sua scadenza naturale per una durata pari al periodo intercorso fra la data di deposito della domanda e la data del decreto di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco. (^9) L’esclusiva del commercio trova un limite nel principio dell’esaurimento, in base al quale il diritto del titolare si esaurisce una volta che il prodotto sia stato posto in vendita. (^10) L’estensione del brevetto è determinata dalle rivendicazioni, ma le rivendicazioni sono, a loro volta, interpretate alla luce dell’intero fascicolo brevettuale.
Quanto all’estensione del brevetto, occorre distinguere tra il brevetto di prodotto – che ha estensione limitata all’uso descritto e rivendicato e agli usi ad esso equivalenti 11 - e il brevetto di procedimento – che conferisce al titolare una posizione di esclusività in ordine a quel determinato metodo o processo oggetto di brevetto.
Il giudizio di contraffazione Il titolare del brevetto 12 è legittimato ad agire in giudizio contro il terzo che – senza autorizzazione
- fa uso dell’invenzione brevettata, mediante l’azione di contraffazione. Il giudizio di contraffazione è affidato all’autorità giudiziaria ordinaria e si svolge davanti al giudice territorialmente competente ai sensi degli artt. 75 e 76 L.brev. 13. L’onere di provare la contraffazione incombe sul titolare del brevetto. Per evitare che la possibile lunghezza del giudizio di contraffazione torni a danno del titolare del brevetto, gli artt. 81, 82 e 83 L.brev. prevedono a favore di questi – prima ancora dell’instaurazione del giudizio – alcune misure cautelari 14 :
- la descrizione , che ha la funzione di precostituire la prova della contraffazione;
- il sequestro , che ha la funzione di evitare la circolazione del prodotto contraffatto, affidandone la custodia ad un soggetto che non può disporne senza ordine del giudice;
- l’inibitoria , che è l’ordine con cui il giudice proibisce al contraffattore la prosecuzione o la ripresa dell’attività di fabbricazione, di commercializzazione e di uso dei prodotti coperti dal brevetto altrui. Descrizione e sequestro perdono efficacia qualora non siano seguiti dall’instaura-zione del giudizio di merito entro trenta giorni. Quanto all’inibitoria, può essere concessa sia ante causam , con domanda da proporre al giudice competente a conoscere la causa nel merito, sia in corso di causa, con competenza del giudice istruttore. Con la sentenza che accerta la contraffazione, il giudice può disporre – a carico del soccombente – le seguenti sanzioni:
- l’inibitoria , consiste nell’ordine al contraffattore di cessare e non riprendere l’attività illecita;
- (^) la rimozione, distruzione o assegnazione in proprietà dei prodotti brevettati o dei mezzi usati per la contraffazione 15 ;
- il risarcimento del danno^16 ;
- la pubblicazione della sentenza ;
- la condanna in futuro , che consiste nella liquidazione di una somma che il contraffattore dovrà versare nell’ipotesi di mancata cessazione o successiva ripresa dell’attività illecita.
La trasferibilità e l’estinzione del brevetto Come abbiamo già avuto modo di vedere, i diritti patrimoniali nascenti dalle invenzioni industriali sono trasferibili. In particolare, per quanto concerne i diritti di brevetto, gli atti traslativi inter vivos sono riconducibili ai modelli della:
- cessione , quando il titolare del brevetto si spoglia della titolarità dell’attes-tato a favore di (^11) Non risulta infatti accettabile – per varie incompatibilità – la teoria dell’estensione assoluta. (^12) Sono legittimati all’azione anche il licenziatario e l’usufruttuario. (^13) L’art. 76, in particolare, prevede la c.d. moltiplicazione dei fori alternativi: consente all’attore di scegliere il foro del luogo in cui sono stati compiuti i fatti lesivi della sua privativa. (^14) Tali misure sono oggi fruibili anche da parte del titolare della domanda di brevetto grazie al D.P.R. 338/79. (^15) Anche tali sanzioni prescindono dall’esistenza del dolo o della colpa del contraffattore. (^16) Per ottenere la condanna del soccombente al risarcimento del danno è necessaria la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 2043 c.c.: la colpa dell’autore dell’illecito e il danno. Per quanto riguarda la colpa, la giurisprudenza ritiene che la pubblicità legale del sistema brevettuale crei una presunzione di colpa in capo al contraffattore. Per quanto riguarda il danno, in linea di principio il danno risarcibile coincide con il mancato utile netto che il titolare del brevetto ha subito per la contraffazione.
- lo scavalcamento per priorità previsto dalla Convenzione di Unione di Parigi 21.
I brevetti speciali
Il nostro ordinamento prevede alcuni brevetti speciali la cui disciplina si discosta in modo più o meno evidente a secondo della natura dell’oggetto della tutela.
Il brevetto chimico
Le invenzioni farmaceutiche sono brevettabili come qualsiasi altra invenzione sulla base della normativa comune. Un primo problema attiene alla validità della domanda di brevetto per formule generali (con cui il richiedente vorrebbe precostituirsi una riserva su tutti i composti riconducibili alla formula generale) e ai suoi rapporti con le invenzioni di selezione (cioè di quelle invenzioni che hanno per oggetto un composto nuovo seppur riconducibile ad una molecola nota). La soluzione del problema sembra essere l’individuazione dell’attività inventiva di selezione nell’ambito della formula generale:
- in caso di invenzione, l’autore della selezione ha diritto ad un brevetto nuovo ed autonomo dal precedente;
- in caso contrario, il composto sarà ricompreso nell’ambito di estensione del brevetto per la formula generale. Per quanto attiene ai requisiti di brevettabilità del farmaco, occorre rilevare che quello dell’ originalità non va riferito alla struttura del composto ma alla funzione di esso che l’invenzione ha individuato. In altre parole, ciò che deve apparire come non evidente al tecnico medio del settore è la funzione del prodotto e non la sua struttura. Infine è da notare come – a differenza della meccanica – la traslazione sia un fenomeno piuttosto comune nella chimica. Quindi, la presunzione di equivalenza del nuovo uso del prodotto agli usi già noti dello stesso ritenuta dalla giurisprudenza nell’ambito della meccanica, in chimica non ha ragion d’essere: sarà perciò il titolare del primo brevetto sul prodotto a dover dimostrare l’assenza di originalità del brevetto sul nuovo uso.
Il brevetto nel campo delle biotecnologie
Nonostante sia palese che il settore delle biotecnologie richieda una autonoma disciplina brevettuale, il nostro ordinamento – ad eccezione delle nuove varietà vegetali – è privo di norme ad hoc : ciò comporta, quanto meno, l’esigenza di alcuni ritocchi alla disciplina comune. In particolare, l’impossibilità tecnica di pervenire ad una descrizione dell’invenzione avente ad oggetto nuove entità microbiologiche ha portato alla creazione di sistemi di culture del microrganismo presso centri di raccolta specializzata, attribuendo al deposito un effetto equivalente alla descrizione.
Il brevetto per le nuove varietà vegetali
A seguito dell’adesione dell’Italia alla Convenzione di Parigi del 1961, è stato emanato il D.P.R. 974/75 contenente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali. Tale normativa prevede una protezione limitata unicamente ai nuovi prodotti e non anche ai procedimenti per la loro produzione (che perciò restano affidati alla disciplina generale). Per essere brevettabile, la nuova varietà vegetale deve presentare i seguenti requisiti:
- la novità ;
- l’originalità , che ricorre quando la nuova varietà si distingue per uno o più caratteri importanti da ogni altra varietà nota;
- l’omogeneità e la stabilità che richiedono, rispettivamente, che i caratteri essenziali della nuova varietà siano sufficientemente simili in un unico ciclo produttivo e rimangano tali nei secoli successivi.
(^21) Secondo tale regola, il brevetto perde i suoi effetti a seguito del deposito in Italia di una
domanda di brevetto, per la stessa invenzione, da parte di chi ha depositato, nell’anno precedente, una domanda di brevetto (per la stessa invenzione) in un altro Stato aderente alla Convenzione di Unione.
La durata del brevetto su una nuova varietà vegetale è di quindici anni ma si estende a trenta nel caso di piante a fusto legnoso.
La registrazione delle topografie di semiconduttori
In ottemperanza alla direttiva C.E.E. 54/87, l’Italia ha varato la L. 70/89 la quale dispone una disciplina di protezione per le topografie di semiconduttori. Sebbene la legge parli di registrazione , si tratta di una disciplina brevettuale. Il diritto di esclusiva comprende il diritto di riproduzione ed il diritto di sfruttamento dell’opera. Esso ha durata decennale ed il suo riconoscimento sembra subordinato all’esame preventivo del trovato. Quanto ai requisiti per la brevettabilità, non è distruttiva della novità la predivulgazione avvenuta nei due anni precedenti il deposito della domanda.
L’invenzione non brevettata e la sua tutela Nell’ordinamento italiano, l’invenzione non brevettata è protetta mediante le regole di tutela del segreto industriale. Il segreto delinea una protezione di mero fatto e di tipo obbligatorio. Precisamente, la protezione dell’invenzione non brevettata si sostanzia nella previsione di un obbligo legale di segretezza a carico dei collaboratori dell’inventore 22 , e nel riconoscimento della validità dei contratti di know-how 23 , accompagnati dall’obbligo di segretezza posto a carico dell’acquirente.
Il diritto di preuso
L’art. 6 L.brev. crea – a favore di chi abbia utilizzato un’invenzione non brevettata nel corso dell’anno anteriore al deposito di un’altrui domanda di brevetto – il diritto di prosecuzione di tale utilizzazione ( diritto di preuso ). Deve comunque trattarsi di effettiva attuazione e tale diritto di preuso non è comunque opponibile a terzi. Il preutente, infatti, non vanta un diritto di esclusiva nei confronti del successivo registrante, né può agire con l’azione di contraffazione, ma è semplicemente immune dall’azione di contraffazione del titolare del brevetto.
La tutela internazionale del brevetto Le normative brevettuali nazionali sono tutte incentrate sul principio della territorialità. Di conseguenza, l’inventore che voglia sfruttare l’invenzione un mercato plurinazionale dovrà chiedere ed ottenere il brevetto in più Stati ( brevetti paralleli ) e ciascun brevetto sarà soggetto alla sua disciplina nazionale. Tale situazione crea consistenti costi e problemi di gestione per risolvere i quali si sono succedute nel tempo varie convenzioni internazionali.
La convenzione di unione di Parigi
Alla convenzione di unione di Parigi, firmata il 20 marzo 1883 aderiscono 107 Stati tra cui l’Italia. Il testo della convenzione fissa una serie di principi per agevolare i depositi plurimi di domande di brevetto:
- il principio del trattamento nazionale , secondo il quale ogni Stato accorda ai cittadini degli altri stati convenzionati la stessa tutela che garantisce per i propri;
- il principio dell’assimilazione , che assimila ai cittadini dei paesi convenzionati anche quelli che non lo sono ma che siano domiciliati o siano titolari di un’azienda in uno degli stati unionisti;
- il principio della proprietà unionista , per il quale un cittadino può presentare più domande (^22) Tale obbligo deriva dal generale obbligo di fedeltà posto dall’art. 2105 c.c. a carico dei collaboratori subordinati. La regola è comunque applicabile, per analogia, anche ai collaboratori autonomi. La sanzione è di tipo risarcitorio. (^23) Tale contratto, atipico, è definito dalla dottrina come il contratto con cui un imprenditore (concedente), dietro compenso, mette in condizione un altro imprenditore (concessionario) di conoscere ed utilizzare, nel processo produttivo o distributivo, le proprie tecniche o i propri ritrovati non brevettati (o non brevettabili) ma coperti da segreto.
I contratti di Know-how in diritto comunitario
Anche i contratti di know-how possono dar vita ad intese restrittive della concorrenza o a veri e propri abusi monopolistici. È stato quindi approvato recentemente il regolamento numero 556/ relativo all'applicazione dell'articolo 81 del trattato CEE a categorie di accordo di licenza di know- how. Tale regolamento contempla una lista di clausole consentite ed una lista di clausole vietate. Sono consentite, tra le altre:
- (^) la clausola di segretezza;
- il divieto di sub licenza;
- il divieto di uso del know-how dopo la scadenza dell'accordo. Sono invece vietati:
- la clausola di non contestazione della segretezza del know-how;
- la clausola di non concorrenza;
- la clausola di fissazione di prezzi e sconti.
La convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario
La convenzione sul brevetto comunitario è stata sottoscritta a Lussemburgo nel 1975 e ratificata in Italia con la legge 302/93. Si tratta di un accordo, riservato ai paesi membri dell'U.E., diretto ad introdurre un unitario ed autonomo brevetto, valido per l'intero territorio comunitario. Esso fa leva sull'esistenza della procedura unificata di rilascio , già creata dalla convenzione sul brevetto europeo, con la differenza che al termine dell'esame - e quindi all'atto che concedere il brevetto - questo, invece di essere frazionato in fasce di brevetti nazionali, rimane unico e valido per tutti i paesi dell'unione. La conseguenza principale è costituita dal fatto che il brevetto comunitario è sottratto così alla giurisdizione nazionale. Il testo originale della convenzione sul brevetto comunitario prevede, infatti, una competenza esclusiva del giudice comunitario alla dichiarazione della nullità del brevetto disponendo la creazione, a tal fine, di appositi organi giurisdizionali presso gli stati aderenti. Ai tribunali nazionali rimane la competenza a decidere il giudizio di contraffazione che, tuttavia, va sospeso se pende la procedura di ampliamento del brevetto presso il giudice comunitario competente. Ciò spiega la riluttanza dei paesi contraenti a dare il via a questo strumento di politica Industriale.
La circolazione internazionale delle tecnologie
La circolazione delle tecnologie sostituisce in molti casi la circolazione dei prodotti. Può accadere, infatti, che barriere doganali o costi di produzione rendano antieconomica l’importazione di un certo prodotto in un certo mercato. In tal caso, il mercato può essere penetrato dall'interno, creando in esso una società che proceda alla realizzazione in loco del prodotto, utilizzando le necessarie tecnologie che saranno fornite, dietro corrispettivo, dalla società madre. Particolari problemi si pongono per gli scambi internazionali di tecnologie per paesi di diverso regime politico o di diverso livello industriale:
- nei rapporti internazionali , esistono complesse normative di controllo, sia a livello nazionale sia a livello sovranazionale, riguardanti l'esportazione di tecnologie considerate di interesse strategico;
- (^) i Paesi in via di sviluppo da tempo lamentano gli effetti negativi dei contratti di trasferimento delle tecnologie conclusi con i paesi industrializzati. Tali contratti, infatti, prevedendo spesso cessioni di tecnologie obsolete, corrispettivi squilibrati, clausole restrittive della facoltà dell'acquirente, non solo non favoriscono lo sviluppo dello stato importatore ma finiscono addirittura per avere un effetto frenante.
I brevetti per i modelli
Accanto ai brevetti per invenzione, il nostro ordinamento prevede i brevetti per modelli industriali, espressione quest’ultima che comprende due diversi gruppi di creazioni:
- i modelli di utilità che proteggono una innovazione tecnologica, e vengono perciò accostati ai brevetti per invenzione;
- i modelli e disegni ornamentali che proteggono, invece, un’innovazione puramente estetica, avvicinandosi, così, al diritto d’autore.
Il modello di utilità
Il modello di utilità è la forma nuova di un prodotto industriale, idonea a conferire al prodotto stesso una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. Non è facile distinguere nettamente il modello di utilità dall’invenzione: dottrina e giurisprudenza oscillano tra un criterio quantitativo , che vede il modello come una invenzione minore, e un criterio qualitativo , per il quale nel modello manca la soluzione nuova di un problema tecnico, agendo qui l’innovazione solo su aspetti marginali ed esecutivi di ciò che è già noto 24. Complessi sono i rapporti tra modello di utilità, marchio di forma e divieto di imitazione servile. Il problema che si pone è se le forme utili possano anche essere registrate come marchio o protette ex. art. 2598, n. 1 c.c.: se ciò fosse possibile, le forme utili riceverebbero una tutela potenzialmente perpetua ed il limite temporale del brevetto per modello risulterebbe così vanificato. E’ quindi preferibile ritenere che le forme utili non possano accedere al brevetto per marchio o alla tutela ex art. 2598 n. 1 neanche se dotate di valore distintivo, qualora esprimano un nuovo concetto innovativo e siano, perciò, brevettabili come modello.
Il modello ornamentale
Il modello ornamentale è il trovato che conferisce ad un oggetto noto uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee e di colori. Il brevetto per modello ornamentale ha efficacia per quindici anni. Il modello ornamentale va distinto dall’opera d’arte applicata all’industria. Rilevano, a tal proposito, il criterio della scindibilità tra valore artistico e carattere industriale 25 e il criterio della sufficienza del valore artistico della forma.
il marchio
I segni distintivi ed il marchio
L’impresa deve poter essere facilmente individuata e localizzata. Tale obiettivo riguarda tre diversi aspetti:
- l’individuazione della impresa come tale;
- i prodotti della stessa;
- i locali nei quali si esplica l’attività produttiva. Sussiste, pertanto, un sistema di segni distintivi quali la ditta, il marchio, l’insegna che la legge tutela, riconoscendo all’imprenditore l’esclusività dell’uso 26.
Il marchio e i suoi requisiti
Il più importante segno distintivo è senza dubbio il marchio inteso come il segno che si appone sul prodotto e ne costituisce la marca. Le funzioni da esso svolte sono essenzialmente tre:
- la funzione distintiva;
- (^) la funzione di indicazione di provenienza;
- la funzione attrattiva. Come segno distintivo, il marchio deve consistere in un’entità esterna al prodotto o al suo (^24) L’art. 4 della L.mod. consente, peraltro, il c.d. deposito di domande alternative: chi deposita
una domanda di brevetto per invenzione può depositare anche una domanda di brevetto per modelli di utilità che varrà solo nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte. (^25) Si ha scindibilità quando l’opera può essere apprezzata esteticamente indipendentemente
dall’utilità del prodotto. (^26) Si tratta però di una esclusività in senso merceologico, limitata cioè a quei prodotti o servizi
in ordine ai quali il titolare del segno opera: solo in tale ambito, infatti, può crearsi rischio di confusione.
- la novità , che ricorre quando il marchio non risultava già noto al mercato 29 ;
- la liceità , cioè il non essere contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, come il non essere già utilizzato o protetto da organismi sovranazionali o nazionali;
- la verità , che definibile in negativo, consiste nel non dover essere idoneo ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti. L’assenza del requisito della novità del marchio è suscettibile di una sanatoria definita convalida del marchio prevista dall’art. 48 L.ma. Tale norma prevede l’incontestabilità del marchio da parte del titolare del diritto anteriore ove questi, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile. La convalida è comunque preclusa ove si provi che il marchio posteriore sia stato domandato in malafede 30. Resta da aggiungere che la convalida non consente al titolare del marchio convalidato di opporsi all’uso del marchio anteriore^31.
Acquisto del diritto
In seguito alle modifiche apportate all’art. 22 L.ma. dal L.Lgs 480/92, qualunque soggetto, anche non imprenditore, può ottenere una registrazione per marchio d’impresa. Naturalmente, tale libertà incontra alcuni limiti. In particolare, per quanto concerne l’uso come marchio:
- del ritratto altrui , subordinato al consenso del ritrattato e, dopo la sua morte, al consenso dei congiunti fino al quarto grado;
- del nome altrui , consentito purché l’uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro dell’interessato 32 ;
- di segni notori , registrabili solo dall’avente diritto o dietro il consenso di questi^33 ;
- di segni il cui uso violerebbe l’altrui diritto di esclusiva , quali ad esempio il diritto d’autore o di proprietà industriale. Nel caso in cui la registrazione sia richiesta ed eventualmente ottenuta da un soggetto non avente diritto in base alla normativa appena esaminata, l’art. 25 L.ma. detta un’articolata disciplina a seconda che il richiedente non legittimato abbia già ottenuto la registrazione oppure sia in attesa perché la domanda risulti ancora pendente. Nel primo caso (registrazione effettuata), l’avente diritto
(^29) L’art. 16 della legge sul marchio accenna a tale requisito allorché dice che “possono
costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i nuovi segni…” ma è il successivo art. 17 che chiarisce in negativo cosa debba intendersi per nuovo. In particolare non sono nuovi:
i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
i segni identici o simili a quelli già usati da altri in Italia come marchio per prodotti o servizi identici o affini, qualora sussista un rischio di confusione per il pubblico che può anche consistere in un rischio di associazione tra i due segni;
i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna, adottato da altri nell’ambito di attività imprenditoriali identiche o affini;
i segni identici o simili ad un marchio già da altri registrato in Italia;
i segni identici o simili ad un marchio che goda di rinomanza, anche se registrati per prodotti o servizi non affini, qualora ritraggano dalla notorietà del marchio anteriore un indebito vantaggio o arrechino allo stesso un pregiudizio. (^30) Non è invece di ostacolo la malafede sopravvenuta. (^31) E’ questo un caso ulteriore in cui l’ordinamento consente l’uso contemporaneo di marchi
confondibili da parte di imprenditori diversi. (^32) Inoltre l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi può, anche in questo caso, subordinare la
registrazione al consenso dell’interessato. (^33) In questo caso il legislatore tiene conto del valore di suggestione, traducibile in capacità di
vendita, che ritiene quindi degno di tutela.
può:
- ottenere, con sentenza ad efficacia retroattiva, il trasferimento a proprio nome della registrazione;
- far valere la nullità della registrazione. Nel secondo caso (registrazione non ancora effettuata) può invece:
- (^) assumere a proprio nome la domanda di registrazione depositata dal non avente diritto;
- ottenere il rigetto della domanda stessa;
- depositare una nuova domanda con effetti risalenti alla data della domanda del non avente diritto.
Il procedimento di registrazione
Il procedimento di registrazione, volto all’ottenimento dell’attestato di registrazione emesso dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si articola nelle seguenti fasi:
- deposito della domanda , che deve avere ad oggetto un solo marchio (di cui un esemplare deve esserne allegato) e menzionare i prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere;
- esame della domanda da parte dell’Ufficio, limitata alla forma e al requisito della validità. Il controllo della novità è solo eventuale ed affidato alla cognizione del giudice ordinario;
- fase della decisione , che può sfociare in un accoglimento o in un rigetto ricorribile entro 30 giorni alla Commissione dei Ricorsi; Gli effetti della decisione consistono nel diritto di esclusiva sul marchio per un periodo di dieci anni rinnovabili alla scadenza anche più volte. Quanto infine all’ambito territoriale, la registrazione si estende a tutto il territorio nazionale.
La tutela del diritto Il diritto d’uso esclusivo del marchio si sostanzia nella possibilità, riconosciuta al titolare, di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, determinati comportamenti. Il diritto di esclusiva ha natura reale, sicché la sua violazione va ravvisata in ogni abusiva riproduzione, indipendentemente da qualsiasi connotazione soggettiva di buona o mala fede e, quindi, dalla presenza della colpa o del dolo nella parte che abbia dato luogo all’abuso. Il rischio di confusione con l’associazione richiede, oltre alla confondibilità tra i segni, anche l’identità o l’affinità tra i prodotti o i servizi contrassegnati 34. Pur in presenza di segni identici, infatti, tale rischio non può verificarsi quando i prodotti ai quali sono applicati sono merceologicamente lontanissimi gli uni dagli altri. È questo il principio della relatività o specialità della tutela del marchio 35.
L’identità o somiglianza tra segni
Quando due marchi non sono identici ma soltanto simili, occorre valutare se tra essi vi sia confondibilità sulla base di varie considerazioni:
- occorre anzitutto considerare il tipo di consumatore destinatario;
- si deve poi considerare il fatto che il confronto è spesso fra un marchio e il ricordo dell’altro marchio non essendo necessariamente entrambi disponibili “uno accanto all’altro” al momento dell’acquisto;
- terzo momento dell’indagine, poi, è il confronto tra i due marchi nel loro aspetto grafico, (^34) Sono considerati affini quei prodotti che possono ragionevolmente far pensare al consumatore di provenire dalla medesima impresa. Quindi la tutela non è limitata alle ipotesi di confondibilità tra prodotti ma è estesa anche al caso in cui, pur essendo i prodotti contrassegnati distinguibili tra loro sotto il profilo merceologico, la situazione concreta è tale da indurre il pubblico a ritenerli provenienti da un’unica fonte. (^35) Tale principio non si applica ai marchi che godono di rinomanza. I titolari di tali marchi possono vietare ai terzi di usare un marchio identico o simile al proprio, anche per prodotti o servizi non affini, quando l’uso del segno senza giustificato motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi.
La cessione del marchio
Si ha cessione del marchio quando il titolare del marchio si spoglia definitivamente di tale titolarità a favore di un altro soggetto. Mutando radicalmente la vecchia normativa, il D.Lgs. 480/92 ha affermato il principio della libera cedibilità del marchio – non più connessa quindi ad altri elementi aziendali – e riconosciuto la legittimità della cessione parziale – ovvero la cessione del marchio solo per una parte dei prodotti per i quali è registrato 39.
La licenza di marchio
Il marchio, oltre che ceduto, può essere concesso in licenza. Il contratto di licenza è quello mediante il quale il titolare del marchio (licenziante), pur conservando tale titolarità, ne attribuisce l’uso e il godimento a terzi (licenziatari) 40.
Il divieto di inganno al pubblico
Dalla cessione o dalla licenza di marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. La continuità qualitativa imposta da tale norma non esige necessariamente che il prodotto fornito dal licenziatario o dal cessionario sia della stessa identica qualità di quello già contrassegnato, con il medesimo marchio, dal loro dante causa. L’obiettivo del legislatore è di evitare l’inganno del pubblico: ciò che la norma vieta, dunque, sono solo quei deterioramenti rilevanti del prodotto di cui il pubblico non venga avvertito.
I contratti di merchandising
Sono denominati contratti di merchandising quei contratti con i quali il titolare di un marchio notorio concede a terzi la facoltà di usare il marchio per prodotti notevolmente diversi dai propri.
La trascrizione
L’art. 49 L.ma. sottopone le vicende attinenti al marchio registrato ad un regime di trascrizione simile a quello che la legge prevede per i beni mobili registrati. La trascrizione, che si effettua presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, condiziona non la validità dell’atto ma la sua opponibilità a terzi; costituisce, inoltre, un criterio di preferenza tra due aventi causa del medesimo dante causa.
L’estinzione del marchio
L’estinzione del marchio si realizza con:
- la scadenza del termina decennale di efficacia della registrazione;
- la rinuncia del titolare;
- la dichiarazione di nullità del marchio 41 ;
- il verificarsi di determinate cause di decadenza.
(^39) La cessione parziale del marchio è ammissibile anche quando sussista una affinità tra i
prodotti per i quali il diritto al marchio rimanga al cedente e quelli per i quali passi al cessionario. (^40) La licenza può essere:
con o senza esclusiva (nel secondo caso abbiamo l’ipotesi in cui due o più soggetti mettono sul mercato prodotti con lo stesso marchio; i prodotti devono pertanto essere uguali);
totale o parziale (relativa cioè a tutti o solo ad una parte dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato);
riferita all’intero territorio dello Stato o soltanto a parte di esso. (^41) In realtà, più che l’estinzione del diritto, la dichiarazione di nullità è l’accertamento del suo
non essere mai sorto.
La nullità del marchio
Il marchio registrato può essere dichiarato nullo dal giudice ordinario qualora manchi dei suoi presupposti e dei requisiti di validità. In particolare il marchio è nullo qualora:
- non corrisponda al tipo di segno indicato dall’art. 16 L.ma. (denominativo, figurativo, misto);
- non sia nuovo ai sensi dell’art. 17 L.ma. ;
- (^) sia in contrasto con l’art. 18 L.ma. (contrarietà all’ordine pubblico, denominazione generica);
- sia stato domandato in malafede ;
- sia in contrasto con l’art. 21 L.ma. (ritratti di persona, nomi di persona, segni notori);
- sia stato registrato a nome di chi non ne aveva diritto. Va ricordato, infine, che la riforma del 1992 ha espressamente previsto, all’art. 47ter, la nullità parziale del marchio , che ricorre quando il motivo di nullità colpisce solo una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato.
La decadenza del marchio
La decadenza è la cessazione anticipata del diritto di marchio rispetto al termine di scadenza previsto dalla legge. Ne sono ipotesi:
- (^) la decadenza per non uso : il marchio decade ove non venga utilizzato^42 entro cinque anni dalla registrazione ovvero se l’uso ne venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, senza una giustificazione legittima;
- la volgarizzazione , prevista quando il marchio sia divenuto nel commercio – per fatto dell’attività o inattività del titolare – denominazione generica del prodotto o del servizio;
- (^) la decadenza per recettività , qualora il marchio diventi idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o sevizi, a causa del modo o del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;
- sopravvenuto contrasto con la legge, l’ordine pubblico o il buon costume.
Le azioni di nullità e di decadenza
Legittimato attivo a tali azioni è chiunque vi abbia interesse 43 , legittimato passivo è il titolare del marchio, litisconsorti necessari sono coloro che hanno diritto al marchio così come risulta dall’attestato di registrazione. Autorità competente è il giudice ordinario; la competenza per territorio è funzionale e inderogabile. L’onere della prova incombe su chi impugna la validità del marchio registrato 44. Le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza di un marchio, una volta passate in giudicato, hanno efficacia erga omnes e sono retroattive, le prime alla data della registrazione, le seconde alla data del fatto che ha provocato la decadenza. L’invalidità del marchio, di regola, si traduce nell’impossibilità per il titolare di pretenderne l’uso esclusivo. Quando però la causa di nullità comporti l’illiceità dell’uso del marchio, l’art. 10 L.ma. vieta a chiunque di farne uso.
I marchi collettivi I marchi collettivi sono destinati ad essere utilizzati da una pluralità di imprenditori diversi dal titolare e non da quest’ultimo, il quale si limita a concedere in uso il marchio in questione a produttori che si impegnino all’osservanza di determinati regolamenti. Tali regolamenti riguardano (^42) L’utilizzo deve essere effettivo e non sporadico al solo fine di impedire la decadenza. (^43) L’art. 59 L.ma. legittima anche il P.M. (^44) La prova del non uso può essere data con ogni mezzo ed anche con presunzioni semplici. La ratio di tale temperamento va ravvisata nell’impossibilità per il terzo di dare piena prova del fatto che il marchio da lui impugnato non sia mai stato usato in nessun tempo e in nessun luogo, e per contro nella facilità per il titolare di dar prova dell’avvenuto uso.
in quanto richiamate espressamente dallo stesso regolamento 46 ; La registrazione del marchio comunitario si effettua presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno. La tutela è assoluta quando ci si trovi davanti a segni identici a quelli per cui il marchio è stato registrato; è invece subordinata alla sussistenza di un rischio di confusione nel caso di segni identici o simili per prodotti uguali o analoghi oppure anche diversi se in considerazione della notorietà acquisita dal marchio anteriore.
Il marchio di fatto A norma dell’art. 2571 c.c., chi abbia fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso. Si distinguono due ipotesi a seconda che il preuso importi:
- una notorietà generalizzata del marchio: in tal caso il preutente potrà ottenere che sia dichiarato nullo, per difetto del requisito della novità, un marchio confondibile successivamente registrato 47 ;
- una notorietà soltanto locale (o addirittura nessuna notorietà): in tal caso il preutente non potrà impedire che un concorrente registri validamente lo stesso marchio e potrà solo continuare ad usare il proprio soltanto nei limiti in cui se ne è avvalso anteriormente; Quanto agli aspetti processuali, il titolare di un marchio di fatto non è assistito dalla presunzione di validità prevista dall’art. 58 L.ma. per il marchio registrato; al contrario dovrà provare i fatti costitutivi del proprio diritto.
Gli altri segni distintivi
La ditta
La ditta è il segno che contraddistingue l’impresa nel suo complesso ed è necessario nel senso che, in mancanza di diversa scelta, esso coincide con il nome civile dell’imprenditore. Le funzioni della ditta sono l’identificazione del titolare e l’individuazione dell’impresa. Oggi, tuttavia, la ditta tende a confondersi con il marchio specialmente per le imprese di medie e grandi dimensioni. La ditta può essere liberamente formata dall’imprenditore purché rispetti:
- il principio della verità , secondo il quale la ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore (salva l’ipotesi della ditta derivata);
- il principio della novità , secondo il quale la ditta non deve essere uguale ad altra già usata da imprenditore concorrente;
- i principi di liceità e della capacità distintiva seppure siano previsti dalla legge solo per i marchi. Il titolare della ditta ha il diritto all’uso esclusivo del segno e acquista tale diritto in virtù dell’uso stesso. Tuttavia, perché si abbia contraffazione di ditta non basta l’identità o la confondibilità tra i segni; occorre anche che i due imprenditori siano in rapporto di concorrenza fra di loro per l’oggetto dell’impresa o per il luogo in cui questa è esercitata. L’art. 2564 prevede a carico di chi violi l’altrui diritto alla ditta, un obbligo di integrazione o modificazione della propria ditta “con indicazioni idonee a differenziarla dalla ditta del concorrente”. Infine, l’art. 2565 consente il trasferimento della ditta purché avvenga congiuntamente a quello dell’azienda. Tale norma è comunque da considerarsi implicitamente abrogata in seguito (^46) La disciplina del marchio comunitario corrisponde in gran parte a quella del nostro sistema marchi. Una differenza si ha riguardo ai requisiti del marchio che nella normativa comunitaria sono considerati “impedimenti” alla registrazione e possono essere assoluti o relativi. I primi (che corrispondono a quelli del nostro art. 18 L.ma.) possono essere fatti valere da chiunque; i secondi (corrispondenti a quelli del nostro art. 17 L.ma.) possono essere fatti valere solo dai titolari dei segni anteriori. (^47) La relativa azione dovrà essere esercitata entro cinque anni per evitare la convalida del marchio successivamente registrato.
all’introduzione della regola di libera cedibilità del marchio.
Ragione e denominazione sociale
Ragione sociale e denominazione sociale sono per le società ciò che il nome civile è per la persona fisica. Il codice civile chiama ragione sociale il nome delle società di persone; chiama invece denominazione sociale il nome delle società di capitali. Queste, per poter essere regolarmente formate devono:
- (^) rispettare, nel contenuto, i vincoli posti dal legislatore per ciascun tipo di società;
- contenere indicazioni non contrarie alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, né ingannevoli;
- presentare il requisito della novità. Il nome della società è oggetto di iscrizione nel registro delle imprese. Si ritiene, tuttavia, che il diritto venga acquisito con l’uso e che la registrazione valga solo a rendere il diritto opponibile ai terzi, risolvendo così il conflitto tra più società che abbiano lo stesso nome.
L’insegna
L’insegna è un segno distintivo facoltativo. Secondo alcuni contraddistingue i locali in cui si svolge l’attività d’impresa; secondo altri contraddistingue l’intero complesso aziendale. L’unico requisito espressamente richiesto è quello della novità; la dottrina ritiene comunque che non si possa prescindere anche dagli altri requisiti della liceità, verità e capacità distintiva. Anche per l’insegna vale oggi la nuova regola di libera cedibilità.
I segni distintivi atipici
Nell’esperienza giurisprudenziale, si individuano come segni atipici:
- l’emblema, che indica un segno puramente figurativo, usato in funzione di ditta;
- lo slogan;
- le particolari divise indossate dal personale di certe imprese.
