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Parte II Capitolo I Il marchio: nozione e funzione.
- Segni distintivi e concorrenza Un’economia liberista, un libero mercato, ha bisogno di segni distintivi. Per rendere possibile l’individuazione, il riconoscimento reciproco di coloro che vi operano a vari livelli e con varie funzioni (produttori, enti finanziari, distributori, consumatori ecc.), e fra i quali intercorrono complessi rapporti che senza la reciproca individuabilità non sarebbero neppure pensabili. Particolare rilievo assumono poi i segni distintivi specificamente utilizzati nel rapporto fra le imprese ed il pubblico dei consumatori, vale a dire i segni inerenti a beni o servizi forniti appunto ai consumatori. Questo rilievo era tradizionalmente giustificato basandosi sulla convinzione che il regime concorrenziale può dare buoni frutti che il liberismo da esso si attende solo a condizione che ad essere premiato dal mercato sia chi realmente vi opera meglio (vale a dire solo a condizione che sia consentito al consumatore di operare nella gara concorrenziale come giudice consapevole, premiando con il successo i buoni e condannando i cattivi). In relazione ad esso si rilevava come presupposto logico della stessa possibilità che la concorrenza si svolga fruttuosamente sia il fatto che il consumatore possa attribuire i meriti e demeriti dei prodotti e dei servizi che gli sono offerti all’imprenditore dal quale realmente provengono: perché evidentemente è possibile solo per il tramite dei segni distintivi dei prodotti e dei servizi, cioè anzitutto dei marchi, che proprio per questo assumono sul mercato un rilievo preminente rispetto a tutti gli altri segni distintivi. Il legislatore da alcuni secoli ha dettato per questi segni una speciale ed ampia disciplina, la cui ampiezza non è venuta meno quando ne è sostanzialmente cambiato il quadro ideologico, e conseguentemente ne è cambiato il contenuto.
- Le fonti legislative. Il marchio, vale a dire essenzialmente il segno che si appone sul prodotto o sulla confezione di esso, che ne costituisce la marca è il più importante fra i segni distintivi. Ad esso il legislatore ha dedicato fin dai primi tempi dell’unità d’Italia una dettagliata regolamentazione, contenuta ad un certo punto in alcuni articoli del codice civile e in una legge speciale. Questa legislazione è rimasta sostanzialmente integra fino ad una profonda revisione realizzata con il d.lgs 4 dicembre 1992, n. 480, in attuazione della Direttiva CEE n.89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi. Ulteriori modifiche sono state introdotte con il d.lgs. 19 marzo 1996, N. 198, che ha adeguato la nostra legislazione agli accordi internazionali cosiddetti TRIPs, non che con il d.lgs. 8 ottobre 1999, n. 447 che ha attuato un’altra convenzione internazionale. Infine la materia è stata inserita nel codice della proprietà industriale, entrato in vigore il 19 marzo 2005; e dello stesso inserimento è stato fatto oggetto il regolamento di attuazione che accompagnava la legge speciale. Il c.p.i, È stato oggetto di una revisione abbastanza ampia adopera del d.lgs. 131-2010. Il ministero dello sviluppo economico ha adottato il regolamento di attuazione del codice medesimo e successivamente ha disciplinato termini e modalità del deposito della domanda di opposizione. Fonte legislativa praticamente diretta sono poi le norme obbligatorie della menzionata direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, trasfuse nella nostra legislazione. L’ultima versione della direttiva UE, non è stata ancora attuata in Italia, il termine che essa concede agli Stati membri per l’adeguamento del proprio diritto interno alle sue prescrizioni è fissata al 14 gennaio 2019 (al 14 gennaio 2023, per l’introduzione di una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità del marchio). L’interpretazione delle corrispondenti norme nazionali deve essere conforme a quella delle norme delle direttive, di cui sono appunto obbligatoria l’attuazione. In caso di dubbio questa interpretazione demandata alla corte di giustizia dell’Unione Europea ed è vincolante per quest’ultima. Va formandosi così un corpo di giurisprudenza comunitaria in materia, vincolante per i giudici nazionali, anche oltre il singolo caso deciso,
e di fatto integrato dalla giurisprudenza comunitaria in sede di applicazione dei regolamenti sul marchio dell’Unione Europea, il cui testo corrisponde alle prescrizioni della direttiva. È una sorta di editto molto lontana dalla nostra giurisprudenza tradizionale in argomento, ed il cui contenuto è anche negativamente influenzato dalle decisioni di tipo amministrativo resi in sede EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale) e concernenti la valutazione, nell’esame preventivo dell’opposizione o nei giudizi di nullità dei marchi dell’Unione Europea, dei requisiti di validità di essi, e perciò anche dei canoni di accertamento della confondibilità fra segni quando la valutazione riguardi ipotesi di nullità relativa. Sono queste ultime decisioni che seguono canone di valutazione, inseriti in un vero e proprio manuale pratico, di netta impronta meccanico-burocratica, ai quali la giurisprudenza del tribunale dell’unione europea e della corte di giustizia tendono ad adeguarsi.
- Funzione distintiva e diritto di esclusiva. La nozione legislativa del marchio, vale a dire ciò che il legislatore intendeva che il marchio dovesse anzitutto essere, è desumibile da una serie di norme: l’Art. 2569 codice civile, l’Art. 7 codice della proprietà industriale, l’Art. 13 codice della proprietà industriale. Secondo il legislatore il marchio è anzitutto un segno distintivo, che come tale deve essere idoneo a consentire al pubblico di consumatori di distinguere i prodotti o servizi di un imprenditore da quelli (uguali o affini), di un altro imprenditore. Il legislatore attribuisce al marchio una funzione distintiva, questa funzione corrisponde d’altra parte la struttura del diritto sul marchio, che come ogni diritto su segno distintivo è il diritto di esclusiva. La natura esclusiva del diritto è essenziale in ordine ai segni distintivi, che ove potessero essere adoperati da una pluralità di soggetti, distintivi non sarebbero più. Quindi, si ha una violazione del diritto al marchio quando esso venga usato da terzi senza l’autorizzazione del titolare, cosicché quando si parla di tutela del marchio si riferisce al sistema di prevenzione e di sanzione che la legge dispone per impedire quest’uso. La funzione distintiva è poi ulteriormente confermata dal fatto che la tutela del marchio opera principalmente quando l’adozione di esso da parte di un terzo possa provocare “un rischio di confusione per il pubblico”, cioè quando appunto la sua funzione distintiva venga pregiudicata.
- Funzione distintiva e funzione di indicazione di origine o di provenienza. I segni distintivi comunicano a chi li percepisce un messaggio inerente alle caratteristiche dell’ente contrassegnato, così consentendo di distinguerlo dagli altri dello stesso genere. Lo stesso accade per il marchio. Bisogna a questo punto chiedersi quali siano le caratteristiche differenziatrici del prodotto che il marchio evoca, alle quali si collega, vale a dire quale sia il messaggio distintivo che a riguardo il marchio comunica. Tale messaggio varia a seconda del tipo di marche di cui si tratti. Vi sono prodotti che recano addirittura tre o più marchi, ciascuno dei quali comunica un messaggio diverso. Si pensa una confezione di merendine del mulino bianco, che reca il marchio “Barilla“, il marchio appunto “mulino bianco“ e infine il marchio “gallette“. Ciascuno dei tre marchi comunico messaggio diverso, e i tre messaggi si integrano a fornire al consumatore un blocco di elementi informativi capace di identificare il prodotto. Ciò che distingue fra loro i marchi è il fatto che i primi in essi menzionati figurano su tutti i prodotti dell’impresa che ne è titolare, mentre gli ultimi figurano solo su di uno specifico, singolo prodotto. “ Ferrero rocher”, “ mon chéri Ferrero”, “ Kinder Ferrero”, “ nutella Ferrero” ecc. I marchi del primo tipo sono detti marchi generali, quelli del secondo marchi speciali. Il marchio diviene per il consumatore strumento essenziale per operare delle scelte consapevoli sul mercato fra i vari prodotti dello stesso genere che sono offerti, contando sul fatto che provenendo quelli recanti il marchio di una stessa origine, presentino la stessa qualità. In relazione a ciò la funzione distintiva del marchio si specifica in funzione di indicazione di provenienza o di origine del prodotto contraddistinto da una determinata impresa. Inoltre abbiamo constatato come il messaggio trasmesso dai marchi speciali attenga anche alle specifiche caratteristiche del singolo prodotto. Cosicché si potrebbe pensare che la funzione distintiva di essi
marchio senza l’azienda e il diritto del titolare di consentire a qualunque terzo, e anche a più di uno, la possibilità di usare legittimamente il marchio. Il tutto in coerenza con un quadro ideologicamente innovato in cui il marchio veniva esplicitamente definito come “oggetto di proprietà”, del quale il proprietario poteva fare tutto quello che voleva, senza tener conto dell’interesse del consumatore a fare una scelta almeno in qualche misura informata dell’origine del prodotto contrassegnato. Questa nuova impostazione proprietaria non impedì tuttavia il legislatore né alla giurisprudenza europea di continuare a parlare di funzione d’origine come principale funzione giuridicamente protetta dal marchio, attribuendo al termine “funzione giuridicamente tutelata”, nel senso limitato della tutela dell’interesse del proprietario ad avere uno strumento capace di convogliare verso di lui la clientela, ferma la possibilità di cedere ad altri quello strumento. Questa impostazione consentiva alla giurisprudenza europea di parlare di ulteriori funzioni giuridicamente tutelate dal marchio, tutte viste solo dal punto di vista del proprietario, traducendo in funzione qualsiasi vantaggio che il marchio potesse procurare a quest’ultimo: e così si parla di funzione pubblicitaria del marchio, con riferimento alla idoneità di esso a concentrare in sé il valore degli investimenti pubblicitari relativi al prodotto contrassegnato; e più in generale di funzione di investimento, con riferimento si direbbe la tutela del marchio contro qualsiasi iniziativa di terzi idonea a pregiudicare l’efficacia, e perciò il valore, degli investimenti del proprietario sul marchio; e ancora di funzione di garanzia, che si risolverebbe nel fatto che normalmente il prodotto che regga un certo marchio, ha qualità corrispondenti a quelle degli altri prima e attualmente presenti sul mercato legate allo stesso marchio Queste funzioni vengono poi utilizzate in modo ormai costante nella giurisprudenza europea per affermare l’liceità di qualsiasi comportamento di terzi inerente al marchio idoneo a recar danno al proprietario; il quale dal canto suo ha piena libertà di utilizzare il marchio come gli aggrada, salvo casi eccezionali.
- I divieti di uso ingannevole del marchio. Lo “statuto di non decettività”. Questo sistema sacrifica senza remore l’interesse del consumatore ad essere informato di come stanno realmente le cose. Parlare di funzione d’origine quando l’origine può mutare in ogni momento, è un vero inganno. E ancor peggio è parlare di garanzia della stabilità nel tempo della qualità del prodotto, quando oltretutto non vi è a carico del titolare alcun obbligo a riguardo. In questa situazione, che sembra sancire la possibilità che il marchio funga, lecitamente, come strumento di inganno del pubblico, vi è stato chi ha tentato, per ripristinare almeno parzialmente una tutela dell’interesse del consumatore, di valorizzare i divieti di uso ingannevole del marchio contenuti nella legge, che si accentuano nell’ipotesi di trasferimento di esso. Si è sostenuto che le norme contro l’inganno di cui si tratta si prestino ad un’interpretazione flessibile della disciplina del marchio, capace di adattarsi alla specificità dei diversi tipi di marchio, dei diversi messaggi che essi comunicano. Si è suggerito che le norme che vietano l’uso ingannevole del marchio, assieme a quelli che sanciscono la nullità del marchio ingannevole e che vietano che dalla cessione o dalla licenza del marchio possa derivare un danno del pubblico, vengono considerate norme centrali del sistema, dando luogo ad un compatto statuto di non decettività che consente ancora di parlare di funzione distintiva intesa come funzione d’origine anche dal punto di vista del consumatore e dei suoi interessi. In particolare si sosteneva che in funzione di questo statuto, la legge potesse interpretarsi nel senso che, vietando l’ingannevolezza dei messaggi comunicati dei marchi, esso sancisse al pubblico la veridicità di ciascuno di quei messaggi anche diversi: così facendo assurgere a funzione giuridicamente tutelata una funzione distintiva che si specifica in una funzione di garanzia e di conformità del prodotto al messaggio che il relativo marchio comunica al pubblico. Il marchio avrebbe garantito al pubblico la costante provenienza del prodotto, quando si trattasse di segni che comunicano appunto questo messaggio: il che accade per la maggior parte dei marchi, e certo per tutti i marchi generali. Ovvero avrebbe garantito al pubblico la sostanziale costanza e omogeneità tecnica, merceologica, qualitativo del prodotto contrassegnato, quando si tratta di marchi speciali. Va infine osservato che un sistema che valorizzasse come elemento essenziale della disciplina dei marchi il menzionato “statuto di non difettività“, facendone discendere la necessaria corrispondenza a verità del messaggio trasmesso dal marchio, sarebbe stato anche coerente con la libera cedibilità del segno e con l’assenza di obbligo di costanza qualitativa dei prodotti: quello statuto avrebbe infatti consentito sia la
cessione, sia il mutamento qualitativo, a condizione che il pubblico fosse preventivamente avvertito in modo congruo. L’interpretazione dello statuto di decettività non ha avuto un’adesione particolarmente vasta. Essa era infatti in contrasto con l’impostazione proprietaria del diritto dei marchi, almeno nella misura in cui limitava il diritto del titolare, o quantomeno lo gravava di un onere di informazione del pubblico che avrebbe potuto nuocere o comunque disturbarlo. A ciò si aggiunge che la stessa direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa limitava perentoriamente l’illiceità dell’inganno sull’origine alla origine geografica, implicitamente ammettendo che non è inganno, e perciò è lecito l’inganno sull’origine imprenditoriale, cioè la provenienza di un determinato prodotto produttore. Certo ci sembra che la corte dell’Unione Europea dovrebbe evitare di usare frasi più o meno consapevolmente ipocrite come quella che segue: “la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa“. Non è dato di capire come si possa parlare di consentire ai consumatori di distinguere senza confusione possibile l’identità di origine del prodotto quando il titolare può cedere liberamente il marchio o consentire l’uso a uno o più imprenditori diversi. Tuttavia l’inganno sull’origine si verifica assai raramente, in quanto interesse della acquirente è mantenere la qualità del prodotto contrassegnato per non sminuire il valore del mercato acquistato.
- Funzione distintiva e tutela contro la confondibilità. Il principio di relatività. Si può ancora dire che il marchio sia essenzialmente un segno distintivo. Ciò comporterebbe peraltro che in linea di massima il marchio fosse considerato come un entità priva di valore in sé, e tutelata solo in funzione del suo accreditamento sul mercato, derivante dall’apprezzamento del pubblico per le caratteristiche dei prodotti o servizi contrassegnati. A ciò dovrebbe corrispondere una tutela contro la possibilità di confusione per gli acquirenti e/o utilizzatori, vale a dire una tutela essenzialmente volta ad impedire un uso del marchio su prodotti provenienti da un imprenditore diverso dal titolare di esso, che sia tuttavia tale da far ritenere al pubblico che si tratti degli stessi: una tutela volta soltanto ad escludere un uso del marchio idoneo a trarre il pubblico in errore, a fargli scambiare una cosa con un’altra, appunto a confonderlo. A questa impostazione è coerente il principio di relatività o specialità della tutela del marchio. In tema di marchi registrati questo principio consiste da un lato nel fatto che il marchio viene registrato in relazione a determinati prodotti o servizi, e dall’altro lato del fatto che la tutela di esso è limitata alle ipotesi di adozione di un marchio uguale o simile da parte di terzi per quegli stessi prodotti o servizi, o per prodotti o servizi affini. La confusione del pubblico sulla provenienza sarà infatti tanto più probabile quanto più vicini fra loro saranno i prodotti o servizi contrassegnati, mentre sarà addirittura impossibile quando questi siano tra loro molto lontani (chi veda un medesimo marchio su una caramella da un lato e su una bicicletta dall’altro difficilmente penserà che provengono da uno stesso produttore). E chiaro comunque che il tipo di tutela, vale a dire una tutela di massima solo contro la confondibilità è limitata alla funzione distintiva, e in ogni caso attiene all’identificazione del prodotto o servizio, non considera e non comprende il valore che sotto un diverso profilo il marchio può in concreto presentare. Si tratta del valore di attrazione che alcuni marchi possiedono in sé, e che, dovuto per solito alla grande notorietà di cui godono, alla massiccia pubblicità e agli ingenti investimenti di cui sono oggetto, al loro legame con personalità di spicco, il loro richiamo ad avvenimenti di grande rilievo, si traduce in una capacità di vendita del prodotto contrassegnato, che prescinde dai dati di qualità e di prezzo del prodotto medesimo, dalla sua stessa provenienza. L’uso di simili marchi da parte di terzi può avvantaggiare questi ultimi e pregiudicare il titolare, a prescindere da qualsiasi rischio di confusione per il pubblico.
- La tutela dei valori del marchio in sé. Ogni tutela di questo tipo di valori sembrava esclusa nella legge speciale del 1942. Sennonché si tratta di valori che tali sono considerati e sono oggettivamente sul mercato, così che pur in assenza di una tutela erano ritenuti della prassi oggetto di diritti e perciò di contrattazione. Si tratta di valori di grande consistenza in un mercato in cui la standardizzazione della produzione cancella o attenua le differenze qualitative fra i
costituiti da suoni e da combinazioni o tonalità cromatiche) o addirittura lo ha disatteso ( parlando di marchi costituiti della forme del prodotto o della confezione, che non sono riproducibili graficamente se non in modo improprio, Cloe se non tradotte in figure bidimensionali). La direttiva n. 2636/ 15 ha soppresso il requisito della rappresentatività grafica, destinato a sparire in Italia quando darà attuazione olla direttiva sopra indicata. Il marchio può essere costituito da parole o da figure(disegni). Nel primo caso si parla di marchi denominativi, nel secondo di marchi figurativi o emblematici. Sono detti marchi misti quelli consistenti in parole e figure (parole>> ci si riferisce anche a complessi di fonemi privi di significato, a parole inventate>>, figure>> a qualsiasi disegno o composizione grafica, figurativa o astratta). Sono suscettibili di rappresentazione grafica anche i numeri e lettere dell’alfabeto (isolate o a gruppi che non costituiscono fonemi, si tratterebbe di parole nel caso) e la legge ne ammette espressamente la registrabilità come marchi. Con la soppressione del requisito della rappresentabilità grafica non vi sono ostacoli alla registrazione di segni acustici (non solo brani o temi musicali, ma anche rumori) e segni olfattivi come marchi.
- Il principio della estraneità del marchio al prodotto. Come segno distintivo>>, il marchio dovrebbe essere un segno, cioè un’entità percettibile che sia connessa al prodotto e capace di differenziarlo, ma al contempo sia estranea al prodotto stesso ed alle sue qualità, separabili dal prodotto senza che la natura di questo ne venga alterata. Se fosse altrimenti il marchio non sarebbe più mero segno distintivo>>, ma caratteristica qualitativa del prodotto. Può dunque enunciarsi un principio della estraneità del marchio al prodotto: principio che è coerente con la soluzione che di solito si dà del problema della compatibilità fra la disciplina del marchio da un lato, e quella delle innovazioni tecniche (brevetti per invenzione e per modelli di utilità) dall’altro. Il principio in questione esclude la tutelabilità come marchi delle innovazioni tecniche (suscettibili, mediante la brevettazione come invenzioni e come modelli, di una tutela limitata nel tempo), che sono elementi costitutivi del prodotto cui ineriscono, da esso inseparabili senza snaturarlo. Questo principio può sembrare incompatibile con l’esistenza stessa dei marchi di forma e della loro tutela. In realtà per questa categoria di marchi il principio va riferito non alla forma dello specifico prodotto, bensì ad una struttura pienamente funzionale rispetto alla quale nella fattispecie gli elementi che danno alla forma il suo carattere distintivo si presentano come mere aggiunte>>, delle quali può immaginarsi l’assenza, senza che la piena utilità del prodotto per le funzioni cui è destinato venga meno. Es: La struttura funzionale del portauovo, costituita da una semisfera cava, da un gambo e da una base, che nella fattispecie concrete può essere modificata con aggiunte, addolcimenti di linee, abbellimenti, ecc.
- Il problema dei marchi di forma. Le forme utili. Fra i segni suscettibili di formare oggetto di valido marchio la legge annovera la forma del prodotto o la confezione stessa.>>. Il problema che si pone a riguardo è dunque quello della compatibilità tra la protezione di questo tipo di marchi, che vengono designati come marchi di forma o tridimensionali, ed il principio dell’estraneità del marchio al prodotto ; Ed ancora più della compatibilità tra questa protezione e la disciplina delle innovazioni tecniche (suscettibili, mediante la brevettazione come invenzioni o come modelli di utilità, di una tutela limitata nel tempo, mentre la tutela del marchio è potenzialmente di durata illimitata). Questo problema di compatibilità, che poi è il problema di evitare che, mediante la registrazione come marchio, le forme che arricchiscono un prodotto dal punto di vista tecnico sfuggano a quella caduta nel pubblico dominio che il legislatore ha per ragioni di interesse collettivo per esse previsto con il limite temporale della tutela brevettuale; questo problema di compatibilità non può essere razionalmente risolto se non escludendo la registrabilità come marchi di tutte le forme suscettibili di costituire oggetto di brevettazione. Si deve perciò giungere alla conclusione che le forme possono costituire oggetto di valido marchio a condizione che non si tratti di forme funzionali, bensì di forme indifferenti sotto quel profilo, di forme, cioè, che possono definirsi “arbitrarie “, “gratuite“, “capricciose”.
In questo senso va interpretata una delle ipotesi di forme escluse dalla registrabilità come marchi di cui l’art. 9 c.p.i. Si tratta della “forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico“, alla quale può ricondursi la forma suscettibile di brevettazione come invenzione o come modello di utilità. Va tuttavia aggiunto che è necessario non limitare eccessivamente e inutilmente lo spazio da concedere a questi marchi. L’utilità che consente di brevettare la forma di un prodotto deve superare una certa soglia, presentare cioè oltre che il requisito della novità anche quello di una certa “originalità”. Da ciò si desume che non ogni forma utile è suscettibile di brevettazione come modello di utilità, e che esistono forme utili, ma non brevettabile in quanto non dotati di sufficiente originalità. È evidente che a queste forme, per quanto utili, non si pone un problema di conflitto con la legislazione brevettuale, e che quindi, se dotate di capacità distintiva, esse possono ritenersi registrabili come marchi. Può aggiungersi che, secondo l’articolo 82/3 c.p.i, la tutela dei modelli di utilità si estende “ai modelli che conseguano pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo“. Ciò significa che oggetto della tutela non è il singolo modello in sé considerato, ma un “concetto innovativo“, la cui presenza sembra ragionevole a identificare con quella del requisito dell’originalità. Non ogni forma utile sarà suscettibile di brevettazione come modello di utilità, e perciò esclusa dalla registrabilità come marchio, ma solo quella forma che rappresenti un nuovo concetto innovativo. Da ciò discende che se un determinato concetto innovativo è di pubblico dominio, sia perché è già realizzato in una certa forma non brevettata, sia perché oggetto di un brevetto ormai scaduto, le diverse forme di realizzazione di quel concetto innovativo, fra di loro fungibili sotto il profilo dell’unità conferita al prodotto, non saranno più suscettibili di brevettazione come modello, ma lo saranno, di registrazione come marchio di forma. La Corte di Giustizia UE afferma l’esclusione della registrabilità come marchio di qualsiasi forma utile (Caso Philips, la forma non è registrabile “anche se il risultato tecnico di cui trattasi possa essere conseguito tramite altre forme”). La Corte UE pare comunque aver ricalibrato la sua posizione in termini meno restrittivi, affermando che se da un lato l’impedimento in questione si applica quando “tutte le caratteristiche essenziali della forma svolgono una funzione tecnica, mentre la presenza di caratteristiche non essenziali prive di funzione tecnica… È irrilevante“, dall’altro lato esso comunque non osta alla registrazione di una forma “nella quale svolge un ruolo importante un elemento non funzionale, come ad esempio un elemento ornamentale o di fantasia“, dato che “in tal caso, le imprese concorrenti hanno facilmente accesso a forme alternative che presentano funzionalità equivalente, di modo che non sussiste un rischio di pregiudizio alla disponibilità della soluzione tecnica“.
- Le forme che danno un valore sostanziale al prodotto. Fino a poco tempo fa quanto detto per la compatibilità fra sistema brevettuale ed il sistema dei marchi registrati per le forme utili, poteva valere anche per le forme ornamentali, dato la presenza dell’istituto dei brevetti per i disegni e modelli ornamentali. Venuto meno tale istituto un problema di compatibilità fra la tutela potenzialmente perpetua del marchio e quella temporanea dei brevetti non sembra più porsi per le forme ornamentali. Infatti i disegni e modelli registrabili ora previsti dalla legge ben possono avere carattere ornamentale, escludendo la legge stessa soltanto che le relative forme siano determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto>>. E d’altra parte abbiamo visto come debba ammettersi la possibilità di cumulo della tutela di una forma come modello registrato con la sua tutela come marchio di forma(quando il carattere individuale della forma stessa attinge il livello della capacità distintiva secondo il canone del consumatore medio). Il carattere ornamentale di una forma, quando eccede la normalità di un aspetto semplicemente gradevole del prodotto, può influenzare o determinare le scelte d’acquisto e il legislatore cerca di evitare la monopolizzazione perpetua di simili forme. Appare coerente l’esclusione della registrabilità come marchio delle forme che diano al prodotto un valore sostanziale ai sensi dell’art.9 c.p.i., e vi è chi ritiene che queste dovessero identificarsi con le forme ornamentali il cui valore estetico superi una determinata soglia ( in particolare con quelle che conferiscono al prodotto uno speciale ornamento).
nella valutazione della capacità distintiva del segno, si tenga conto “dell’interesse generale a non restringere indebitamente disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi del medesimo genere di quelli dell’oggetto della domanda di registrazione”. La legge menziona tra i segni tutelabili “i suoni”, brevi temi musicali che, per quanto non possano essere apposti su un prodotto, possono essere usati come marchi, come accade quando vengono utilizzati per determinati prodotti nella pubblicità radiotelevisiva. La registrazione necessita dell’espressione del tema nel pentagramma e nelle note, ma la tutela ne riguarderà l’espressione sonora. Più difficile è dare una rappresentazione grafica a marchi sonori costituiti da rumori sonori non traducibili nel pentagramma es.: ruggito del leone nei film della Metro Goldwyn Mayer (il problema è stato risolto in sede comunitaria ammettendo il deposito di una registrazione elettronica MP3 del suono e di un grafico- sonogramma- idoneo a rappresentare graficamente anche suoni diversi dalle melodie musicali). L’elenco dei segni registrabili contenuto nell’art.7 c.p.i. È da ritenersi non tassativo, può in linea di principio ammettersi la registrazione di marchi costituiti da segni diversi da quelli menzionati, i marchi olfattivi, costituiti da profumi o odori, oppure i marchi gustativi o di sapore. Si tende a negare in giurisprudenza che questi marchi possano essere oggetto di una idonea rappresentazione grafica (per i marchi olfattivi la Corte Giust. CE ha negato la registrabilità, come marchio di una serie di servizi, di un odore individuato mediante una formula chimica, il deposito di un campione e le parole “balsamico fruttato, con una leggera traccia di cannella”, rilevando come queste modalità di descrizione dell’odore non soddisfatto il requisio della rappresentazione grafica del segno). Con la soppressione del requisito della rappresentazione grafica ogni ostacolo alla registrazione dei segni dovrebbe cadere. Nel settore della moda si vanno diffondendo “marchi di posizione”, cioè segni collocati in determinati punti del prodotto(es. una particolare colorazione della punta di un calzino o della suola di una scarpa).
- I requisiti di validità del marchio. La capacità distintiva. Per poter costituire oggetto di tutela come marchio, i segni devono presentare certi requisiti, detti requisiti di validità del marchio, in quanto la loro mancanza determina la nullità di esso. La mancanza di questi requisiti può essere definita in alcuni casi anche come impedimento alla registrazione stessa, secondo la terminologia della Direttiva n. 89/104/CEE che all’art. 3 Parla di “impedimenti alla registrazione o motivi di nullità”. Il primo di questi requisiti corrisponde alla funzione distintiva che il marchio deve svolgere, ed è perciò comune a tutti i segni distintivi. Esso consiste nelle caratteristiche che il segno deve presentare per essere idoneo a identificare agli occhi del pubblico una specie di prodotto o servizio. Il marchio dovrà essere anzitutto dotato di capacità distintiva (tradizionalmente chiamata anche “originalità”), la cui mancanza può verificarsi essenzialmente in tre ipotesi. La prima è quella contemplata nella prima parte dell’art. 13/1 c.p.i secondo cui non possono essere registrati come marchi “i segni privi di carattere distintivo“. Per qualche tempo taluno ha ritenuto che non potessero esistere ipotesi di mancanza di capacità distintiva ulteriori rispetto alle denominazioni generiche e indicazioni descritte cui si riferisce l’arti.13/1 b); ed ha conseguentemente suggerito che l’elemento della capacità distintiva si esaurisce nella non descrittività del segno. Tuttavia, considerando che l’ascendente dell’attuale disciplina dei marchi è la Direttiva n. 89/104/CEE, nella quale le due fattispecie erano contrapposte all’art. 3/1 b) e 3/1 c) come distinti “impedimenti alla registrazione o motivi di nullità“, è opportuno che le due fattispecie vengono trattati separatamente, e che ad ognuna venga attribuito uno specifico significato. La Corte di Giustizia UE e il Tribunale UE hanno individuato in modo convincente delle ipotesi di mancanza di carattere distintivo diverse dalla descrittività. Debbano considerarsi privi di carattere distintivo anche i segni che vengono percepiti dal pubblico non come segni distintivi, bensì come elementi strutturali del prodotto cui sono pertinenti, ovvero come slogan pubblicitari. In particolare tali vengono soprattutto considerati certi colori e certe forme dei prodotti, nonché, certi slogan pubblicitari.
- Segni divenuti di uso comune.
La seconda ipotesi di mancanza di capacità distintiva è quella prevista dall’art. 13/1 a) c.p.i, secondo il quale sono privi di capacità distintiva i segni che alla data del deposito della domanda “consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio”. I “segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente” sono evidentemente delle parole, ma non si tratta delle denominazioni generiche né delle indicazioni descrittive, perché altrimenti la norma in esame rappresenterebbe un inutile doppione dell’articolo 13/1 b) c.p.i. Deve ritenersi che si tratti di parole che, con funzioni diverse da quelle di descrivere i prodotti, sono frequentemente usate in relazione al genere di prodotti diversi per indicarne certi livelli qualitativi. Es.: parole come “Standard”, “extra”, “super”, “universale”, “euro”. Cosa deve intendersi per segni divenuti comuni “negli usi costanti del commercio”? Sono qualcosa di diverso da quelli che lo sono diventati “nel linguaggio corrente” e di cui abbiamo parlato sin qui? A differenza di questi ultimi essi sembrano poter comprendere anche i segni figurativi di uso comune, che non sono molti. Si potrebbe pensare alla stella cinque punte, alla corona, forse all’Aquila(Segni come la Croce Rossa per prodotti sanitari, la saetta per prodotti elettronici. hanno evidentemente una valenza descrittiva che li riconduce al tema della descrittività di cui all’art.13/1 b). Sta comunque di fatto che particolari caratterizzazioni di segni di questo genere possono farne vari di marchi. Si esclude che fra il “linguaggio corrente” e “gli usi costanti del commercio” di cui l’art. 13/1 a) vi sia contrapposizione, il primo si riferisce ad un ambito “civile” ed il secondo ad un uso “commerciale”. Nell’ambito di questo tipo di segni era diffusa tendenza fa rientrare anche le lettere dell’alfabeto ed i numeri. Si tratterebbe di segni di uso generale nelle comunicazioni commerciali come indicazione di tipo, serie, quantità, specie, qualità, dimensioni e simili; e per quanto concerne le lettere dell’alfabeto, singole o gruppi piccoli, anche per l’evidente esigenza di lasciare aperta la possibilità che chiunque possa usarle con funzione di abbreviazione di nomi o di parole. L’art. 7 c.p.i. menziona esplicitamente le lettere e i numeri fra i possibili oggetti di un valido marchio: cosicchè bisognerebbe quantomeno presumere che essi non siano di uso comune, salvo ovviamente prova contraria da parte di chi ne contesta la validità come marchi. Non si potrà dunque desumere dalla mera appartenenza di un segno alla categoria delle lettere e dei numeri, la nullità di esso come marchio, ma sarà necessario dimostrarne in concreto l’uso comune in relazione al genere di prodotti cui sia riferito. L’art. 21/1 b) c.p.i., Non consente al titolare del segno “di vietare ai terzi l’uso dell’attività economica (…) Di indicazioni relative alla specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore (…) All’epoca di fabbricazione del prodotto (…)”, Indicazioni frequentemente espresse con numeri e con lettere dell’alfabeto. Ciò comporta che il titolare di un marchio costituito da un numero o da una lettera dell’alfabeto non potrà impedire l’uso di esso da parte di terzi nella comunicazione di informazioni del genere di quelle sopra menzionate. I segni in questione rappresentano in un certo senso dei marchi “deboli”, ma non nel senso tradizionale di segni dotati di scarso carattere distintivo, e quindi tutelati in maniera modesta a fronte dell’uso come marchi di segni simili, bensì nel senso di segni privi di difesa a fronte di un loro uso in funzione di strumenti di linguaggio, cioè in funzione descrittiva. Ovviamente tutti i segni di cui abbiamo parlato saranno oggetto di tutela contro qualsiasi uso che altri ne faccia quando siano caratterizzati da particolari deformazioni, combinazioni e, per le lettere dell’alfabeto ed i numeri, da particolari configurazioni grafiche: nei limiti ovviamente di questi elementi peculiari.
- Denominazioni generiche e indicazioni descrittive. La terza ipotesi di mancanza di capacità distintiva è quella cui si riferisce l’art.13/1 b), ossia quella dei segni “costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto e della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio”. Alla capacità distintiva del marchio si riferisce anche l’ultima parte dell’art.7 c.p.i. secondo la quale per costituire oggetto di valida registrazione i segni elencati dalla norma devono essere “atti a distinguere i
- I nomi geografici. L’art. 13/1 b) c.p.i. pone sullo stesso piano dei marchi costituiti da indicazioni propriamente descrittive, le indicazioni sulla provenienza geografica del prodotto. Ciò in quanto una simile indicazione presenta significato descrittivo (della qualità) del prodotto. La fattispecie si verifica soprattutto nel campo dei prodotti agricoli e dei loro derivati, specialmente nell’ambito dei prodotti alimentari, dove elementi climatici e qualità dei suoli spesso influenzano appunto la qualità dei prodotti. In questi casi, cioè quando il nome geografico ha la portata descrittiva di cui si è detto, l’esclusione che esso possa formare da solo oggetto di valido marchio corrisponde pienamente alla ratio complessiva dell’art.13/1 b). Può tuttavia accadere che il luogo di produzione di un determinato prodotto non influenzi affatto la qualità di esso. In questo caso il nome di quel luogo non ha alcuna funzione descrittiva della qualità del prodotto, e ci si può perciò chiedere se il divieto dell’art.13/1 c.p.i. trovi applicazione. La lettera della norma, così come parte della giurisprudenza sembra deporre in senso affermativo. Ma la ratio della norma stessa no. d’altra parte si trova anche una norma (l’art. 21/1 b) c.p.i.) il cui presupposto sembra essere l’ammissibilità dell’esistenza di marchi geografici validi. Questa norma limita il diritto di marchio fra l’altro non permettendo al titolare di esso di vietarne l’uso al terzo quando si tratti di un segno geografico. Ciò sembra riferirsi all’ipotesi in cui il marchio del titolare sia costituito da un nome geografico. Comunque non si vede chi potrebbe essere pregiudicato dal fatto che un prodotto napoletano di sci sia registrato con il marchio “Napoli” per il propri prodotti; mentre sono marchi la cui validità è sempre stata riconosciuta ad esempio “Fabriano” e “Tollegno” per carte e filati. Va infine considerata l’ipotesi dell’adozione come marchio del nome geografico di una località diversa da quella in cui opera l’imprenditore. Qui i casi sono due: o si tratta di una località che caratterizza qualitativamente il prodotto, ed allora ci si troverà di fronte ad un marchio che inganna il pubblico su elementi che influenzano la sua scelta(una falsa denominazione d’origine), e conseguentemente a un marchio nullo per ragioni come vedremo diverse dalla mancanza di capacità distintiva. Oppure si tratta del nome di una località che nulla ha a che fare con le qualità del prodotto, e allora, venendo meno ogni portata descrittiva ed ogni efficacia ingannevole, nulla si opporrà alla valida registrazione come marchio del nome geografico. Si parla di marchio geografico assunto in funzione di una mera fantasia. Perciò sono validi il marchio (“Capri“ per sigarette e “amaro silano“ per un liquore a base di erbe (in quest’ultimo caso i giudici avevano ritenuto che, anche se le erbe con le quali veniva prodotto non provenivano dalla Sila, la Sila non era rinomata per questo tipo di piante, cosicché il nome poteva considerarsi appunto usato in funzione di fantasia). La Corte di Giustizia UE ha assunto in merito alla registrabilità di marchi geografici una posizione abbastanza restrittiva, affermando che non possono essere registrati non solo i segni geografici idonei a rivelare “qualità e altre proprietà dei prodotti contraddistinti“, ma anche quelli idonei a suscitare nei consumatori “sentimenti positivi“: e ciò sia che il segno presenti già “agli occhi degli ambienti interessati, un nesso con la categoria dei prodotti che contraddistinguono“, sia che esso sia semplicemente utilizzabile “in futuro dalle imprese interessate come indicazioni di provenienza geografica dei prodotti contraddistinti”.
- La “riabilitazione” del marchio per acquisto di capacità distintiva. La capacità distintiva può variare nel tempo. È evidente che la sussistenza di essa-così come quella degli altri requisiti-vada accertata con riferimento al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio. Ciò è affermato dall’art. 13/2 c.p.i., secondo il quale un’originaria mancanza di capacità distintiva del segno non osta alla sua valida registrabilità come marchio ove, prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, il segno abbia acquistato quella capacità. D’altronde una diversa soluzione non avrebbe senso, del tutto indifferente essendo ai fini della funzione distintiva se prima della data della domanda di registrazione il segno fosse stato privo di capacità distintiva. La legge prevede la possibilità di una sorta di “riabilitazione“ del marchio originariamente nullo per mancanza di carattere distintivo al momento della domanda di registrazione. Questa “riabilitazione“, che corrisponde all’impossibilità di dichiarare nullo il marchio per mancanza di capacità distintiva, si verifica se prima della proposizione della domanda di nullità “il segno, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo”.
C’è da chiedersi come possa verificarsi un simile acquisto di capacità distintiva “a seguito dell’uso“ di un termine che ne era privo al momento del deposito della domanda di registrazione. Tale fenomeno è abbastanza diffuso per le ditte-denominazioni sociali nell’ambito bancario e assicurativo che vi corrispondono; ma è rarissimo per i marchi speciali di prodotti, dove è assai più facile che si verifichi il fenomeno opposto della perdita di carattere distintivo. Esempio: si potrebbe citare delle testate giornalistiche come “il giornale“, e forse quelli di “Coca-Cola“ o di “borotalco” nella misura in cui potessero originariamente ritenersi del tutto descrittivi. Il fatto che si tratti di ipotesi rarissima è rispecchiato dalla sostanziale assenza di casi in cui in giurisprudenza si sia riconosciuto l’acquisto di capacità distintiva da parte di un segno originariamente tutto descrittivo, mentre abbastanza frequenti sono i casi in cui si tratta di rafforzamento della capacità distintiva da parte dei segni originariamente deboli. Al confine tra i due tipi si pongono marchi come “divani & divani“, “poltrone e sofà” e “S.C.A.R.P.E.”, tutti adottati per i prodotti che si indicano. Questo processo di riabilitazione dovrebbe essere conseguenza di una congrua durata di uso esclusivo del segno in connessione con un singolo prodotto, supportato da un’ampia pubblicità, e concludersi con un vero e proprio aggiungersi di un secondo specifico significato del segno all’originario significato generico. Il fenomeno, cui hanno per primi attribuito rilievo giuridico gli anglosassoni, è comunemente definito come acquisto da parte del segno di un “secondary Meaning“. La giurisprudenza comunitaria richiede che il segno, perché possa affermarsi la riabilitazione, sia divenuto idoneo a identificare il prodotto o il servizio recante il marchio come proveniente da un’impresa determinata gli occhi di almeno una futura frazione significativa del pubblico di riferimento; per valutare se ciò che è avvenuto occorre fare riferimento ad elementi concreti, quali la quota di mercato detenuta dei prodotti o servizi, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso del marchio, L’entità degli investimenti pubblicitari effettuati, la percentuale di consumatori che grazie al marchio identifica il prodotto o servizio come proveniente da una certa impresa. Il n. 3 dell’art. 13 c.p.i. estende la possibilità di riabilitazione anche ai marchi geografici nulli ai sensi del primo comma dello stesso articolo. Un esempio, la cui riabilitazione si perde, è il nome “gorgonzola” per un tipico formaggio. La riabilitazione in questione si sostanzia nell’impossibilità di pronunciare la nullità di un marchio che era nulla al momento della domanda di registrazione (per mancanza del requisito della capacità distintiva). A questa sanatoria non può darsi efficacia retroattiva al momento della domanda, e la tutela potrà riconoscersi solo dal momento in cui possa ritenersi compiuto l’acquisto del significato secondario da parte del segno. L’acquisto di secondary Meaning su un termine descrittivo non consente comunque al titolare di vietare ai terzi l’uso della parola in questione nel suo significato descrittivo, o se si vuole primario: principio desumibile particolare dall’art. 21/1 b). La disciplina della riabilitazione si applica anche a segni di uso comune.
- La novità del marchio. Il secondo dei requisiti di validità del marchio consiste nella cosiddetta novità. Si tratta della diversità che il marchio deve presentare rispetto ad altri marchi e segni distintivi, ed in particolare ai marchi e ai segni distintivi eguali o simili, sui quali un terzo abbia acquistato un diritto anteriore al deposito della domanda di registrazione del marchio di cui si tratta. Al requisito della novità fa riferimento l’art.12 c.p.i. che chiarisce negativamente (cioè indicando ciò che non lo è) cosa debba intendersi per “nuovo“. Esso considera due tipi di fattispecie in cui la novità manca. Nella lettera a) e b) del n. 1 la norma si riferisce ad un dato sostanziale, vale a dire alla preesistenza di fatto, nel linguaggio del mercato, di parole, figure o segni noti ai consumatori come marchi o altri segni adoperati da altri imprenditori per prodotti dello stesso genere. Nella c), d), e) la norma richiama un elemento formale, che prescinde dal linguaggio del mercato e della conoscenza dei consumatori, e consiste nella preesistenza di una o più domande di marchio depositate da altri per il prodotto dello stesso genere qui abbia fatto seguito la valida registrazione. “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che alla data di deposito della domanda: a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
lo“riconosce“ più, non lo collega più ad alcun prodotto determinato. Sarà poi necessario che dalla cessazione dell’uso sia trascorso rilevante periodo di tempo che potrà variare a seconda del livello di notorietà e dovrà essere tanto più lungo quanto più quella notorietà sia stata forte.
- Il marchio “notoriamente conosciuto” di cui all’art. 6-bis della Convenzione di Unione. La norma equipara al marchio noto quello “notoriamente conosciuto“ di cui all’art.6-bis della convenzione d’Unione di Parigi. Questa norma impegna gli Stati membri a rifiutare o invalidare la registrazione e a vietare l’uso di un marchio confondibile con un altro che si possa considerare “già notoriamente conosciuto“ come marchio di un ressortissant unionista. E se la fattispecie deve considerarsi per qualche verso differente da quell del “ segno già noto come marchio”, par chiaro che essa dovrà riferirsi ai marchi stranieri(purchè appartenenti a ressortissants unionisti) che siano bensì noti nel nostro Paese, ma non vi siano usati: e siano perciò noti per il loro uso all’estero.
- Il preuso locale. L’uso precedente della parola figura o segno non toglie la novità del marchio registrato non soltanto quando non importi notorietà di essi, ma anche quando ne importi una notorietà puramente locale. L’intensificarsi della mobilità dei consumatori, da un lato, e la dimensione del fenomeno pubblicitario dall’altro, hanno infatti diminuito di molto i casi in cui dei prodotti noti di una località geograficamente limitata all’interno del territorio dello Stato, non lo siano anche in territorio nazionale. Un posto fra i marchi a notorietà puramente locale potrebbero trovare quelli delle specialità locali, quelli di attività commerciali concentrati in un unico negozio, e forse quelli di aziende legate ad un certo ambito territoriale di attività da norme di diritto pubblico, imprese funebri, imprese di trasporto pubblico e così via. Anche qui ci si troverà di fronte ad una notorietà che esorbita l’ambito locale. Trattandosi comunque di una norma pensata ed emanata in funzione di realtà ormai soltanto marginali, se ne impone a nostro avviso l’interpretazione restrittiva in ordine all’estensione territoriale e demografica dell’uso e della notorietà. Non si potrà dunque parlare di notorietà solo locale di fronte ad un preuso che abbia riguardato un ambito regionale, o addirittura più regioni, e neppure un ambito provinciale dato che anche un uso provinciale non è impermeabile e provoca una notorietà che esorbita questo limite.
- La coesistenza dell’uso del preutente e del registrante. Qualsiasi preuso del marchio che non ne escluda la novità ai sensi dell’art. 12 c.p.i., comunque, vale a dire sia il preuso che non importi notorietà, sia il preuso che importi autorità puramente locale, consente la valida registrazione del marchio stesso, ma dà luogo ad un marchio più “debole“ rispetto a quello che deriva da una novità piena. Dire che quelle ipotesi non tolgo la novità, non deve intendersi nel senso che il marchio registrato godrà di una posizione pari a quella di un altro marchio pienamente nuovo. Il diritto sul marchio registrato in presenza di un preuso non distruttivo della novità risulterà affievolito, proporzionalmente all’entità di quel primo uso, dovendo “coabitare” con la prosecuzione di esso, rappresentando quindi un’esclusiva non totale. L’art. 2571 c.c. dice: “chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso“; dal suo canto l’art.12/1 a) c.p.i. dispone che: “l’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locali, nonostante la registrazione del marchio stesso“. Chi registra un marchio in questa situazione dovrà tollerare che il primo utente continui il proprio uso, potendo solo esigere che quest’ultimo rimanga dei limiti del preuso, e perciò non aumenti né si estenda. Può però sorgere un problema quando si tratta di un preuso con notorietà locale. Si tratta di stabilire se il registrante avrà la facoltà di usare il suo marchio anche nell’ambito territoriale di notorietà del preuso, oppure se dovrà astenersi dal farlo, rispettando per quella zona un’esclusiva del preutente. Nel silenzio della legge, non mancano delle ragioni che indurrebbero a ritenere che il registrante debba rispettare la zona di esclusiva del preutente. La funzione distintiva del marchio appare incompatibile con le ipotesi di
uso contemporaneo dello stesso segno o di segni confondibili da parte di imprenditori diversi in un medesimo territorio. Tale soluzione penalizzerebbe in modo inaccettabile il registrante, impedendogli non solo di distribuire i propri prodotti nella zona del preuso, ma altresì a rigore di utilizzare, per reclamizzarli, i mezzi pubblicitari a diffusione nazionale, che come tali raggiungerebbero anche quella zona. La soluzione opposta, vale a dire quello della coesistenza di due marchi nella zona del preuso, è da preferire. Nell’art. 12 si legge che il preuso con notorietà locale “non toglie la novità“, senza alcuna attenuazione o aggiunta, cosicché è difficile pensare che la norma non abbia voluto una piena equiparazione del registrante a chi abbia depositato un marchio non preusato. D’altra parte non si vede perché la legge avrebbe potuto voler privilegiare il preutente rispetto al registrante,in un ordinamento che è tutto imperniato sulla registrazione e volto ad incoraggiare quest’ultima. Nell’eventualità che la coesistenza del preutente e del registrante nella zona del preuso determini una situazione di confusione non sarà irragionevole pensare ad un onere di differenziazione che quella possibilità in concreto escluda. La differenziazione non potrà concerne i marchi, dovrà piuttosto concernere elementi di contorno da aggiungere al marchio, in modo da escludere in concreto la possibilità di confusione. Sembra ragionevole anche addossare l’onere al registrante che nella zona del preuso è il secondo arrivato. L’art. 12/1 a) c.p.i. nell’ultima parte stabilisce che “l’uso precedente della parola, figura o segno, da parte del richiedente o del suo dante causa, non è di ostacolo alla registrazione“. Il preuso del registrante, sia senza notorietà, sia con notorietà generale, sia con notorietà locale, non darà mai luogo ad una possibilità di confusione per il pubblico, dato che il marchio continuerà sempre a contraddistinguere i medesimi prodotti.
- Il potere invalidante del preuso di altri segni. L’art. 12/1 b) c.p.i. È espressione del principio della unitarietà del sistema dei segni distintivi che il legislatore ha inteso qui e altrove affermare. In esso viene equiparato il preuso di un marchio (di fatto) a quello di altri segni, i quali, sotto il profilo del potere invalidante e distruttivo della novità di un marchio successivamente registrato, sono soggetti alla medesima disciplina. In parallelo con il divieto di adozione come ditta del marchio altrui, si stabilisce qui il divieto di appropriazione della ditta altrui come marchio, espresso nella forma di esclusione della novità (e quindi di invalidità) del marchio stesso. L’assenza di novità, è condizionata anche qui alla possibilità di confusione, e ciò giustifica sotto il profilo sostanziale il potere invalidante attribuito al preuso di segni diversi dal marchio, che mira a salvaguardare la funzione distintiva dei segni stessi e ad escludere la confusione. Per impedire che un marchio possa essere invalidato per la preesistenza di ditte scarsamente importanti, aventi un’autorità puramente locale, si è adottato un regime identico a quello del preuso dei marchi, distinguendo fra notorietà “generalizzata“ del segno e preuso che non importi notorietà o importi notorietà puramente locale, e limitando alla prima ipotesi il potere invalidante. Anche questa fattispecie pone il problema della coesistenza di due segni confondibili: coesistenza che va affermata anche se manca per la ditta una norma analoga a quella degli artt. 2571 c.c. e 12/1 a) c.p.i. che potranno trovare applicazione analoga.
- I depositi anteriori. La novità del marchio di cui si chieda la registrazione è esclusa non soltanto al dato sostanziale del preuso di un segno confondibile, per prodotti della stessa genere o affini o comunque un’attività imprenditoriale confondibile, come marchio, come ditta, come sigla o come insegna o come nome a dominio usato nell’attività economica, come denominazione o ragione sociale, ma anche dal dato formale dell’anteriore deposito di una domanda di marchio per lo stesso segno o per un segno confondibile, che sia successivamente sfociata in una valida registrazione. Al riguardo il legislatore distingue a seconda che il marchio anteriore sia identico a quello della cui novità si tratta, e sia depositato per prodotti identici, ovvero che il marchio anteriore sia identico o simile, e sia depositato per prodotti identici o affini. Nel primo caso (art. 12/1 c) c.p.i.), cioè nel caso di preesistenza di un marchio identico per prodotti identici, la legge sancisce senz’altro la mancanza di novità, senza subordinarla ad un rischio di confusione per il pubblico. E chiaro comunque che essa lo comporti.
Per ovviare a questo problema la norma oggi contenuta nell’art. 12/2 c.p.i. ha escluso l’efficacia invalidante di marchi anteriori scaduti o decaduti per non uso. L’accertamento della scadenza (da almeno due anni) o di un non uso sufficiente a dar luogo alla decadenza, va riferito al momento della proposizione della domanda di nullità per mancanza di novità del marchio successivo, vale a dire quel marchio registrato di cui si invochi la nullità a causa dell’anteriorità costituita dal marchio scaduto o non usato. E ciò, quanto al non uso, esige un chiarimento: non si tratta di accertare l’esistenza di una sentenza di decadenza per non uso, si tratta di accertare che il marchio anteriore non è stato usato per un tempo sufficiente perché “possa considerarsi decaduto”. Per l’eventualità che la scadenza o la decadenza si sia verificata nel periodo intercorrente tra la data del deposito della domanda per il secondo marchio e quello della proposizione della domanda di nullità, più propriamente dovrebbe parlarsi di annullabilità, e non nullità di quest’ultimo. Si avrà un periodo di coesistenza di due marchi entrambi validi, rilevabile solo a posteriori, dopo la “sanatoria” del secondo marchio a causa della scadenza o decadenza del primo. La norma in esame è stata emanata quando ancora nella legge non era prevista la limitazione della legittimazione all’azione di nullità per mancanza di novità ai soli titolari dei diritti anteriori invocati. L’inserimento nella norma di questa limitazione toglie alla norma stessa parte del suo significato, posto che in buona sostanza non vi è più oggi la possibilità di un’azione o di una eccezione di nullità per mancanza di novità da parte di un terzo diverso dal titolare del marchio o del diritto anteriore, nei confronti del quale ultimo l’eccezione di scadenza o di decadenza per non uso potranno comunque senza problemi essere formulate. Mentre prima della limitazione della legittimazione la norma stessa serviva ad escludere che, per resistere all’azione di nullità promossa da un terzo sulla base di un marchio anteriore scaduto o decaduto invocando la scadenza o la decadenza dell’anteriorità, dovesse procedersi chiamando nel contraddittorio anche il titolare di quest’ultimo.
- La registrazione anteriore del titolare. All’art. 12/1 c) e d) c.p.i. Può applicarsi un principio analogo a quello enunciato dall’art. 12/1 a) e b) c.p.i., vale a dire se può ritenersi che non tolga la novità l’anteriore registrazione dello stesso o di analogo segno per prodotti dello stesso genere da parte del medesimo soggetto che chiede la seconda registrazione? Il problema si pone soltanto in relazione all’ipotesi che la registrazione anteriore non sia scaduta o decaduta, perché in quest’ultimo caso il segno scaduto o decaduto potrà essere liberamente riappropriato da chiunque. Il quesito è quello della possibilità di valida registrazione di un marchio da parte del titolare di un medesimo (o di un simile) marchio anteriormente registrato e tuttora in vigore; la legge sembra deporre a favore di una risposta positiva. Infatti all’art. 12/1 c) e d) c.p.i. Si dice che non sono nuovi i segni euguali o simili al marchio “già da altri registrato nello Stato“, il che sembra escludere la nullità della seconda registrazione da parte del titolare del marchio anteriore. D’altra parte potrebbe muoversi un’unica obiezione, consistente nel rilievo che con essa si apra la via a chi voglia aggirare l’istituto della decadenza del marchio per non uso, le cui finalità potrebbero essere frustrate da una serie di ridepositi successivi dello stesso marchio, fatti ciascuno immediatamente prima dello scadere del quinquennio previsto per la decadenza. Infatti chi non usa un marchio ma dimostra per esso un interesse tale da indurlo ad attivarsi ogni cinque anni (periodo di non uso previsto per la decadenza) per registrarlo, pagando le relative tasse, non dà certamente luogo ad una mera, gratuita ed immotivata, occupazione del registro, che è quanto la sanzione della decadenza mira a colpire, ma viceversa si mostra portatore di un’interesse sempre attuale al marchio di cui si tratta, e perciò in una posizione che, rispettati gli adempimenti ed i pagamenti voluti dalla legge, non si vede perché non dovrebbe meritare protezione. Una soluzione diversa sembrerebbe in contraddizione con la tesi secondo la quale un marchio decaduto o scaduto è suscettibile di appropriazione mediante rideposito anzitutto da parte del suo ex titolare: se ciò è vero a fortiori deve essere vero che il titolare possa provvedere ad un valido rideposito del suo marchio quando questo è ancora in vigore. Anche questo problema pare aver perso gran parte del proprio rilievo a seguito della limitazione della legittimazione ad agire ai soli titolari dei diritti anteriori opposti.
- I casi di priorità e di preesistenza. L’art.12 c.p.i. prevede che la data alla quale si dovrà riferisi per stabilire se il marchio di cui si chiede la registrazione sia dotato di requisito della novità, è la data di deposito della domanda di registrazione. L’art. 12/1 c) e d) c.p.istabilisce che nel conflitto tra due marchi identici o simili prevarrà quello depositato in data anteriore. La norma prevede che a questo principio venga apportato un’eccezione in alcuni casi, nei quali la data a cui riferirsi nel valutare il potere invalidante di un segno rispetto ad un altro confondibile sarà una data anteriore rispetto a quella del deposito della domanda. Perciò queste ipotesi sono definite dalla legge come casi di priorità o di preesistenza, ed in esse lo spostamento temporale per la valutazione della sussistenza del requisito della novità va di pari passo con quello dell’acquisto del diritto, nei casi di priorità risale a sua volta un momento anteriore. le ipotesi dell’art. 12/1 c) ed e) c.p.i. prevede sono dunque 3: 2 sono definite come priorità e la terza come preesistenza. La prima si riferisce alla convenzione di unione di Parigi che stabilisce che chiunque abbia regolarmente depositato in uno dei paesi aderenti alla convenzione stessa una domanda di marchio, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, di un diritto di priorità di sei mesi. Ciò significa che “il deposito eseguito ulteriormente in uno degli altri paesi dell’unione prima della scadenza di detti termini, non potrà essere invalidato da fatti avvenuti nell’intervallo da un altro deposito, dall’uso del marchio, e tali fatti non potranno far nascere alcun diritto nei terzi, né alcun possesso personale”. Quando taluno depositi un marchio in uno dei paesi aderenti all’unione, se depositerà entro sei mesi lo stesso marchio del nostro paese rivendicando la priorità prevista dalla convenzione di unione si troverà in una situazione identica a quella in cui si sarebbe trovato se avesse depositato il marchio in Italia il giorno stesso in cui lo ha depositato nel paese; con la conseguenza che i requisiti di cui all’art. 12/1 c) e d) c.p.i. andranno valutati con riferimento a quella data anteriore. Per il sorgere del diritto di priorità non è necessario che la domanda depositata nel paese straniero sia sfociata in una valida registrazione. L’art. 4 della convenzione chiarisce che è “riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità a qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare“, e che “per deposito nazionale regolare si deve considerare ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata nel paese in questione, qualunque sia la sorte di tale domanda“. La seconda ipotesi di priorità considerata all’art. 12/1 c) e d) è quella della cosiddetta “protezione temporanea“ del marchio, ed ha una durata massima di sei mesi. La norma si riferisce qui a quanto previsto dall’art. 18 c.p.i., dove si dispone che possa “essere accordata, mediante decreto del Ministro delle attività produttive (ora ministro dello sviluppo economico) una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali o ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato, o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento“; e che “la protezione temporanea fa risalire la priorità della registrazione, a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per l’esposizione, ed ha effetto sempre quando la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dall’apertura dell’esposizione”. Alla fattispecie della priorità unionista si avvicina una terza ipotesi, quello della “valida rivendicazione di preesistenza“, disciplinato dagli artt. 34 e 35 del Regolamento n.207/2009 del Consiglio CE sul marchio comunitario.
- Il potere invalidante dei marchi che godono di rinomanza. Nei casi analizzati la novità può venire esclusa solo quando i segni preusati o i marchi registrati con effetto da data anteriore, lo siano per prodotti o servizi eguali o affini a quelli per i quali la registrazione è richiesta; e, trattandosi di preusi di ditta o di denominazione o ragione sociale, quando questi ineriscono ad un’attività di impresa che a sua volta possa ritenersi eguale o affine a quella attinente ai prodotti o servizi per i quali venga richiesta la registrazione del marchio. Sempre in quei casi l’esclusione della novità dipende dalla condizione ulteriore della possibilità di confusione.
