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DIRITTO INDUSTRIALE
COS’È IL DIRITTO INDUSTRIALE?
A livello internazionale la materia oggetto di studio del diritto industriale viene definita proprietà intellettuale (in inglese intellectual property ), altre volte come proprietà industriale ( industrial property) , ma il concetto di proprietà intellettuale comprende anche il diritto di autore ed è quindi il concetto più ampio della materia. Sono diverse le convenzioni internazionali che parlano di proprietà intellettuale o di proprietà industriale. La convenzione internazionale più risalente nel tempo è quella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale di fine ottocento (da ultimo rivista negli anni’60), la quale, nell’ambito della proprietà industriale, annovera: i brevetti di invenzione, i modelli di utilità, i disegni e i modelli industriali, i marchi di fabbrica e commercio, i marchi di sevizio, il nome commerciale (ossia la ditta), il design, le indicazioni geografiche e la repressione della concorrenza sleale (materia disciplinata in Italia agli art. 2598 ss c.c.). La Convenzione di Parigi è una convenzione multilaterale, sottoscritta dal più ampio numero di paesi del mondo già alla fine dell’Ottocento, il che dà un’idea di quanto sia internazionale la materia industriale. Esiste poi una organizzazione internazionale che si occupa della gestione internazionale della proprietà intellettuale, c.d. l’ OMPI (Organizzazione Mondiale Della Proprietà Intellettuale) o nell’acronimo inglese WIPO (World Intellectual Property Organization), la cui missione è quella di “ promuovere l’innovazione tecnologica, del design, del marketing e la creatività nella realizzazione di nuove opere per lo sviluppo economico, sociale e culturale ”. In particolare, il WIPO si occupa di diversi ip services (servizi di proprietà industriale), come: patents (brevetti), trademarks (marchi), industrial design, geographical indications (indicazioni geografiche), dispute resolution, domain names (nomi di dominio). Anche in questo caso, quindi, si nota il fatto che la materia è piuttosto variegata e si occupa di varie materie che vanno dall’innovazione tecnologica, all’innovazione del design al marketing e alle indicazione geografiche. La convenzione più recente in materia a livello multilaterale è il TRIPS Agreement , cioè un accordo stipulato nell’ambito dell’organizzazione mondiale del commercio e si occupa dell’impatto sul commercio internazionale dei diritti di proprietà intellettuale. In particolare, “Trips” è l’acronimo di Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights, quindi ancora una volta si ha a che fare con dei diritti di proprietà intellettuale. Quali sono i diritti di proprietà intellettuale regolati dalla convenzione internazionale che ha a che fare con il commercio internazionale? Questi diritti si trovano nella parte seconda delle varie sezioni dell’accordo e sono: Copyright, Related rights, Trademarks, Geographical indications, Industrial designs, Patents, Layout- designs of integrated circuits (disegni dei prodotti a semi- conduttore), Control of anti-competitive practices in contractual licences, Protection of undisclosed information (tutela delle informazioni confidenziali ovvero i segreti commerciali e industriali) Questa convezione è stata sottoscritta negli anni ’90 del secolo scorso in sede WTO, cioè in sede di organizzazione mondiale del commercio, e si occupa della materia della proprietà intellettuale in quell’ambito dei vari diritti. QUINDI, la proprietà industriale è una materia variegata che riguarda più discipline, che sono collegate tra di loro da un certo nesso logico, ovvero dal fatto di prevedere dei diritti che consentono di creare degli incentivi per lo sviluppo tecnologico culturale e per l’attività di marketing a beneficio di individui e imprese.
A livello nazionale come è regolata la proprietà intellettuale? Il testo di riferimento è il CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE (approvato con d.lgs.30\2005). Il codice è chiamato “ proprietà industriale ” e non “ proprietà intellettuale ” perchè non è inclusa la materia del diritto di autore, che invece si trova disciplinata separatamente in una legge speciale (c.d. legge sul diritto di autore) che risale agli anni ’40 ed è stata via via aggiornata. Al di fuori del diritto di autore, il codice della proprietà industriale riunisce tutta la disciplina che prima del 2005 era sparpagliata in una serie di legislazioni speciali il legislatore ha voluto riunire tutta la materia, che in precedenza era molto confusionaria e composta da tanti provvedimenti ad hoc, in una unica disciplina sistematica che ha definito come proprietà industriale (richiamando la nomenclatura della convezione di Parigi di fine ‘800) escludendo solo la disciplina il diritto di autore. Il codice della proprietà industriale dal 2005 ad oggi è stato molte volte rivisto, molte norme sono state integrate e altre modificate (modifiche più recenti sono del 2019). Il codice della proprietà intellettuale è articolato in varie sezioni: i. prima sezione è formata da solo sei norme che contiene le disposizioni generali e i principi fondamentali della materia , ii. dopo di che c’è una trattazione separata dei singoli diritti di proprietà industriale in diversi capi e sezioni del codice iii. infine, c’è una parte generale che si applica a tutti i diritti di proprietà industriale relativa alla tutela giurisdizionale e ai rimedi in materia di proprietà industriale. Tutte le norme precedenti contenute nelle leggi speciali al codice sono state abrogate in modo da semplificare, coordinare e sistematizzare la disciplina all’interno del codice, che è una sorta di testo unico della proprietà industriale.
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE DEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
ART. 1
Si apre con la definizione di diritti di proprietà industriale. Esso recita “ l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.” In questa definizione vi sono delle indicazioni in più rispetto a quella della convenzione di Parigi, in particolar modo compaiono le nuove varietà vegetali che sono una forma di proprietà industriale applicata alle piante, ma per il resto si rimane sugli elenchi già visti nelle convenzioni internazionali. Quindi, il codice si occupa di diverse materie, tutte quelle che nella convenzione internazionale ricadono sotto l’appellativo di proprietà industriale fatta eccezione per il diritto di autore che è disciplinato a parte. ART. 2 L’articolo 2 si occupa della costituzione e il relativo acquisto dei diritti di proprietà industriale_._ Esso recita: “1. I diritti di propriet à̀industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà̀ industriale.
_2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilit à̀, le nuove variet à̀vegetali.
- Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.
- Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
- L'attivit à̀amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullit à̀e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice”_
L’articolo dunque attribuisce all’attività amministrativa “ natura di accertamento costitutiva ” che non coincide con l’attività discrezionale tipica della pubblica amministrazione: l’amministrazione, quando rilascia un titolo di proprietà industriale, verifica se sussistono i requisiti di legge, quindi accerta la situazione e procede alla concessione o meno del titolo senza compiere alcun soppesamento di interessi legittimi in gioco, quindi senza alcun margine di discrezionalità. Da ciò si ricava, quindi, che in ambito di proprietà industriale si abbia a che fare con diritti soggettivi e non con interessi legittimi. INOLTRE, nella parte in cui l’articolo recita “ i titoli sono soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice”, viene sottolineato il fatto che il vaglio giurisdizionale che viene operato in questo settore nei confronti dell’attività della PA (il vaglio è previsto dalla Costituzione) non è un vaglio di annullabilità dell’atto per i tipici vizi del provvedimento amministrativo (es. competenza, eccesso di potere etc), ma, avendo a che fare solo con diritti soggettivi, consiste in un accertamento di validità\nullità del titolo davanti al giudice ordinario (più precisamente al tribunale dell’impresa). Allora perchè si parla di attività amministrativa se si ha a che fare con diritti soggettivi? La motivazione è semplice e risiede nel fatto che i diritti di proprietà industriale hanno una particolare rilevanza sociale e collettiva perché sono diritti esercitabili erga omnes , che sorgono al ricorrere di determinate circostanze di fatto e per iniziativa di soggetti interessati ad acquisire questi diritti. Quindi, la pubblica amministrazione interviene per creare certezza relativamente alla costituzione di questi diritti rendendoli facilmente tracciabili (es. il marchio che viene registrato compare in pubblici registri, per cui la sua esistenza è facilmente consultabili), e verificando che ne sussistano i requisiti (es. prima di procedere a brevettazione è necessaria la verifica dei presupposti). N.B. L’attività amministrativa di brevettazione e registrazione è compiuta dall’ Ufficio italiano brevetti e marchi che fa capo al Ministero delle attività produttive. LEZIONE 2
PERCHÈ SI PARLA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE?
Per rispondere alla domanda è importante soffermarsi sui concetti di “proprietà” e “intellettuale”. Sono diritti di proprietà così definiti nel senso anglosassone di property che non corrisponde al senso romano-continentale di proprietà ma più che altro al concetto di diritto assoluto, cioè property rights ovvero diritti che possono essere fatti valere nei confronti di chiunque. Come i diritti reali, i diritti di proprietà hanno la prerogativa di essere fatti valere non solo fra i soggetti determinati ma possono essere fatti valere nei confronti dell’intera collettività il soggetto obbligato a tenere determinate condotte in virtù dell’esistenza di un diritto di proprietà industriale è chiunque. Intellettuale vuol dire che non si parla di proprietà fisica o di proprietà sulle cose ma di proprietà su aspetti intangibili intellectual property è un diritto assoluto su aspetti intangibili che non si possono definire come cose materiali ma che fanno parte del mondo delle idee, della creatività dei segni. Quindi, i diritti di proprietà industriale sono diritti di natura assoluta che hanno a che fare con materie intangibili, ovvero con realtà immateriali e non fisiche che possono tradursi in un insieme di beni fisici caratterizzati dalla presenza di questa entità immateriali (ES: il marchio coca cola è oggetto di un diritto di proprietà intellettuale della coca cola company e non può essere confuso con le lattine o bottiglie di coca cola su cui quel marchio è impresso). In particolare:
- i marchi hanno a che fare con i segni che servono a distinguere ciò su cui sono apposti,
- mentre i brevetti hanno a che fare con i risultati dell’innovazione tecnologica, ovvero le c.d. invenzioni.
Quindi, il marchio è il diritto di adottare quel segno per contraddistinguere una moltitudine di prodotti, è un diritto immateriale che poi si traduce nella produzione e commercializzazione in un numero potenzialmente illimitato di beni fisici caratterizzati dal fatto di portare quel segno. Analogicamente, in materia di brevetti, bisogna distinguere le invenzioni come idea di soluzione di un problema tecnico che sta nel mondo delle idee e non delle cose concrete e tutti quegli oggetti concreti che incorporano quella concreta invenzione e quella concreta idea ( es. l’invenzione della penicillina per curare le invenzioni batteriche è l’idea di creare un certo farmaco/ classe di farmaci per la cura di determinate patologie che si può poi tradurre in un numero potenzialmente illimitato di beni fisici ovvero i farmaci che realizzano quella idea). La proprietà intellettuale sta a monte nel mondo delle cose ma poi si traduce sempre in oggetti fisici. CHE DISTINZIONE C’È TRA LA PROPRIETÀ CIVILISTICA SUI BENI MOBILI/ IMMOBILI E LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE? La proprietà intellettuale è un concetto diverso rispetto alla proprietà civilistica\codicistica tradizionale, in quanto non è disciplinata alla stessa maniera della proprietà sulle cose fisiche. La proprietà intellettuale si traduce sostanzialmente in un diritto di esclusiva esercitabile su un oggetto , ovvero nel diritto di escludere e di vietare a terzi lo sfruttamento del bene coperto dal diritto di proprietà industriale. Per questa ragione, il diritto di proprietà intellettuale è anche definito come un diritto a contenuto negativo perchè a fronte del diritto soggettivo del titolate sta in capo all’intera collettività un obbligo di non fare, un obbligo di astensione, cioè un obbligo di non sfruttare un determinato marchio - invenzione che è oggetto del diritto stesso. Inoltre, il diritto di proprietà industriale è tipicamente un diritto che dura per un periodo limitato di tempo e in questo caso vi è la grande distinzione con la proprietà: la proprietà fisica è un diritto che non viene mai meno, dura per sempre, mentre ogni diritto di proprietà industriale ha una disciplina proprio per quanto riguarda la durata (ad esempio i brevetti per invenzioni durano 20 anni non prorogabili, i brevetti per modello di utilità durano 10 anni non prorogabili , il design dura per 5 anni prorogabile per un massimo di 5 volte ovvero 25 anni). Fanno eccezione il marchio e le denominazioni/indicazioni geografiche perchè il marchio dura per un periodo limitato di tempo di 10 anni, ma, a differenza dei brevetti, il marchio può essere rinnovato a scadenza per altri 10 anni e anche successivamente, quindi potenzialmente il marchio può avere una durata anche molto lunga nel tempo (esempio: Coca cola è un marchio registrato da moltissimi anni che ha conosciuto molteplici rinnovi). Tuttavia, è chiaro che anche per i marchi qualora il titolare decida di non rinnovare il diritto, questo cesserà di operare al termine della sua durata Quando la durata del diritto viene meno, l’oggetto della proprietà industriale cade in dominio pubblico , il che vuol dire che chiunque potrà sfruttare tale oggetto perchè non sussisterà più alcun diritto di proprietà industriale che riservi ad un soggetto particolare l’oggetto del diritto stesso. QUINDI: i diritti di proprietà industriale sono diritti di esclusiva, esercitabili erga omnes ma che hanno una durata nel tempo limitata (eccezione per marchi e denominazioni geografiche) PERCHÈ VI È UNA DIFFERENZA TEMPORALE DI DURATA TRA LA PROPRIETÀ CODICISTICA E LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE? Per la proprietà codicistica è necessario riservare una determinata risorsa ad un determinato soggetto, per cui non sarebbe possibile uno sfruttamento indiscriminato di un bene fisico (il bene fisico, del resto, è un bene tangibile e limitato, quindi sarebbe impossibile poterlo affidare ad una utilizzazione indiscriminata da parte di chiunque perchè altrimenti si arriverebbe alla distruzione del bene stesso). La proprietà intellettuale, invece, ben si presta a un utilizzo da parte dell’intera collettività in quanto l’utilizzo da parte di un soggetto nulla toglie all’utilizzo da parte di un altro soggetto (questo si nota bene nel campo delle invenzioni: ad esempio, l’idea di utilizzare la penicillina per curare le infezioni batteriche può essere utilizzata da chiunque e l’uso di ciascuno non toglie all’uso di dell’altro). Con riferimento ai beni oggetto di diritto di proprietà intellettuale si parla di public goods , beni pubblici, ovvero beni che per la loro natura sono destinati ad essere utilizzati da chiunque , per cui la fine del diritto di esclusiva si giustifica perchè l’utilizzo da parte del bene di tutti aumenta il valore per la collettività di un certo bene.
Al secondo comma è prevista una regola residuale, basata su un principio opposto a quello della parità di trattamento che è il principio di reciprocità sostanziale per cui quando uno straniero appartiene ad uno dei paesi che non aderiscono alle convenzioni, il trattamento che gli viene riservato è lo stesso che viene riservato ai cittadini italiani SOLO se lo stato al quale lo straniero appartiene a sua volta accorda la reciprocità di trattamento ai cittadini italiani. In altri termini, secondo il principio di reciprocità sostanziale, uno straniero è protetto in Italia tanto quanto il cittadino è protetto nel paese di appartenenza allo straniero. Questa è una regola rudimentale, che ormai trova una applicazione pressoché marginale proprio perché ormai tutti i paesi aderiscono alle convenzioni internazionali. Il comma 3 prevede che: “ Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall'Italia riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui al presente codice, si intendono automaticamente estese ai cittadini italiani”. L’articolo, quindi, detta l’estensione ai cittadini italiani dei benefici di cui gli stranieri godono in virtù delle convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale. Quindi, se una convenzione internazionale garantisce allo straniero in Italia un certo diritto che però non è ancora stato previsto dalla legislazione interna, allora, quello stesso diritto si estende automaticamente anche ai cittadini italiani in funzione della parità di trattamento. (gli artt.4,5,6 sono norme di contenuto specifico sui singoli diritti di proprietà che saranno affrontati più avanti) LEZIONE 3 IL DIRITTO DI MARCHIO Il codice della proprietà industriale dedica a questo tema una ventina di articoli a partire dall’art. 7, il quale si occupa di indicare quali segni possano costituire un valido maschio registrato. La disciplina del codice dedicata ai marchi si riferisce ai marchi registrati, ai diritti titolati sui marchi, mentre non esiste una disciplina specifica dei marchi non registrati, o meglio, il codice tratta del marchio non registrato solo nel limite in cui deve stabilirne i rapporti e i possibili conflitti con i marchi registrati (però è anche vero che la disciplina dei marchi non registrati ricalca per analogia quella dei marchi registrati). L’art.7 si occupa di quali sono i segni che possono costituire validamente un marchio, ma per capire questa disciplina e in generale la disciplina sui marchi, è bene fare delle considerazioni di carattere generale su quale sia la funzione che svolge il marchio secondo la sua disciplina giuridica. La FUNZIONE DEL MARCHIO è quella di essere un segno distintivo , ovvero un segno che ha la funzione di distinguere i prodotti o servizi per cui è utilizzato dal punto di vista della loro origine imprenditoriale: tutti i prodotti o servizi contraddistinti da un certo marchio hanno in comune il fatto di provenire da una certa azienda/ impresa che ha deciso di immetterla in commercio. Il marchio, quindi, svolge una funzione di informazione molto importante per il pubblico perché consente di scegliere i prodotti per il fatto che provengono da una certa impresa, la quale non è indicata con il nome e cognome del marchio ma è individuata come la medesima ogni volta che quel marchio viene utilizzato sui prodotti o servizi (ad esempio, se io trovo sulla saponetta il marchio Dove posso non sapere che quel prodotto proviene da Unilever, ma ciò di cui vengo informato è che tutte le saponette che hanno il marchio Dove provengono da una certa e comune fonte). Quindi il marchio fornisce una informazione sulla costante provenienza dei prodotti da una certa fonte, il che vuol dire che i prodotto che il consumatore acquista provengono da una certa impresa e se il consumatore li ritrova in commercio successivamente e desidera acquistarli, avendo avuto un’esperienza positiva d’acquisto , potrà reperirli proprio grazie all’informazione fornita dal marchio. Allo stesso modo, il marchio fornisce al consumatore anche l’informazione di non acquistare un certo prodotto perchè se il consumatore ha avuto una esperienza negativa di acquisto rispetto ai prodotti contraddistinti da un certo
segno, la volta successiva non riacquisterà i prodotti che sono contraddistinti dal medesimo marchio che li ha lasciati insoddisfatti. Il marchio, quindi, costituisce un canale di comunicazione con i consumatori. Questo canale può essere via via arricchito anche da altri contenuti attraverso la pubblicità commerciale : quando il consumatore trova sul mercato i prodotti recanti un certo segno distintivo, riceverà da tal segno le informazioni riguardanti la sua origine imprenditoriale ma anche le informazioni che gli sono state apprese dalla pubblicità. In generale, le informazioni veicolate dalla pubblicità possono essere:
- delle informazioni di tipo genericamente qualitativo o informativo circa le qualità dei prodotti - c.d. pubblicità informativa;
- le informazioni slegate dalla natura stessa dei prodotti e di carattere suggestivo persuasivo (es. marchio Mulino Bianco per molti anni è stato soggetto alla forte pressione pubblicitaria nella rappresentazione di una famiglia felice che si ritrova intorno alla tavola il fatto di associare la Mulino Bianco all’idea di famiglia, di pranzare insieme e alla felicità della vita famigliare, è un contenuto puramente suggestivo che non ha direttamente a che fare con le caratteristiche dei prodotti ma che comunque dà un contenuto informativo in senso lato al marchio, per cui, quando il pubblico sceglierà i prodotti mulino bianco, penserà anche a quel messaggio. Il marchio, quindi, crea un veicolo di comunicazione grazie alla pubblicità che viene dall’imprenditore e che è associata sempre a quel marchio. Il marchio ha anche un’altra funzione oltre a quella informativa, in quanto crea anche degli incentivi per gli imprenditori a investire sulla qualità dei prodotti perché, attraverso il marchio, l’imprenditore sa che il pubblico potrà riconoscere quella qualità nel mercato, nella molteplicità dei prodotti concorrenti in commercio (se il prodotto ha caratteristiche e qualità particolari gli investimenti effettuati dall’imprenditore saranno riconosciuti e correttamente attribuiti al titolare dal pubblico grazie al riconoscimento del marchio). Non è un caso che gli economisti abbiano studiato come nei mercati dove abitualmente non si utilizzano marchi, la qualità tende a scemare e a livellarsi verso il basso, perché non c’è uno strumento per colui che volesse investire in qualità, per farsi riconoscere dal pubblico e farsi scegliere per gli investimenti effettuati (quindi, non ha poi modo per recuperare quegli investimenti). Esempio classico è quello del mercato delle autovetture usate non certificate: le autovetture recano un marchio ma è il marchio di origine, non il marchio relativo alla loro commercializzazione come prodotti usati, e se un operatore dell’usato volesse selezionare le autovetture da rivendere solo tra quelle che abbiano certe caratteristiche che ne consentano una sicurezza maggiore rispetto alle altre vetture dell’usato, senza un marchio non avrebbe nessun incentivo a farlo, perchè poi non potrebbe far riconoscere sul mercato dell’usato che le sue vetture sono quelle che hanno le migliori caratteristiche (perché queste non sarebbero riconoscibili). Quindi, affinché abbia senso cominciare a investire e selezionare l’usato sulla bontà delle sue caratteristiche, occorre introdurre il marchio, ovvero il marchio del commerciante dell’usato che apponendo quel segno sulle vetture usate da lui commercializzate garantisce al pubblico un certo livello qualitativo e si fa riconoscere. QUINDI il marchio stimola gli imprenditori anche a investire fortemente nella pubblicità perchè più un marchio viene riconosciuto e ricordato per la sua intensa presenza pubblicitaria e più l’imprenditore potrà avere una caratteristica che lo avvantaggia nella concorrenza con gli altri imprenditori il pubblico tende infatti a preferire dei prodotti che gli diano una informazione di affidabilità e di conoscenza che viene rafforzata dalla pressione pubblicitaria. Tuttavia, questo fenomeno per cui il marchio si arricchisce di valore in forza degli investimenti pubblicitari può anche essere visto con preoccupazione: il marchio, infatti, può diventare un elemento di forte barriera all’ingresso per quegli imprenditori che non abbiano ancora effettuato investimenti sui propri segni e sarà per loro molto difficile affacciarsi sul mercato, quando questo è già dominato da imprese che hanno marchi fortemente riconosciuti sui quali c’è un forte investimento pubblicitario.
informazioni che vengono date attraverso il marchio. Nella realtà, invece, il consumato compie scelte molto rapide nei supermercati e ciò è consentito dai marchi, che in questo senso assicurano un abbassamento dei costi di ricerca che il marchio comporta per il consumatore. Questa caratteristica del marchio è un elemento concorrenziale molto positivo. Viceversa, non avrebbe senso il diritto di marchio se non ci fossero una pluralità di offerenti prodotti concorrenti sul mercato. Pensando alla rigida economia sovietica in cui lo stato produceva prodotti uguali (no scelta per i consumatori), non avrebbe avuto alcun senso contraddistinguere i prodotti con un marchio e se anche lo si avesse voluto fare, quel marchio non avrebbe aggiunto informazioni oltre a quella già posseduta dal pubblico, ovvero il fatto che il prodotto proviene da un azienda monopolista statalizzata. QUINDI il marchio è uno strumento essenziale e proprio dell’economia di mercato con una concorrenza più o meno intensa, in quanto è vero che il marchio può anche frenare la concorrenza favorendo una certa posizione di predominio di mercato, tuttavia ciò avviene sempre in un mercato in cui ci sono più operatori che si contendono gli acquisti dei consumatori, ciascuno utilizzano un determinato marchio. ES: se noi volessimo immaginare di lanciare una nuova linea di capsule di caffè sul mercato, si dovrebbe pensare alla difficoltà di affermarsi in un mercato del genere dove già esiste un operatore forte e radicato con una reputazione altissima come Nespresso , che è un marchio che può rappresentare un freno per l’ingresso sul mercato della concorrenza. Torniamo al concetto di funzione distintiva (funzione di origine imprenditoriale). COME VIENE SVOLTA LA FUNZIONE DISTINTIVA? Il marchio svolge questa funzione attribuendo a un solo soggetto il marchio in relazione a una certa categoria merceologica : se un solo imprenditore ha un diritto di esclusiva, cioè un diritto di vietare a terzi di usare un marchio diverso per quella certa categoria di prodotti, allora è chiaro che quando quei prodotti saranno messi sul mercato, contraddistinti da quel marchio, il pubblico potrà dedurre che provengono tutti dalla medesima impresa la funzione distintiva ha un diretto riflesso del diritto di esclusiva di cui gode il titolare dei marchi. Una stessa impresa può essere titolare di più di un marchio (es. Fiat e Barilla sono titolari di tanti marchi a seconda delle varie linee produttive), quindi non è vero che tutti i prodotti di una certa impresa recano uno e un solo marchio tutti i prodotti che recano un certo marchio provengono dalla medesima impresa ma quella impresa può anche utilizzare più di un marchio e più linee produttive. A tal proposito, tra i marchi si distinguono:
- MARCHI GENERALI: contraddistinguono tutti i prodotti di una impresa (es. FIAT)
- MARCHI DI LINEA DI PRODOTTI: i marchi di linea contraddistinguono solo una certa categoria di prodotti (es. i biscotti della Barilla a marchio MulinoBianco). All’interno della linea poi si possono scegliere ulteriori MARCHI SPECIALI per definire sottocategorie di prodotti sempre più limitate (es. Barilla > mulino bianco > pan di stelle, per cui pan di stelle è una sottocategoria della linea mulino bianco che individua un prodotto ancora più specifico). L’imprenditore è libero di apporre quanti marchi desidera sui propri prodotti, generali, di linea, o speciali, e ciascuno di questi veicolerà al consumatore da un lato una informazione di provenienza (tutti i prodotti che recano quel segno provengono dalla stessa impresa) e dall’altro anche informazioni ulteriori. Infatti, mentre i marchi generali hanno solo una funzione di indicazione di origine, i marchi speciali forniscono anche informazioni ulteriori sulle caratteristiche qualitative su una determinata linea o un determinato tipo di prodotti (es. il marchio pan di stelle indica dei biscotti diversi dal marchio macine , ma entrambi indicano che sono prodotti di una stessa impresa). Questo non deve far pensare che i marchi generali non svolgano la funzione di garanzia qualitativa, tuttavia, essa è molto più generica rispetto a quella svolta dai marchi speciali (es. Barilla per il consumatore è un’azienda in campo alimentare che fornisce i prodotti di una certa qualità, ma man mano che il marchio è più speciale, come pan di stelle, la sua componente informativa sulla qualità cresce perché si focalizza su un prodotto determinato).
È possibile che più imprese utilizzino un medesimo marchio per contraddistinguere i relativi prodotti ed è anche possibile che una impresa conceda ad un’altra impresa attraverso un contratto che consente l’uso, c.d. contratto di licenza di utilizzare il proprio marchio, così che più imprese abbiano interesse a contraddistinguere i prodotti da loro messi in commercio con il medesimo segno. Questo consente di parlare sempre di una medesima origine imprenditoriale? In senso lato, la risposta è affermativa, del resto “ medesima origine imprenditoriale ” significa medesima impresa ma anche imprese tra loro collegate tali per cui le decisioni relative all’utilizzo del marchio provengano alla fine da un unico centro decisionale o da centri decisionali dove ci sia comunque un collegamento. Quindi è possibile che un medesimo marchio sia dato in licenza a più soggetti che lo utilizzeranno perchè attraverso i contratti di licenza si potranno accordare delle decisioni coordinate relative all’uso di quel marchio. La funzione distintiva può poi avere un momento di rottura nel momento in cui viene trasferito il marchio da un imprenditore all’altro perchè i prodotti prima della cessione era forniti dall’imprenditore A, dopo la cessione vengono forniti dall’imprenditore B, dove A e B sono due soggetti distinti e anche tra loro non collegati, perchè il contratto di cessione del marchio ha effetti istantanei, per cui il marchio passa immediatamente nella titolarità a un altro soggetto e conseguentemente anche le decisioni in ordine all’uso, che prima erano prese da A, da un momento all’altro vengono assunte da B. In uno scenario del genere, allora, il pubblico potrebbe non riuscire più a distinguere i prodotti perché si tratta di prodotti che provengono da imprenditori diversi ma sono comunque contraddistinti dallo stesso marchio. Questo è coerente con la funzione distintiva o produce confusione per il pubblico? Non si può mettere in dubbio il fatto che, a fronte di una cessione di marchio, la funzione distintiva subisca un momento traumatico, tuttavia, si tende a ritenere che vi sia coerenza tra la cessione e la funzione distintiva, perché, del resto, pur essendo vero che esiste un momento in cui i prodotti vengono entrambi immessi sul mercato, questo momento, in realtà, è un momento destinato a venir meno nel tempo e quindi questa situazione di potenziale confusione tra i prodotti dell’imprenditore A e dell’imprenditore B è una fase temporanea e transitoria. Tuttavia, si reputa comunque, a salvaguardia della tutela distintiva, che i soggetti che hanno rispettivamente ceduto e acquistato il marchio abbiano un onere di informativa al pubblico dell’avvenuta cessione del marchio per evitare che quest’ultimo possa cadere in confusione a seguito della cessione del marchio. Questo è quello che si ritiene da parte della dottrina, mentre non esiste molta giurisprudenza sull’aspetto dell’onere di informativa del mercato che è poi l’aspetto più critico della funzione distintiva. N.B. fino a prima della riforma del 1992, con la quale la legge italiana è stata uniformata alla direttiva comunitaria di armonizzazione in materia dei marchi, era possibile cedere il marchio ma, ai fini della salvaguardia della funzione distintiva, era previsto che tale cessione si dovesse sempre accompagnare con la cessione dell’azienda o del ramo di azienda a cui si riferivano i prodotti contraddistinti dal marchio presso il cedente. Questo significa che il cessionario non subentrava solo nella titolarità dei marchi, ma subentrava anche nel controllo dell’azienda a cui erano riferibili i prodotti contraddistinti dai marchi, e questa continuità aziendale garantiva la prosecuzione della funzione distintiva anche presso il cessionario in sostanza, il cessionario era un soggetto non del tutto estraneo al cedente perchè era subentrato oltre che al marchio anche alla relativa azienda o ramo di azienda. Prima della riforma, quindi, si parlava di cessione vincolata , che era giustificata dalla preservazione della funzione distintiva, e il vincolo era da marchio e ramo di azienda. OGGI (per effetto della riforma) questa disciplina è venuta meno e il marchio è liberamente cedibile quella funzione che svolgeva la cessione vincolata si ritiene sia sopperita dall’onere di informativa al mercato dell’avvenuta cessione. Il legislatore del 1992 ha previsto la libera cessione del marchio , senza la cessione d’azienda, rendendosi conto di dover tutelare non solo la funzione distintiva ma anche la funzione pubblicitaria-attrattiva del marchio. Del resto, un marchio che ha un valore economico in sé considerato, anche staccato da una certa azienda perché è un marchio dotato di c.d. selling power , è un marchio dotato di un grande valore aziendale per cui lo stesso imprenditore può avere interesse a cederlo e a monetizzarlo
del medesimo segno su prodotti o servizi diversi su cui quella particolare forza attrattiva del marchio possa ancora esser sfruttata (o viceversa possa essere pregiudicata) quindi la tutela del marchio per la sua funzione attrattiva e pubblicitaria è una funzione merceologicamente più ampia di quella che viene assicurata per proteggere la funzione distintiva del marchio. Il nostro legislatore ha accomodato la disciplina su queste due principali funzioni del marchio. Infatti, tutti i marchi sono protetti con la tutela limitata che assicura la funzione distintiva, mentre quei marchi che hanno acquisito notorietà sul mercato, sono protetti in modo più ampio anche contro usi non necessariamente simili. Inoltre:
- Il tema della funzione del marchio può incidere sulla disciplina della titolarità del segno, che è una disciplina che si è adattata nel tempo quando il legislatore, con la riforma del ’92, ha preso atto della esigenza di proteggere anche la funzione pubblicitaria e la funzione attrattiva del segno. Fino a prima del 1992, quando il legislatore proteggeva solo la funzione distintiva del marchio, il titolare dello stesso era l’imprenditore , cioè colui che ha l’esigenza di distinguere i prodotti e i servizi che commercializza sul mercato con un certo segno. Viceversa, nella disciplina post-riforma, ovvero in un regime che protegge anche la funzione attrattiva e pubblicitaria del marchio, il titolare del marchio può essere chiunque , perchè chiunque può essere in grado di creare un marchio che abbia questi valori ulteriori. ES: caso Cacao Meravigliao : cacao meraviglia era la sigla di una trasmissione di Renzo Arbore degli anni ’90 ed era diventato talmente noto da essere molto appetibile per imprenditori dei più svariati settori che volessero usare un segno del genere, dato che era già molto conosciuto e apprezzato dal pubblico. Ci fu, allora, una gara per registrare la parola cacao meravigliao per appropriarsene come segno. Per registrarlo, però, non era necessario essere imprenditori, si poteva essere semplicemente soggetti con l’iniziativa di pensare di valorizzare quel segno già noto e già famoso come marchio e pensare in un secondo momento a dare le licenze o a cederlo a un altro imprenditore. Il caso dimostra che per creare segni distintivi non è necessario essere imprenditori ma soggetti che vedono lontano il possibile soggetto di un certo marchio, magari famosi designer, famosi creativi che costruiscono dei marchi particolarmente gradevoli etc. QUINDI: se si vuole tutelare anche questa ulteriore funzione del marchio è più corretto prevedere che chiunque possa essere titolare ed infatti, la riforma sui marchi, riconoscendo anche la funzione attrattiva pubblicitaria, ha mutato il regime sulla titolarità del segno prevedendo che chiunque può essere titolare del marchio.
- Lo stesso discorso vale anche nel momento in cui il marchio viene meno. Secondo la disciplina precedente al 1992, quando era protetta la sola funzione distintiva, l’esistenza del marchio veniva meno con il cessare dell’impresa. Oggi, così come il titolare del marchio può essere chiunque anche il venir meno dell’imprenditore non fa automaticamente cessare l’esistenza il marchio stesso, il quale può continuare a esistere in capo al soggetto non imprenditore visto che può anche spettare a un soggetto qualsiasi. RIASSUMENDO, quindi, con la riforma del 1992 e il riconoscimento della funzione attrattiva e pubblicitaria del marchio, la disciplina si è evoluta in varie direzioni: > è stata riconosciuta una tutela allargata per i marchi che godono di rinomanza e notorietà > è stata riconosciuta la possibilità di cedere il marchio anche senza la cessione di azienda > è stata riconosciuta la possibilità per il soggetto non imprenditore di essere titolare del marchio > è stato riconosciuto il fatto che il venire meno dell’impresa non comporta il venir meno del diritto sul marchio
Quindi, la disciplina si conforma al mutare della funzione del marchio prendendo atto di quanto oggi sia importante la funzione attrattiva pubblicitaria. N.B. La disciplina che analizzeremo durante il corso tiene principalmente conto di queste due funzioni (distintiva e attrattiva-pubblicitaria). La funzione di garanzia qualitativa del marchio, invece, tende a rimanere più sullo sfondo, ad emergere più raramente.
nell’utilizzo. Mentre potrebbero costituire marchio un insieme di lettere (es. sigla) o un insieme di cifre e numeri, perché questo apre a possibilità illimitate di combinazione. Inoltre, possono costituire marchi una particolare grafica anche di una singola lettera o numero perchè l’essere protetto come marchio non è più la lettera o il numero in sé, ma la lettera o il numero con una grafica particolare. Si arriva allora a ritenere che anche una singola lettera o numero eccezionalmente potrebbe diventare numero SE usata intensamente nel tempo da un imprenditore fino a farsi riconoscere come marchio (es. marchio 5 per profumi che dovrebbe indicare dei prodotti di Chanel), però di certo quando si parla di singoli numeri e di singole lettere la possibilità di parlare un segno costituente un marchio e appartenente alla singola impresa crea qualche difficoltà la regola è composizioni grafiche o composizioni di più lettere e più numeri che possono essere registrati come marchi.
- I SUONI sono stati introdotti solo di recente dalla riforma come passibili di registrazione come marchi e sono segni non tradizionali perchè normalmente un suono non ha la funzione di indicare una origine o una provenienza (es. sequenza di note nei negozi\pubblicità della Nespresso è ormai diventata distintiva delle capsule; alcuni costruttori di autovetture come la BMW ha un tipico contrapporsi di suoni, soprattutto nella pubblicità). I suoni potranno essere utilizzati come marchi nella pubblicità oppure nei punti vendita dei prodotti, ciò che conta è che siano suoni che vengono usati con senso distintivo per riferirsi ad una origine imprenditoriale. N.B. il marchio deve essere sempre aggiunto e distinguibile dal prodotto, un qualcosa in più e solo certi suono potranno assurgere al marchio, suoni estranei al prodotto stesso (si parla di produttori di autovetture che hanno registrato come marchio il suono dell’autovettura che si chiude che è particolarmente soffice. Può essere registrato come marchio? Si entra un ambito in cui il confine è delicato da tracciare).
- FORMA DEL PRODOTTO O DALLA CONFEZIONE DI ESSO : certe forme arbitrarie e non essenziali possono costituire anche marchio (vedi art. 9 sui marchi di forma). Es. Una forma di bottiglia per acqua minerale particolare peculiare sono le bottiglie costituite da un cilindro che non è la classica forma della bottiglia si potrebbe pensare che la forma inusuale del contenitore possa assurgere a diventare un segno di distinzione del prodotto e quindi diventare marchio.
- COMBINAZIONI E TONALITÀ CROMATICHE : la legge non dice il colore ma le combinazioni di colore o le particolari tonalità di colore, quindi si dice che possa essere registrata una particolare sfumatura cromatica identificata normalmente con i codici-colore (es. pantone che indica una particolare sfumatura cromatica), oppure le combinazioni cromatiche (es. mettere insieme il blu con arancione, verde con il rosso, creando associazioni di colori particolari. Perché la legge non permette colori singoli ma ammette combinazioni? I singoli colori sono scarsi, mentre quando vengono combinate si hanno più possibile, quindi c’è più scelta e il legislatore vuole che un segno possa essere registrato come marchio se c’è molta scelta per quel tipo di segno anche per gli altri imprenditori, altrimenti si creano dei monopoli su segni scarsi che vengono considerati dal legislatore come elementi di monopolizzazione pericolosa per il mercato. QUINDI i marchi costituiti da combinazioni di tonalità cromatiche sono quei marchi con il quale l’imprenditore colora integralmente il prodotto, la sua confezione oppure quando si parla di marchi che contraddistinguono servizi (es. servizi delle compagnie telefoniche), questi marchi vengono utilizzati nel materiale di promozione e vendita dei relativi servizi e quindi colora, in tutto o in parte, questo materiale se si usa una parola in un certo colore o se si pone a un prodotto un disegno in un certo colore quello NON è un marchio cromatico, ma è marchio costituito da parola+disegno, mentre quando si parla di marchi costituiti da combinazioni cromatiche si intende marchi costituito solo quello (es. marchio Ferrari contraddistingue autovetture costituito dal fatto di avere quella particolare tonalità cromatica di rosso \ es. colori con cui la Tim promuove i suoi servizi con i vari materiali di vendita). N.B. Non è un marchio di colore il marchio costituito da una parola che richiama un colore: se io dico marchio arancio, banca arancio, questo non è un marchio di colore ma è un marchio costituito da parole. SE però registro anche una certa sfumatura di arancione e uso massivamente l’arancione
sui prodotti in vendita allora ho un marchio costituito anche dal colore che non è la parola ma il colore stesso. Le combinazioni cromatiche pongono il problema se per poter opportunamente utilizzare un marchio si dovrà apporre sul prodotto e sul materiale di vendita i colori in quella particolare disposizione reciproca spaziale riportata sul prodotto per cui il marchio è stato registrato o se si possono avere anche dei colori costituiti da combinazioni cromatiche in astratto, cioè non con una disposizione predeterminata che possono essere utilizzati anche disponendo i colori in maniera diversa questo è un punto non chiaramente risolto nella nostra giurisprudenza, certo è che il marchio deve avere una certa costanza di percezione e quindi, se nel suo uso ha troppi elementi di variabilità fa fatica a rimanere segno, rischia di essere tanti segni diversi, quindi la possibilità di registrare disposizione cromatiche senza una disposizione predefinita può porre qualche problema. COSA PUO’ RIMANERE FUORI DALL’ELENCO DEI SEGNI?
i segni che hanno sempre rappresentato un problema, che infatti il legislatore non ha menzionati, e che possono essere registrati a patto che assolvano dei requisiti (ma non è detto che li assolvano), ovvero i segni olfattivi, cioè percepibili all’olfatto e i segni gustativi, cioè percepibili al gusto (es. conferisco un odore al prodotto e quell’odore servirà al pubblico per riconoscere nel tempo l’origine del prodotto, si è in un caso al limite, non è facile trovare esempi di questo tipo). i sono poi i marchi di c.d. posizionamento che sono marchi costituti da disegni o colori che si caratterizzano per la posizione che rivestono sul prodotto, quindi sono marchi al confine tra il marchio di forma, marchio di colore e marchio di disegno (es. marchio costituito da una cucitura gialla larga collocata in contrasto con il bordino della suola che si vede guardando dall’alto verso il basso (es. dr Martens); es. marchio costituito dal color rosso di una certa tonalità particolare apposto sulla suola di una scarpa elegante femminile la cui tomaia abbia un colore diverso dal rosso (scarpe Louboutin)) Inoltre, si parla di marchi di movimento , cioè una serie di immagini in movimento che costituisce un marchio, per cui il pubblico deve percepire che delle immagini vogliono essere un sogno distintivo, vogliono perciò veicolare un messaggio relativo all’origine imprenditoriale (es. brevi sequenze di movimenti potrebbero anche assolvere la funzione di marchi). Ci sono infine i marchi tattili , quelli che si percepiscono al tatto. L’ART. 7, quindi, prevede innanzitutto che i marchi devono essere segni (entità percepibili con i sensi), dopodiché chiarisce che tali segni devono: a) essere atti a distinguere prodotti e servizi , cioè devono essere idoneo a essere percepito come un segno distintivo b) essere suscettibili di essere rappresentati sui registri in modo da consentire a chiunque sia interessato di percepire con chiarezza e precisione che cosa è oggetto di protezione Quindi, il requisito a) richiama la funzione distintiva per cui se un segno non è in grado di veicolare al pubblico l’origine imprenditoriale di un prodotto, non sarà definito come marchio. Questo è un requisito importante per i segni i non tradizionali che non tutti sono atti a distinguere (es. colore, suono etc). Alcuni segni, in origine non atti a distinguere, per il fatto di essere usati in modo ripetuto e costante dal pubblico sul mercato o come elemento di distinzione dei prodotti, può diventare capace a distinguere, mentre vi sono alcuni segni che per come sono realizzati, nonostante l’utilizzo ripetuto, non diventeranno mai atti a distinguere e non potranno mai essere registrasti. Il requisito b) è quello che rende difficile registrare come marchi gli odori, i sapori etc perchè sono difficili da rappresentare in un modo che consenta al pubblico di percepirli in modo chiaro e univoco (anche perché non si ritiene che sia una rappresentazione univoca descriverli a parole). Tuttavia, va tenuto conto che il legislatore non li esclude dalla registrazione e perciò se in futuro, attraverso il progresso tecnico, si trovasse il modo di rappresentare sui registri anche segni destinati ad essere percepiti con sensi dell’olfatto o del gusto o del tatto, allora potranno essere registrati
Lezioni 6-7-8A I MARCHI DI FORMA I requisiti affinché un segno possa costituire marchi registrati sono:
- deve trattarsi di un segno (quindi un’entità percepibile con i sensi)
- il segno deve essere atto a distinguere prodotti e servizi, cioè deve essere idoneo a essere percepito come un segno distintivo
- deve essere suscettibile di essere rappresentato sui registri in modo da consentire a chiunque sia interessato di percepire con chiarezza e precisione che cosa è oggetto di protezione Tra i marchi vi è una distinzione tra marchi tradizionali e marchi non tradizionali. In particolare, i marchi tradizionali sono quelli per i quali non è scontata l’idoneità alla lettera a) o alla lettera b) dell’art. 7 per cui deve essere verificata caso per caso. Tra i marchi non tradizionali sicuramente svolgono una funzione molto importante i MARCHI DI FORMA , ai quali possono essere accostati anche I MARCHI COSTITUITI DA ALTRE CARATTERISTICHE dei prodotti o servizi contraddistinti (ovvero contraddistinti da caratteristiche diverse dalla forma). Questi marchi sono soggetti alla disciplina dell’art. 9 della codice della proprietà industriale, modificato da una recente riforma del 2019 che ha esteso la sua applicazione dai marchi di forma ai marchi costituiti da altre caratteristiche del prodotto (aspetti diversi dalla forma come il colore, il movimento o il suono del prodotto). In particolare, l ’ART. 9 recita: “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto”. Secondo l’articolo, quindi, per i marchi di forma e per i marchi relativi ad altre caratteristiche del prodotto esiste un filtro ulteriore alla registrazione perché la legge esclude dalla registrabilità tutte quelle forme che, benché assolvano i requisiti dell’art.7, sono forme o altre caratteristiche strettamente compenetrate al prodotto stesse. In particolare, la norma prevede che è esclusa la registrabilità del marchio delle: a) forme imposte dalla natura stessa del prodotto, b) forme necessarie per ottenere un risultato tecnico c) forme che danno un valore sostanziale al prodotto Perché in questi tre casi la registrazione non è consentita? Il legislatore si è preoccupato di evitare che attraverso la registrazione come marchio di aspetti importanti, strettamente compenetrati al prodotto, si possa trasformare il diritto di esclusiva sul segno marchio, in una sorta di diritto d’esclusiva sul prodotto stesso. Questa norma, dunque, è espressione del principio fondamentale della estraneità del segno al prodotto: segno e prodotto devono essere due cose distinte, il segno NON può mai confondersi con un aspetto essenziale del prodotto, perché altrimenti il diritto di esclusiva sul segno si trasformerebbe in un monopolio di produzione. Perché la disciplina sui marchi non deve trasformarsi in un monopolio sui prodotti? Innanzitutto, la disciplina sui marchi riguarda soltanto i segni distintivi, mentre quando si tratta di attribuire diritti di esclusiva sui prodotti si entra in una diversa disciplina e in particolare in quella dei brevetti, dei modelli di utilità, del desing. In altri termini, non si vuole che il marchio costituisca un modo di aggirare i requisiti della protezione previsti per i brevetti, per i disegni, per i modelli e fare acquisire al suo titolare una esclusiva sul prodotto anche in assenza dei requisiti di brevettabilità e di tutelabilità come modelli e come disegno. Inoltre, mentre le discipline che riguardano le esclusive sui prodotti sono necessariamente limitate nel tempo (brevetti durano fino a 20 anni, modelli di utilità fino a 10 anni, i design durano fino a 5 anni prorogabili fino a un massimo di 25 e poi tutti cadono in dominio pubblico), viceversa, nella disciplina dei
marchi non esiste un’esigenza di dominio pubblico e il titolare, decorsi 10 anni, può di volta in volta estendere la protezione, rinnovando la propria registrazione di ulteriori 10 anni etc. Quindi, da un lato vi è una disciplina sui segni distintivi che è limitata nel tempo come protezione, dall’altra vi è una disciplina dei diritti di proprietà industriale riferibili ai prodotti che sempre prevede, presto o tardi, la caduta in dominio pubblico a beneficio della collettività. Sono quindi dei tipi di disciplina che, dal punto di vista della durata della protezione, sono incompatibili, per cui è necessario tracciare una linea netta e precisa al fine di evitare contrapposizioni. A ciò provvede, allora, l’art. 9 escludendo dalla registrazione come marchi aspetti dei prodotti che svolgono una funzione importante per i prodotti stessi. QUINDI, il concetto di fondo dell’art.9 è che si vuole creare la creazione di monopoli sui prodotti, perciò chi abbia sviluppato una nuova forma necessaria a un risultato tecnico o che dà un valore particolare al prodotto etc, se vuole godere di protezione non potrà registrarla come marchio ma dovrà verificare se sussistono i requisiti per una diversa forma di protezione (come brevetto, disegno o modello) ed eventualmente, laddove tali requisiti venissero soddisfatti, ottenere un diritto di esclusiva che sarà però limitato nel tempo. Analizzato il concetto di fondo dell’art. 9, analizziamo e commentiamo le singole tre ipotesi previste dallo stesso articolo. a) “ i segni costituiti esclusivamente dalla FORMA IMPOSTA DALLA NATURA STESSA DEL PRODOTTO ” Ci sono prodotti che hanno necessariamente una certa forma, non possono che avere quella forma, che è la c.d. forma imposta , la quale non potrà essere registrata con un marchio, altrimenti vi sarebbe un marchio che monopolizza l’intero mercato di quel prodotto. ES: prodotti naturali dell’agricoltura: le mele hanno una certa forma, le pere hanno una certa forma, etc. Un agricoltore potrebbe registrare quella determinate forma come marchio? No, perché altrimenti monopolizzare l’intero mercato in quanto sarebbe una forma imposta dalla natura stessa del prodotto. Oltre che la forma, la natura stessa del prodotto può imporre anche altre caratteristiche, come la colorazione di un certo prodotto (es. prodotti agricoli che hanno certi colori), texture di un prodotto ovvero la percezione tattile di un prodotto. Questo può valere anche per i prodotti, per i manufatti creati dall’uomo? Esistono in questo settore dei prodotti che hanno una forma imposta dalla loro natura? Parlare di “natura di un manufatto” sembra più un concetto filosofico, tuttavia, dal punto di vista dell’interpretazione dell’art. 9, si ritiene che per identità di ratio, esso sia applicabile anche ai prodotti che si sono standardizzati nella manifattura e che per essere commercializzati devono necessariamente possedere quella forma (ovvero il pubblico si aspetta che quel prodotto abbia quella forma) in questo caso, si ha una forma naturale anche di un manufatto , ovvero di un prodotto realizzato dall’uomo (es. viti e bulloni hanno una forma, il pubblico si aspetta quella che sia quella e non sarebbe quindi possibile registrare queste forme di prodotti come marchi). N.B. in tutti questi casi il marchio relativo alla forma di questi prodotti non può essere registrato perché altrimenti si avrebbe un monopolio sulla produzione stessa. Tuttavia, il marchio che ha quella certa forma potrebbe essere registrato per una diversa categoria dei prodotti (per i quali non rappresentala forma imposta dalla natura stessa). Es. un produttore di cuscini che decidesse di realizzare dei cuscini con la forma di una mela, potrebbe registrare quella forma come marchio per contraddistinguere cuscini? Non si sa se la risposta sia sì o no, ma sicuramente non si rientra nella lettera a) dell’art. 9 perché la forma è quella naturale di un frutto e qui si sta registrando un marchio per un cuscino. Quindi, vi sono delle possibilità di registrare certe forme, magari anche naturali, quando la registrazione viene fatta per altro genere di prodotti. La lettera a), pur essendo di fondamentale importanza a livello teorico per tracciare una linea tra marchi e altro, sicuramente è una norma di scarsa rilevanza pratica, perché la forma naturale di un
