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LA MARCA
A. Función, antecedentes y disposiciones reguladoras de la marca. La marca constituye probablemente el más antiguo bien de propiedad industrial y mediante el uso de marcas los fabricantes y artesanos, desde hace miles de años, vienen distinguiendo sus productos respecto de los similares presentes en el mercado. En los primeros momentos del ius mercatorum, la marca amparaba los bienes presentados por un gremio o corporación (es decir, los hoy llamados marca colectiva). Pero no pasaría mucho tiempo para que cada fabricante o mercader recabara el derecho a utilizar marcas singulares; hecho lo cual cada uno de ellos concentraría sus mejores esfuerzos por acreditar entre su clientela, efectiva o potencial, para acaparar el más amplio sector de la demanda. En España, la historia legislativa de las marcas es muy semejante a las de las patentes y a los restantes bienes de propiedad industrial. La disciplina de las marcas ha corrido en paralelo a la de estas otras modalidades e incluso durante muchos años un mismo texto legal, el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 (EPI). Tal unidad legislativa desapareció a finales del siglo XX y dos leyes especiales vinieron a sustituir al EPI:
- La Ley 11/1986 de Patentes de 20 marzo de 1986 que constituyó la primera etapa en el proceso de vaciado del EPI.
- La Ley 32/1988, de 10 de noviembre de 1988, de Marcas. (Aunque la primera regulación de corte moderno de la marca en el ordenamiento español la constituyó el RD de 20 noviembre de 1850 que fue la primera vez que se legisló la concesión de “certificados de marcas” con la idea de que los propietarios de estos distintivos pudieran hacer valer sus derechos frente a los usurpadores). En la actualidad, el núcleo legislativo esencial esta constituido por la Ley 17/2001 de 7 diciembre, llamada ley de marcas, aunque como dice su Exposición de Motivos, tiene por objeto el régimen jurídico de los signos distintivos, categoría jurídica que configura uno de los grandes campos de la propiedad industrial. Esta Ley regula las marcas, los nombres comerciales y el sistema transitorio de los rótulos de establecimiento, los cuales desaparecen como signos registrables. A la Ley de marcas le ha acompañado su reglamento de ejecución aprobado por RD 687/2002, de 11 julio de 2002. La ley de marcas responde a tres razones principales:
- Dar cumplimiento a la STC 103/1999, de 3 junio, que otorga competencias a las CCAA, para recibir y tramitar ulteriormente en sus primeras etapas administrativas, la solicitud de registro de marca.
- Incorporar a nuestra legislación de marcas ulteriores disposiciones de carácter comunitario e internacional a cuya observancia se ha venido comprometiendo el Estado español.
- Introducir en nuestro ordenamiento ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental que son aconsejables por la experiencia obtenida bajo la vigencia de la ley anterior, las prácticas seguidas por otras legislaciones de nuestro ciclo cultural y la necesidad de adaptar nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de la electronificación de las relaciones jurídico. En el ámbito comunitario , coincide con la ley española la 1ª Directiva 89/104/CEE de 21 diciembre 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marca y el Reglamento de la marca comunitaria 40/94 de 20 diciembre 1993, desarrollado por otros textos posteriores (texto refundido y modificador representado por el Reglamento 207/2009 de 26 febrero). La marca comunitaria se adquiere mediante única inscripción a producirse en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) con sede en Alicante. La exclusiva adquirida por su titular, así como los correspondientes derechos, producen los mismos efectos en el conjunto de la UE, con lo que el ámbito geográfico protegido se extiende a todos los Estados miembros. El problema más relevante a suscitar por la marca comunitaria es el de su convivencia con idénticas o similares marcas nacionales de mayor antigüedad, esto se resuelve en los Arts. 34 y SS., del reglamento 40/1994 estableciendo que el titular de una marca anterior registrada en un Estado que presente una solicitud de marca idéntica para registro como marca comunitaria puede hacer prevalecer la antigüedad de la marca nacional anterior. Son también de mencionar en el ámbito comunitario:
- Reglamentos sobre inadmisión al mercado europeo de productos que violen derechos sobre marcas o de propiedad industrial (reglamentos 3842/1986 y 3295/1994).
- La Directiva 2004/48/CEE hoy incorporada a nuestro ordenamiento mediante la Ley 19/2006, en el sentido de intensificar y unificar los sistemas de protección del derecho de marca. El plazo de validez y renovación del registro de la marca comunitaria es de diez años contados a partir de la fecha de la solicitud. El registro puede renovarse por períodos de diez años. En el ámbito internacional el principio básico en materias de marcas es el de territorialidad, no existe protección universal de marcas sino que la protección se limita al territorio para el que ha sido concedida. Por ello, para proteger una marca internacionalmente es necesario solicitar la protección en los diferentes países en los que se quiere operar. Y, por supuesto, cada una de esas solicitudes estará sujeta a la legislación vigente en el territorio para el que se solicita la protección, de la misma manera que el régimen de la marca que se conceda estará sometido igualmente a esa misma legislación.
- Función publicitaria. La marca por sí misma promueve la comercialización de los productos o servicios. La marca ejerce una vis atractiva sobre los consumidores. C. Finalidad. Con la marca se protegen tres intereses:
- El del propio empresario que produce, comercializa productos o presta servicios: la marca representa para su titular un bien económicamente valioso, ya que es a través de la marca como establece conexión entre su empresa y los productos o servicios que ofrece. En base a esa conexión es posible diferenciar su oferta de la de sus competidores, y que los clientes opten por sus productos o servicios frente a los de éstos últimos. La marca permite conquistar una clientela y conservarla.
- El interés general de los consumidores , ya que la capacidad distintiva de la marca posibilita que éstos experimenten los distintos productos y servicios, adquieran una impresión de los mismos y la tengan en cuenta al decidir en el futuro qué adquirir o usar. Además, pueden asociar esas impresiones a la marca y atribuir a los demás productos o servicios bajo la misma marca un origen y calidad idénticas (Ej. Nestlé). El consumidor goza así de una cierta seguridad sobre lo que se le ofrece en el mercado.
- La marca sirve al interés general del sistema económico , en tanto que es una pieza esencial de la competencia y, en definitiva, del propio funcionamiento del mercado. D. Adquisición sobre el derecho de la marca. Ley de Marcas de 2001, Artículo 2. Adquisición del derecho. _1. El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.
- Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca.
- Si como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria se produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demás derechos de terceros sobre la_
misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente. La marca en Derecho español tras la entrada en vigor de la Ley de Marcas de 2001 se adquiere exclusivamente mediante su concesión con ocasión de la inscripción de la misma en el Registro de Marcas de la OEPM. Como excepción nuestro ordenamiento jurídico otorga protección a las marcas notorias sin que sea precisa su inscripción en la OEPM. Las marcas notorias son protegidas por la Ley de Marcas en los artículos 6.2d) y 34.5 en los cuales se establece que no podrán registrarse como marcas un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser los anteriores notorias o renombrados en España el uso de la marca pueda indicar una conexión entere los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido de la notoriedad o renombre de los signos anteriores. El procedimiento de inscripción se regula en el artículos 11 de la Ley de Marcas de 2001:
- Se inicia con una solicitud por parte del interesado.
- Pasa por la publicación de la solicitud, la apertura a eventuales oposiciones de terceros interesados en plazo de 2 meses y el examen de la OEPM del signo de solicitud y las oposiciones presentadas.
- Culmina con la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial Se permite en una misma solicitud la petición de una multiclase que puede ser utilizada una misma marca para designar dos o más productos incluidos en dos o más clases del Nomenclátor Las modificaciones significativas de la Ley de Marcas de 2001 se ha dado en la circunstancia de que la solicitud ha de presentarse ante el organismo correspondiente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o establecimiento industrial o comercial efectivo, pero los solicitantes que tengan este en Ceuta y Melilla, los no domiciliados en España y los solicitantes con establecimiento llamado virtual tendrán que presentar la solicitud en la OEPM. La solicitud debe ser presentada en Castellano y si lo desean pueden ser presentadas en las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas que las posean E. Clasificación de las marcas. a) Marcas denominativas, gráficas, tridimensionales y mixtas. I. Denominativas: El signo distintivo está integrado por palabras o combinaciones de palabras, tanto en español como en idioma extranjero. II. Gráficas : el signo distintivo está formado por imágenes, figuras, símbolos o gráficos, bien sea uno o varios de la misma especie de entre las enunciadas. III. Tridimensionales : Son las compuestas por el mero envoltorio o envase en el que el producto es ofrecido al público consumidor. La LM incluye las formas del producto o su presentación.
e) Marcas individuales y colectivas. I. Individuales: Aquellas marcas cuyo titular, persona física o jurídica, las registra para usarlas directa, personal y exclusivamente con independencia del posible otorgamiento de licencias respecto de las mimas a favor de terceros. II. Colectivas: Son las registradas por una asociación de productores o fabricantes, comerciantes y prestadores de servicios con la intención de hacer accesible su uso a todos los miembros de la asociación. f) Marcas registradas y marcas notorias. I. Registradas: es cualquier símbolo registrado legalmente para identificar de manera exclusiva uno o varios productos comerciales o servicios. Suele mostrarse de forma abreviada con los iconos ™, M.R. o ®, aunque esto no es indicativo del registro de la marca ante la autoridad competente. II. Notorias: Signo que por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio en el mercado o por cualquier otra causa, sea generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca. F. Composición. Todo el mundo habla de marcas ya sean los consumidores o los productores. Ya hemos dicho qué es una marca, y que lo que busca es ser diferenciada en el mercado. Vamos a ver cómo consiguen las marcas diferenciarse entre ellas. Se valen de los siguientes elementos: A) Componente Verbal****. a) Logotipo: Configuración estética y artística del nombre de la empresa o del producto. Es el tipo de letra que deseamos ver siempre impreso. b) Anagrama: Es la abreviación o deformación del nombre o frase que designa una actividad cualquiera por medio de siglas. B) Componente Icónico: Es cualquier objeto, animal o diseño gráfico que sirve para identificar una empresa o producto C) Componente Cromático : Es el color que identifica a una empresa o producto. Así como el componente verbal y el icónico son registrables, ningún tipo de color puede ser propiedad de ninguna empresa o producto. D) Componente Psicológico. Son las emociones, contribuyen a consolidar las dos dimensiones de la estatura de la marca: 1- Conocimiento. 2- Estima.
G. Requisitos de los signos que han de constituirse en marca. Las llamadas “prohibiciones de registro". De acuerdo con lo establecido en el artículo cuatro de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas), podrán constituir marca: Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas. Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos... Entre otros. (Art. 4. 2 LM). Existe una gran libertad a la hora de elegir un signo como marca. Sin embargo, esta libertad no es una libertad absoluta, pues la propia Ley establece una serie de prohibiciones. Existen dos clases de prohibiciones: Las prohibiciones absolutas y las prohibiciones relativas. G. a. Prohibiciones absolutas. La Ley de Marcas (LM) se refiere a las Prohibiciones absolutas en su artículo cinco, el cual se refiere a aquellos signos que en ningún caso pueden ser constitutivos de marca. El artículo 5 LM establece:
1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: - Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la presente Ley. - Los que carezcan de carácter distintivo. - Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio. - Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. - Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto. - Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres. - Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio. - Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como clase, tipo, estilo, imitación u otras análogas. - Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.
H. El procedimiento de registro. El derecho sobre la marca se adquiere, como regla general, a través del registro válidamente efectuado. El registro de la marca se lleva a cabo en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Una de las grandes novedades de la vigente LM consiste en reforzar el papel de las Comunidades Autónomas en la concesión del registro sobre la marca. La solicitud de registro de la marca ha de presentarse en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento serio y efectivo, de acuerdo con lo establecido en el art. 11. 1 LM. El órgano competente ha de examinar, de un lado, los requisitos formales de la solicitud y el pago de las tasas; y, de otro, si el solicitante se encuentra legitimado para obtener el registro de marca, pudiendo suspender el procedimiento cuando observen irregularidades, e incluso tener por desistida la solicitud cuando aquellas no se subsanen debidamente. Las solicitudes que hubieran superado el examen de forma se remiten a la OEPM, publicándose la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). Sin embargo, la OEPM, de oficio, no procede a examinar y poner de manifiesto las eventuales prohibiciones relativas en que pudiera incurrir la solicitud. La LM establece que las prohibiciones relativas por semejanza entre signos han de ser alegadas exclusivamente por los interesados en el correspondiente trámite de oposiciones. Por su parte, la OEPM realizará de oficio un examen de fondo, pero limitado a poner de relieve si la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones absolutas, o en la concreta prohibición relativa contemplada en el art. 9. 1 b) LM. En caso de existir oposiciones u observaciones, o de haber constatado la OEPM la existencia de alguna prohibición absoluta, se suspenderá el procedimiento, otorgándole al solicitante un plazo para presentar alegaciones. En relación a este plazo, la Ley habla de restablecimiento de derechos. La finalidad del mismo es que el solicitante que sea parte en un procedimiento ante la OEPM, y que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a dicha oficina, será, previa solicitud, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubieran tenido como consecuencia directa la pérdida de un derecho. La solicitud solo será admitida en el plazo de un año a partir de la expiración del plazo no observado. Sin embargo, existe una limitación: no procederá el restablecimiento del derecho sobre la solicitud o sobre la marca cuando en el período comprendido entre la pérdida de aquél y la presentación de la solicitud de restablecimiento, un tercero haya solicitado o registrado de buena fe un signo idéntico o similar. Trascurrido el plazo la OEPM habrá de acordar la concesión o denegación del registro de la marca, procediéndose en ambos casos a la publicación en el BOPI y, en caso de resolución favorable, a la expedición del título de registro de marca. De acuerdo con el artículo 31 de la LM, el registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.
Esquema del procedimiento de registro en la presentación. También viene incluido el formulario de inscripción de la marca en el Registro de Patentes y Marcas. Para que el registro de la marca sea válidamente efectuado, se han de tener en cuenta una serie de principios: H. a. Principio de Rogación. De acuerdo con este Principio, el procedimiento registral solamente puede iniciarse a instancia de parte mediante solicitud dirigida al Registrador para que éste ponga en marcha dicho procedimiento. El Registrador no puede efectuar asientos en el sistema registral si ello no le es solicitado por quien tenga derecho al asiento o resulte perjudicado por él. H. b. Principio de Titulación adecuada. La solicitud ha de acompañarse de la documentación idónea, según el asiento registral pretendido. La LM abre la posibilidad (debido a su carácter abierto) de que reglamentariamente se exijan otros requisitos, condición que ha generado que los interesados acudan previamente al Registro, buscando información sobre signos idénticos o similares con el que se pretende proteger. H. c. Principio de Prioridad. En nuestro OJ, dos o más derechos reales no pueden coexistir sobre una misma cosa en pie de igualdad. Los derechos deben jerarquizarse. El Principio de prioridad se caracteriza por dos normas fundamentales: a) que el que primero llega al registro obtiene la protección registral con preferencia a los que lleguen después. Nadie que llegue a posteriori puede perjudicar los derechos del tercero llegado antes; b) que un documento llegado después que otro, si es completamente incompatible con él, no puede ser inscrito mientras los Tribunales no declaren la preferencia del derecho que contiene y anulen la anterior inscripción. H. d. Principio de Calificación. El principio de calificación se refiere al poder que el legislador concede al Registrador para que, actuando bajo su exclusiva responsabilidad, pueda examinar la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas. Es decir, se trata de un poder basado en el principio de legalidad, por el que el Estado pretende asegurarse de que todo aquello que publica el Registro es válido y puede surtir efectos frente a terceros. I. Contenido del derecho sobre la Marca: Puesto que la función de la marca es la de dar nombre a productos o servicios, no existe inconveniente alguno en que una persona o empresa monopolice un determinado signo
J. Acciones que protegen el Derecho de marca: Para proteger el derecho de marca se disponen de una serie de acciones a favor del titular lesionado, habiéndose reforzado notablemente la tutela del titular de la marca. La competencia para conocer de tales acciones, en el plano civil, recaerá sobre los Juzgados de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado. Dichas acciones civiles (que están sometidas a un plazo de prescripción de cinco años: art.45 LM) son (art.41 LM): a) La de cesación de los actos que violen su derecho b) La de indemnización por los daños y perjuicios sufridos c) La acción tendente a la adopción de medidas para evitar o impedir la violación d) La acción dirigida a la destrucción o cesión con fines humanitarios, a elección del demandante y a costa del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca, salvo que le resulte posible la eliminación del signo sin afectar al producto o que la destrucción produzca un perjuicio desproporcionado al infractor La demanda se decidirá por los trámites del juicio ordinario, salvo que verse exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad (habría de sustanciarse por el procedimiento que le corresponde en función de la cantidad, art. 249.1.4º LEC). En cuanto a la indemnización esta abarca: a) Tanto las pérdidas sufridas (daño emergente) b) Como a las ganancias dejadas de obtener por el titular (lucro cesante) Esta se calculará con arreglo a uno de los criterios que sienta la propia Ley (art. 43, modificado por Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. La Ley incluye la posibilidad de reclamar, además, “la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación o una presentación inadecuada de aquéllas en el mercado” (art.43 LM). En todo caso, sin necesidad de prueba alguna, cuando se declare judicialmente la violación del derecho de marca, su titular tendrá derecho a percibir, en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados (art.43.5 LM). Otra peculiaridad consiste en la fijación por parte del tribunal de una indemnización “coercitiva”, cuando se haya condenado a la cesación de los actos de violación (art.44 LM). Nótese que la Ley lo configura como una indemnización, y no como una multa coercitiva (como ocurre en Derecho de defensa de la competencia). La cuantía de la misma no podrá ser inferior a 600 euros “por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación”. El derecho de marca conoce igualmente una serie de límites:
a) El titular de una marca de producto puede impedir que los comerciantes o distribuidores supriman la marca del fabricante, pero no podrá impedir que añadan por separado la marca comercial propia de tales distribuidores (art.34 LM) b) No podrá el titular de la marca impedir a los terceros comercializar los productos con la marca, siempre que haya producido la “puesta en el comercio” en el Espacio Económico Europeo (la UE mas Liechtenstein, Noruega e Islandia) por el titular o con su consentimiento (art.36 LM). Todo ello salvo “motivos legítimos” justifiquen la oposición. c) Tampoco podrá el titular de una marca oponerse a que un tercero utilice en el tráfico económico su nombre y apellidos (del tercero), cuando éstos coincidan con la marca, siempre que ese uso “se haga conforme a las prácticas legales en materia industrial o comercial” (art. 37 LM). d) Ni tampoco podrá prohibir el uso de la marca ajena, siempre que ello sea “necesario” para indicar el destino del propio producto (art.33.2 LM). K. La marca como objeto de negocios jurídicos: La marca está dotada de un indudable valor patrimonial. Es más, a menudo la marca de fábrica o de comercio se convierte en uno de los elementos de mayor valor económico dentro de la empresa. a) Copropiedad de la marca : Objeto de copropiedad (supuesto expresamente previsto y regulado en el art. 46.1 LM, con particular atención a la cesión de participación de la marca). b) Transmisión de la marca : Por ello la marca es susceptible de ser cedida o transmitida (art.46.2 LM). La transmisión puede producirse, ya sea con el conjunto de la empresa (de hecho, la transmisión de la empresa en su totalidad implica la de sus marcas, salvo que exista pacto en contrario o se desprenda claramente que no se produce dicha transmisión, art.47 LM), o incluso con independencia de la misma (supuesto que expresamente admite la Ley: art. 46.2 LM). c) La licencia de la marca : Es un contrato por el cual el titular de una marca (licenciante) autoriza a otra persona (licenciatario) a explotar dicha marca durante un periodo de tiempo determinado a cambio de una contraprestación. Pese a su importancia, se regula muy escuetamente en la Ley, siendo muchas las lagunas, que pueden colmarse acudiendo a la regulación prevista para los contratos más próximos, como pueda ser la licencia de patentes, o el arrendamiento de cosas. Las licencias pueden abarcar la totalidad o una parte de los productos que comprenda la marca, y podrán asimismo ser exclusivas o no exclusivas, en función, respectivamente, de que solo el licenciatario pueda hacer uso de la marca en el territorio de que se trate (que podrá ser todo o parte del Estado), o de que el licenciante se reserve la facultad de usarla él mismo, o de otorgar más licencias. Pero si no se pacta expresamente lo contrario, el licenciatario tendrá derecho a utilizar la marca durante todo la duración del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional y en relación con todos los productos o servicios para los cuales se hubiera inscrito la marca, y la licencia no será exclusiva (art. 48 y 5 LM).
novedad importante, consistente en que los efectos de la caducidad se producen, no desde la publicación de la misma en el BOPI, sino “desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad”. Son varias las causas de caducidad:
- La caducidad se declara por expiración de la vida legal de la marca sin renovación de la misma.
- Por renuncia del titular sobre la marca (art. 55.1 LM). La vigente Ley de Marcas incorpora varias modificaciones en este terreno, así cuando se plantee una demanda ejercitando la acción de caducidad por parte de un interesado en poder usar la misma marca para sus productos, la Ley establece una importante inversión de la carga probatoria. Será el titular de la marca, y no el demandante de la caducidad, quien tenga que probar el uso de la marca o la existencia de las causas justificativas de la falta de uso (art. 58 LM). Ahora bien se establece que no habrá que declarar la caducidad de la marca si el titular es capaz de demostrar que ha empezado a usar la marca de un modo efectivo “en el intervalo entre la expiración del periodo de 5 años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la demanda de caducidad”. También incurre en causa de caducidad aquella marca que se haya convertido en el comercio “por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual del producto o servicio en relación con el cual la marca ha sido registrada” (art. 55.1 d) LM). Se trata de las comúnmente llamadas “marcas vulgarizadas” que precisamente por su éxito en el mercado, dejan de tener fuerza distintiva. Asimismo incurren en causa de caducidad aquellas marcas que, a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular, puedan inducir a error al público, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos amparados, o cuando el titular dejase de cumplir las condiciones de legitimación fijadas en el articulo 3 LM para obtener el registro de marca.
