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Tema IX: Marcas y otros signos distintivos
CAPÍTULO IX
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS EN EL TRÁFICO
ECONÓMICO
I. COMPETENCIA ECONÓMICA Y SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA
En un sistema competitivo de economía de mercado es indispensable que existan signos distintivos que permitan identificar y diferenciar a las empresas y a sus productos, entendiendo como empresas a todos los operadores económicos que ofrecen productos o servicios en el mercado.
Para que pueda darse esa competencia es preciso que puedan identificarse
los empresarios u operadores que participan en el tráfico ofreciendo sus productos o servicios;
los locales donde ejercen su actividad para la clientela,
los productos o servicios que ofrecen.
Pues bien, cada uno de esos elementos es susceptible de identificación mediante un signo peculiar. Se diferencian, por ello, tres clases de signos distintivos de la empresa dentro de nuestro Derecho:
Las marcas sirven para distinguir los bienes o servicios que produce, distribuye o presta una empre- sa. Se diferencia, por ello, entre marcas de fábrica (producción), marcas de comercio (distribución) y marcas de servicios.
El nombre comercial distingue al propio empresario
El rótulo de establecimiento se aplica al establecimiento entendido como local abierto al público.
II. SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS EN EL TRÁFICO ECONÓMICO
Junto a los signos distintivos de la empresa en sentido estricto - marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento, hay que mencionar otros signos distintivos en el tráfico económico , como son las DENOMINACIONES DE ORIGEN , las INDICACIONES GEOGRÁFICAS y las INDICACIONES DE PROCEDENCIA. Estos signos no pueden pertenecer a una empresa en exclusiva y se diferencian de los anteriores:
Por su función , tratan de poner de manifiesto el lugar geográfico donde los productos han sido elaborados o al que deben su reputación. Y en el caso de las DENOMINACIONES DE ORIGEN , éstas no sólo tratan de expresar el lugar geográfico de donde el producto procede, sino además que el pro- ducto debe sus características al medio geográfico y ha sido producido de acuerdo con las normas establecidas por una autoridad que es la que controla la utilización de la denominación de origen. Por lo que se refiere al derecho exclusivo que otorgan. o En el caso de la marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento , sólo el empresario o empresarios titulares pueden hacer uso de esos signos en el tráfico económico. o Por el contrario, las indicaciones de procedencia pueden ser utilizadas por todos los empresa- rios que elaboran sus productos en el lugar geográfico al que la indicación de procedencia se refiere.
o Y las denominaciones de origen e indicaciones geográficas pueden ser aplicadas por los distin- tos empresarios a todos los productos procedentes del área geográfica indicada en la denomi- nación y que han sido elaborados de acuerdo con las normas y bajo el control de la autoridad encargada de la supervisión de la denominación de origen.
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III. RELACIÓN ENTRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA Y LAS PATENTES
La protección tanto de los signos distintivos de la empresa, como de las nuevas creaciones industriales por medio de patentes, es objeto de la Propiedad Industrial.
Existen algunas características comunes , que justifican su integración dentro de la misma rama del ordenamiento jurídico:
Son instituciones que otorgan todas ellas derechos exclusivos sobre bienes inmateriales que se integran en el patrimonio empresarial y que son susceptibles de transmisión. La concesión de tales derechos exclusivos corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas, que hace esa concesión atendiendo al orden de prioridad de las solicitudes presentadas. Pero existen diferencias fundamentales entre ambas normativas.
La regulación o De las patentes tiene por finalidad esencial el impulso del progreso tecnológico e industrial. Ello hace que la noción de novedad sea esencial para el otorgamiento del derecho de exclusiva , el cual sólo se concede para las invenciones que no hubieran sido conocidas antes de presentada la solicitud de protección. Finalidad : progresar la tecnología y la industria son las nuevas crea- ciones industriales. o De los signos distintivos de la empresa. Finalidad: conseguir que los clientes potenciales puedan identificar y distinguir en el mercado los diversos productos y servicios que se ofrecen , los em- presarios y sus establecimientos. El requisito fundamental e indispensable es la aptitud diferen- ciadora, que permita distinguir e individualizar en el mercado los bienes, empresarios o esta- blecimientos a los que se aplique el signo. Así ocurre que el hecho de que un signo fuera ya co- nocido o incluso usado con anterioridad no impide que pueda ser objeto de un derecho exclusi- vo. Objeto protegido ,
o En las patentes son las invenciones , esto es, las reglas que indican cómo se ha de actuar para obtener un resultado industrial.
o En las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento , lo que se protege es un signo que sirve para diferenciar a los productos o servicios, a los empresarios o a los establecimientos. Contenido del objeto protegido:
o El titular de la patente tiene derecho a impedir a los terceros la producción de bienes o servi- cios utilizando la invención patentada.
o El titular de la marca sólo puede impedir que a un tipo determinado de productos o servicios se les aplique el signo protegido. Lo que no podrá impedir es la fabricación misma de los produc- tos o la producción de los servicios, que podrán ser comercializados distinguiéndolos con otros signos que no sean confundibles con la marca protegida. Duración del derecho exclusivo ,
o En las patentes es de duración limitada y no prorrogable. o El derecho sobre los signos distintivos tiene una duración indefinidamente prorrogable , por medio de las sucesivas renovaciones. Ello es así porque en este caso la libre utilización del signo protegido por parte de terceros no sólo no reportaría ninguna ventaja industrial o tecnológica, sino que privaría de valor a la marca y daría lugar a la confusión de la clientela en el mercado.
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V. NOCIÓN Y FUNCIONES DE LA MARCA
Según el artículo 4.1 de la Ley de Marcas (LM) «se entiende por marca todo signo o medio susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras». El derecho exclusivo sobre la marca , no se refiere al signo en abstracto, sino a la relación entre el signo y los productos o servicios que identifica. Así pues, la función esencial de la marca consiste en identificar y distinguir los productos o servicios a los que se aplica.
asegurar que todos los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial. La jurisprudencia reitera que sirven también a la protección de los consumidores , en la medida en la que les permiten identificar y distinguir los diversos productos o servicios que se ofrecen en el merca- do, permitiendo así la elección entre ellos.
Debe suponer una cierta homogeneidad de los productos o servicios a los que se aplica. En cuanto a la función de garantía de la marca: T iene apoyo legal en aquellos ordenamientos en que se impone al titular de la marca una responsabi- lidad por los daños ocasionados a los consumidores por los productos marcados. Supone la respon- sabilidad del fabricante por los productos defectuosos.
Como parte de esa garantía, la responsabilidad del titular de la marca por la publicidad engañosa que pueda hacer de los productos marcados aplicando al efecto la prohibición de publicidad engañosa establecida en la Ley General de Publicidad y de la Competencia Desleal. VI. CLASES DE MARCAS Puede ser marca cualquier elemento que por su naturaleza sea apto para distinguir productos o servi- cios en el mercado, y por lo tanto en todas las leyes se encuentran enumeraciones no exhaustivas, sino puramente enunciativas , se establece que pueden constituir marcas los signos o medios siguientes :
1. ATENDIENDO A LOS SENTIDOS a través de los cuales pueden percibirse esos signos: vista, oído u olfato:
a) Denominativas. Es decir, son marcas constituidas por una o varias palabras que designan directa- mente el bien o servicio que se pretende identificar y que pueden ser vistas , pueden ser leídas y pueden ser también transmitidas oralmente, pueden ser oídas. b) Gráficas o emblemáticas , son las que se dirigen a su percepción por la vista y consisten en imágenes o dibujos. c) Marcas mixtas en las que se mezclan la denominación y el dibujo.
d) marcas tridimensionales , son modelos con tres dimensiones, que son las que plantean básicamente el problema de las interferencias con los modelos industriales. Son las que se utilizan para proteger los envases. e) Marcas auditivas. Por ejemplo , la señal de identificación de una emisora de radio es una marca auditiva. Y se habla incluso, aunque parece un planteamiento bastante teórico, de marcas olfativas.
2. POR SU RELACIÓN CON OTRAS MARCAS : principales o derivadas. Una vez que se tiene una marca principal es posible conseguir después otras marcas derivadas , que reproducen el elemento distintivo principal de la marca anterior, pero añaden otros elementos distintivos secundarios, de tal manera que se va creando lo que podríamos decir que es una especie de constelación de marcas. 3. POR LA TITULARIDAD DE LAS MARCAS : individuales y colectivas , según el titular sea una única persona que tiene el derecho exclusivo o el derecho exclusivo se otorgue en favor de un conjunto de personas. Y entre las marcas colectivas tienen especial importancia las marcas de garantía , porque cuando hay una
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pluralidad de personas con derecho a utilizar una misma marca, la utilidad de ésta puede consistir en que su utilización signifique que existe una garantía sobre la composición o la forma de producción del producto.
4. POR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL QUE DISTINGUEN , las marcas pueden ser de fábrica, de comercio y de servicio. Un mismo producto puede reunir una pluralidad de marcas que indican las sucesivas etapas que ha ido pasando el producto en su elaboración. Por ejemplo, una camisa puede llevar la marca de la tela, la del fabricante y la del establecimiento que realiza la venta. 5. POR SU GRADO DE DIFUSIÓN : marcas notorias y renombradas. Esta distinción tiene importancia a la hora de establecer el ámbito de protección de la marca. a. Las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se ha difundido dentro del sector económico al que pertenecen los productos o servicios de que se trata. b. las marcas renombradas son aquellas cuya difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por el público en general. VII. REQUISITOS OBJETIVOS DE LA MARCA 1. REQUISITOS Y PROHIBICIONES ABSOLUTOS Y RELATIVOS
Para que un signo pueda ser protegido como marca , esto es, atribuir a su titular el derecho exclusivo a su utilización, es preciso que reúna ciertos requisitos: Requisitos absolutos , que debe reunir el signo en sí mismo considerado , sin compararlo con otros signos ya protegidos, cuya titularidad corresponda a otras personas. Requisitos son relativos , puesto que su concurrencia se establece relacionando y comparando el signo que se pretende proteger con los signos ya protegidos a favor de otras personas.
Esta distinción aparece tanto en la LM como en el RMC al diferenciar entre prohibiciones absolutas y relativas al registro de una marca. Pues bien, el régimen jurídico de ambos difiere en la:
JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIACIÓN absolutos responden a exigencias prevalentes del interés público ;
relativos responden prevalentemente a la protección de intereses particulares. COMPROBACIÓN DE LOS REQUISITOS Absolutos ha de hacerse de oficio tanto por la OEPM como por la OAMI
relativas sólo podrá hacerse cuando medie oposición del titular del derecho afectado. LAS ACCIONES DE NULIDAD.
Absolutos En la LM mientras la acción para que se declare la nulidad de las marcas que se han otorgado en contravención de las prohibiciones absolutas es imprescriptible
relativas no puede ejercitarse por el titular del derecho anterior si ha tolerado el uso de la marca posterior con conocimiento de ese uso durante cinco años consecutivos. LEGITIMACIÓN ACTIVA
prohibición absoluta , está legitimada cualquier persona prohibición relativa sólo están legitimados los titulares de las marcas o derechos afectados
Además, la acción de nulidad no procede si el titular del derecho anterior ha dado expresamente su consentimiento al registro de la marca posterior (art. 52.3 RMC).
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puesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un «secondary meaning» (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca. Por ello, cuando el término genérico ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de él en el mercado, el signo es protegible como marca y no podrá ser demandada la nulidad de la marca en el caso de que se hubiera registrado.
c) El hecho de que un signo sea genérico no significa que no pueda formar parte de una marca que incluya otros signos que den al conjunto que constituye la marca la necesaria aptitud diferenciadora. Es más, la propia ley prevé que la conjunción de varios signos genéricos tenga , como conjunto, aptitud diferencia- dora y ser, por tanto, protegible como marca.
C. Autonomía material del signo
El signo debe poder existir materialmente como algo distinto e independiente del producto o servicio.
Por ello se prohíbe el registro como marcas de las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco
D. El signo no debe inducir a error al público sobre el producto o servicio
Un principio general de la protección contra la competencia desleal y de la defensa de los consumido- res consiste en la prohibición de cualesquiera actuaciones en el mercado que puedan inducir a error al público.
En Derecho de Marcas, al prohibir el registro de los signos que puedan inducir a error al público sobre el producto o servicio distinguido por la marca , especialmente sobre su naturaleza, características, calidad o procedencia geográfica.
La prohibición absoluta se refiere, al error al que puede inducir el signo sobre el producto o servicio al que ese signo se aplica como marca. Por tanto el error se refiere a la relación entre el signo y los productos o servicios para los que se pide el registro de la marca. No se trata aquí del error por confusión con los productos o servicios de un competidor; el error por confusión daría lugar a una prohibición relativa.
La STS aplica la prohibición absoluta de nulidad por inducción a error sobre la procedencia geográfica de los productos a los que se pretendía aplicar la marca «Herencia Cubana» para cigarros no procedentes de Cuba.
Tanto la LM como el RMC establecen la prohibición más específica , que incorpora lo dispuesto en el art. 23 ADPIC, de registrar signos que incorporen indicaciones de procedencia geográfica para vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia aunque se indique el verdadero origen del producto.
E. El signo no debe estar constituido por signos oficiales que identifiquen a Estados o a entes públicos o por signos a los que se confiera legalmente un significado determinado
F. Signos contrarios a la Ley, las buenas costumbres o el orden público Así, por ejemplo, estaría prohibida una marca de significado racista.
3. REQUISITOS Y PROHIBICIONES RELATIVOS
A. Significado
Para que un signo pueda ser registrado y protegido como marca, para que se pueda otorgar el derecho exclusivo a su utilización como marca , es preciso que no perjudique a los derechos anteriores ya adquiridos, que recaigan sobre ese mismo signo. Para comprobar si concurren o no esos requisitos o prohibiciones relativos es preciso comparar el signo que se desea proteger como marca con los signos protegidos por derechos anteriores.
Los derechos que pueden verse afectados por la hipotética protección de un signo determinado como marca son de tres clases :
signos distintivos de la empresa (marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento). otros derechos de propiedad industrial o intelectual. derechos de la personalidad y denominaciones o razones sociales.
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B. Signos distintivos de la empresa anteriormente protegidos
a. Riesgo de confusión e intereses en juego
Para evitar el riesgo de confusión el signo debe tener aptitud diferenciadora en abstracto , ( no basta que no sea genérico - requisito absoluto - ) y una aptitud diferenciadora en concreto ( requisito relativo ) frente a los signos de la empresa que estén ya prioritariamente protegidos.
Regla básica que para determinarlo: es preciso realizar una doble comparación , esto es, tanto de los signos, como de los productos o servicios a los que se aplican para distinguirlos en el mercado. Ésta es la regla conocida como de ESPECIALIDAD DE LA MARCA , que significa que la protección de la marca no se refiere al signo en sí mismo, sino al signo como medio para distinguir en el mercado determinada clase de productos o servicios.
Para que exista riesgo de confusión deberá darse identidad o semejanza de los signos aplicados precisamente a productos o servicios similares.
b. Signos entre los que debe establecerse la comparación
Para determinar la concurrencia de este requisito relativo de registro, debe establecerse la comparación:
entre el signo que se pretende proteger como marca ( referido a una clase determinada de productos o servicios )
con los signos de la empresa ( marcas, nombres comerciales o rótulos de establecimiento ) prioritariamente registrados , esto es, protegidos en virtud de una solicitud de registro que goce de prioridad frente a aquella cuya aptitud diferenciadora es objeto de consideración.
SIGNO QUE SE PRETENDE PROTEGER COMO MARCA EN ESPAÑA , habrá de compararse con los signos distintivos de la empresa cuya protección para España haya sido prioritariamente solicitada, ante la OEPM, así como las marcas comunitarias cuya solicitud ante la OAMI ( Oficina de Armonización del Mercado Interior ) goce de prioridad.
Las marcas y nombres comerciales no registrados pero notoriamente conocidos en España también han de ser tenidos en cuenta.
SIGNO QUE SE PRETENDE PROTEGER COMO MARCA COMUNITARIA , habrá de compararse con las marcas comunita- rias anteriores y las marcas protegidas en los EEMM de la UE que gocen de prioridad, así como con los signos distintivos que otorguen en cada uno de esos Estados un derecho exclusivo de carácter no local, como ocurre en España con los nombres comerciales.
c. La prioridad entre los signos objeto de comparación
La fecha de prioridad de registro de un signo distintivo es:
la de presentación de su solicitud ante la OEPM ( directamente o a través del órgano autonómico competente ) o ante la OAMI según se trate de una marca nacional o comunitaria;
anterior a esa fecha, si el solicitante reivindica la prioridad unionista correspondiente a una solicitud presentada para la misma marca en un país miembro del Convenio de la Unión de París para la Protec- ción de la Propiedad Industrial, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud ante la OEPM o la OAMI. En ese caso se considera como fecha de prioridad relevante para la comparación, la de presentación ante la Oficina extranjera que se reivindica.
Esa misma prioridad puede reivindicarse aunque la solicitud anterior no se haya presentado en un país unionista , si el Estado en cuestión reconoce a las solicitudes presentadas en España un derecho de prioridad con efectos equivalentes al unionista.
También puede reivindicarse la prioridad de la marca que hubiere sido usada en una exposición oficial u oficialmente reconocida.
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La STS ha considerado que son productos similares las motos con la marca «Harley-Davidson» y un juguete con reproducción a escala de esas motos que llevaba la misma marca.
g. Comparación entre signos
La identidad o semejanza entre signos , que puede dar lugar al riesgo de confusión , puede ser fonética, gráfica o conceptual , y por consiguiente la comparación debe hacerse desde esa triple perspectiva. Para que el riesgo de confusión exista es suficiente que se produzca en cualquiera de los tres aspectos.
En general la confrontación entre los signos debe hacerse comparándolos en su conjunto. Cuando se trata de signos complejos la comparación debe hacerse, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, pero dando prevalencia a los elementos dotados de especial fuerza diferenciadora.
La comparación ha de hacerse atendiendo a la percepción de los consumidores de los productos de que se trate; percepción referida a « un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz ».
La decisión sobre si en un caso concreto existe o no semejanza entre dos signos está en principio atribuida a los tribunales de instancia (de lo mercantil), lo cual no impide que, al tratarse de la aplicación de un concepto jurídico indeterminado , esas decisiones sean revisables en casación cuando se denuncie una vulneración manifiesta del buen sentido o raciocinio lógico.
h. Riesgo de asociación y aprovechamiento indebido de la reputación ajena
El riesgo de asociación es una modalidad del riesgo de confusión, y puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta.
Opera en relación con las marcas notorias o renombradas, entre productos y servicios similares. Sirve para la protección de las marcas notorias La STS declara que existe riesgo de asociación con la marca notoria «Harley-Davidson» para motos, por la utiliza- ción de esa misma denominación para un juguete consistente en una reproducción a escala de las famosas motos mencionadas. Aprovechamiento indebido de la reputación ajena opera también para productos y servicios totalmente distintos.
La prohibición del aprovechamiento indebido de la reputación ajena se aplica a la protección de las marcas o nombres renombrados.
C. Otros derechos exclusivos anteriores
a. Consideraciones generales
Para que un signo pueda ser protegido como marca no debe colisionar con un derecho exclusivo anterior sobre ese mismo signo. Constituye por ello una prohibición relativa de registro como marca , el hecho de que el signo que se pretende proteger esté ya protegido por un derecho exclusivo anterior de propiedad industrial o intelectual o por un derecho anterior de la personalidad o constituya un nombre comercial, denominación o razón social notorios.
b. Otros derechos de propiedad industrial o intelectual
Los otros derechos de propiedad industrial que no protegen signos distintivos y que pueden impedir la protección o registro como marca son los MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES. En efecto, el modelo o dibujo industrial puede coincidir con el signo gráfico que pretende protegerse como marca.
En materia de propiedad intelectual también puede producirse la colisión con las marcas , especialmen- te con los SIGNOS GRÁFICOS y también con los títulos de OBRAS LITERARIAS O MUSICALES y con las denomina- ciones de PERSONAJES DE FICCIÓN.
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Para la protección de la propiedad intelectual debe tenerse en cuenta que esa protección nace con el
hecho mismo de la creación de la obra , sin necesidad de ninguna clase de registro, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de propiedad industrial. Ciertamente la Ley española de Propiedad Intelec- tual regula un registro , pero la inscripción en él no es constitutiva , sino que tiene relevancia solamente a efectos de prueba.
c. Derechos de la personalidad
El NOMBRE, SEUDÓNIMO O IMAGEN DE UNA PERSONA constituyen signos que pueden constituir marcas.
Los derechos de la personalidad tienen una doble incidencia en relación con las marcas.
En el aspecto positivo , se trata de establecer si el titular de esos derechos está legitimado en todo caso para exigir la protección de su nombre, seudónimo o imagen como marca.
En el aspecto negativo , si puede impedir que un tercero sin su autorización registre como marca alguno de los signos protegidos como derechos de la personalidad.
El principio general consiste en que los signos protegidos como derechos de la personalidad y las marcas son ámbitos autónomos , que sólo tienen interferencias cuando aquellos signos pretenden utilizarse como marcas o cuando esos signos protegidos como derechos de la personalidad son ampliamen- te conocidos entre el público:
TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD sobre el nombre, el seudónimo, la imagen o cualquier otro signo no da derecho por sí sola a la utilización y al registro de ese signo como marca. Sólo será posible ese registro si no es incompatible la nueva marca con los signos distintivos anteriormente registrados. Y en sentido contrario , cuando un SIGNO PROTEGIDO COMO DERECHO DE LA PERSONALIDAD ( nombre, apellidos, seudónimo, imagen u otro) sea conocido por la generalidad del público , su titular podrá im- pedir que un tercero, sin su autorización , registre ese signo como marca. Ello es lógico puesto que en este caso se daría un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
d. Nombre comercial y denominación o razón social notorios
La LM prohíbe , con prohibición relativa , que sin autorización del titular puedan registrarse como marcas los nombres comerciales o denominaciones o razones sociales usados o notoriamente conocidos con carácter prioritario en el conjunto del territorio nacional, con los que exista riesgo de confusión por la identidad o semejanza del signo y de las actividades, productos o servicios.
VIII. REQUISITOS SUBJETIVOS DEL TITULAR DE LA MARCA Y ADQUISICIÓN DEL DERECHO
Puede solicitar y ser titular de una marca cualquier persona natural o jurídica de nacionalidad española o que reúna los requisitos de nacionalidad, domicilio o establecimiento mercantil establecidos en la LM o en el RMC respectivamente (arts. 3 LM y 5 RMC).
El Derecho europeo se ha pronunciado por la adquisición de la marca no por su uso como en el Derecho norteamericano, sino por su REGISTRO. Ofrece una ventaja fundamental, la seguridad jurídica. Quien desea adquirir el derecho sobre una marca puede comprobar con la mayor facilidad, acudiendo al Registro de marcas, si existe alguna marca anterior que sea incompatible con la que él desea registrar.
Existen supuestos excepcionales en que el uso de una MARCA NO REGISTRADA pero notoriamente conoci- da en España , puede atribuir derechos a su titular:
puede presentar oposición a la concesión de una marca posterior idéntica o semejante para productos o servicios idénticos o similares, o reclamar ante los Tribunales la nulidad de esa marca. derecho a prohibir que los terceros utilicen en el tráfico económico sin su consentimiento cual- quier signo idéntico o semejante para productos o servicios similares.
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En el procedimiento de concesión de las marcas españolas:
1. el examen de los requisitos mínimos que debe reunir la solicitud para obtener la fecha de presenta- ción y de los requisitos formales corresponde al órgano autonómico ante el que deba realizarse la presentación de la solicitud, a la OEPM si es ella la competente para recibir la solicitud. 2. Una vez superado el examen de los requisitos formales,
si tuvo lugar ante un órgano autonómico , éste debe remitir a la OEPM la solicitud con todo lo actuado. Es la OEPM la que tiene competencia para examinar de oficio si concurre alguna prohibición abso- luta, así como para recibir y resolver sobre las oposiciones y sobre la concesión de la marca.
3. LOS REQUISITOS O PROHIBICIONES RELATIVOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN
Ni la OEPM ni la OAMI realizan un examen de oficio para comprobar si la solicitud incurre en alguna prohibición relativa.
Se publica la solicitud para que los terceros puedan presentar oposición alegando las prohibiciones relativas , en los dos procedimientos, en el caso de marca española se hace en el « Boletín Oficial de la Propiedad Industrial »:
En el procedimiento ante la OEPM también se pueden alegar las prohibiciones absolutas Ante la OAMI los terceros sólo pueden hacer observaciones sobre las prohibiciones absolutas , pero no pueden presentar oposición en base a tales prohibiciones. Si la OEPM o la OAMI, según los casos, no comprueban en su examen de oficio la existencia de alguna prohibición absoluta y si no se presenta oposición, o si presentada oposición ésta es rechazada, se procede al registro de la marca.
Al resolver sobre el registro de la marca es posible que
éste se conceda parcialmente , esto es, para una parte de los productos o servicios solicitados, a los que no afecten las prohibiciones absolutas o relativas que se hayan alegado en el procedimiento de concesión. a la vista de los reparos formulados de oficio o de las oposiciones presentadas, el solicitante retire, limite, modifique o divida la solicitud. Contra la denegación del registro cabe siempre presentar recurso, igual que puede presentarlo quien hubiera presentado una oposición que hubiera sido desestimada.
4. SOLICITUDES DE MARCAS ESPAÑOLAS POR TRANSFORMACIÓN DE MARCAS INTERNACIONALES Y COMUNITARIAS
Las solicitudes de registro internacional de marcas para España , presentadas al amparo del Arreglo y Protocolo de Madrid sobre Registro internacional de marcas , a partir de su publicación por la Oficina internacional están sujetas a la misma tramitación que las solicitudes de marcas nacionales ante la OEPM, pudiendo por tanto presentarse oposición y ser denegada la concesión.
Cuando el registro internacional de una marca que tenía efectos en España ha quedado sin efecto por su retirada, caducidad, denegación, revocación, cancelación o invalidación , el registro internacional puede transformarse en marca española presentando ante la OEPM la correspondiente solicitud.
Cuando una solicitud de marca comunitaria sea desestimada o retirada o una marca comunitaria deje de producir efectos , el solicitante o titular de la marca puede cursar a la OAMI una solicitud de transforma- ción en marca nacional.
Si se solicita el regi stro de una marca española por transformación de una solicitud o una marca comunitaria esa solicitud tendrá la tramitación especial prevista en la LM.
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En todos los casos, la fecha de prioridad a tener en cuenta para juzgar la concurrencia de los requisitos absolutos o relativos de la marca o solicitud de marca española será
la que corresponda a la solicitud de registro internacional con efectos para España
la que corresponda a la solicitud de la marca comunitaria
X. CONTENIDO DEL DERECHO
1. NOCIÓN GENERAL SOBRE EL DERECHO EXCLUSIVO
La MARCA REGISTRADA otorga a su titular el derecho exclusivo a utilizar en el tráfico económico el signo en que consiste la marca para identificar productos o servicios iguales o similares a aquellos para los que la marca ha sido registrada.
El derecho exclusivo se refiere a la utilización en el tráfico económico, en el mercado, de la relación entre el signo y los productos o servicios para los que ha sido otorgada la marca.
2. ASPECTOS POSITIVO Y NEGATIVO DEL DERECHO EXCLUSIVO
Cabe distinguir en ese derecho exclusivo dos aspectos: el aspecto positivo , consistente en el derecho del titular a utilizar en el tráfico económico el signo en qué consiste la marca para los productos o servicios para los que se ha otorgado
el aspecto negativo consistente en el derecho a impedir que ningún tercero sin la autorización del titular pueda utilizar en el tráfico económico una marca confundible. Así como la tenencia, ofreci- miento o negociación en el mercado de los productos distinguidos con la marca protegida El dcho del titular es absoluto
El derecho exclusivo de marca protege la relación entre el signo y el producto o servicio. Por tanto hay actuaciones que violan ese derecho exclusivo. Pueden enunciarse como tales:
a) Poner el signo protegido como marca en los productos o en su presentación
b) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, o fabricar, importar o exportar, ofrecer o almacenar esos medios de identifica- ción cuando exista la posibilidad de que esos medios se utilicen para actos de violación de la marca c) Suprimir la marca del producto o de su presentación
d) Sustituir el producto al que se aplica la marca (este supuesto se puede producir fácilmente, por ejemplo, cuando se rellenan envases con la marca original con productos no originales), y e) Alteración o modificación del producto tras su comercialización por el titular de la marca y antes de su adquisición por el destinatario final. EL titular de la marca , sólo tiene derecho a impedir que se ponga el signo protegido como marca en el producto o servicio destinado al tráfico económico; el titular de una patente , tiene derecho a impedir la fabricación del producto o la prestación del servicio protegido por la patente.
La otra categoría de actos de violación es aquella en que el acto realizado en el tráfico económico tiene por objeto el producto o servicio ya identificado por el signo protegido como marca.
Entre otros actos: el ofrecimiento, comercialización o almacenamiento con ese fin de los productos marcados o el ofrecimiento o prestación de los servicios con el signo; así como la importación, exportación o sometimiento a cualquier régimen aduanero de los productos marcados, como por ejemplo el tránsito o el depósito, asimismo, la utilización del signo, referido a los productos o servicios para los que se ha concedido la marca en los documentos de negocios y en la publicidad y también la utilización del signo en redes telemáticas y como nombre de dominio.
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5. ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL DEL DERECHO EXCLUSIVO
El ámbito territorial del derecho exclusivo es
el territorio español para las marcas nacionales españolas y el territorio de toda la Unión Europea para las marcas comunitarias.
El ámbito temporal del derecho exclusivo de marca es de 10 años contados desde la fecha de presenta- ción de la solicitud.
Esta duración del derecho puede inducir a error, puesto que el registro de la marca tanto nacional como comunitaria es indefinidamente renovable por períodos ulteriores de diez años y esa renovación es automática, bastando para ello que se presente la correspondiente solicitud y se paguen las tasas. De alguna manera cabe considerar, por tanto, que la duración del derecho de marca es indefinida, siempre que se soliciten las renovaciones pagando las tasas correspondientes.
XI. ACCIONES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA
Con carácter general el titular de una marca registrada puede ejercitar acciones civiles o penales ante los Tribunales ordinarios para exigir cualesquiera medidas que estime necesarias para la salvaguardia de su derecho exclusivo.
La LM admite, expresamente que los litigios sobre violación de marcas puedan someterse a arbitraje.
La enumeración de acciones civiles no es exhaustiva, cabe distinguir:
1. Aquéllas tendentes a impedir que se realice o que continúe la violación del derecho exclusivo de marca , pueden ejercitarse contra cualesquiera personas que en el tráfico económico realicen actos de violación de la marca: las acciones de cesación : único medio a través del cual puede hacerse respetar el derecho exclusivo del titular. Permite al titular del derecho de marca lesionado exigir la cesación de los actos que violen su derecho
Es fundamental que se otorgue inmediatamente, aunque sea con carácter de medida provisional La norma lo que pretende es permitir que se ejerciten las acciones de cesación fundamentalmente frente a los prestadores de servicios de intermediación operativa en la sociedad de la información (estos no responden, en principio por la ilicitud de las informaciones que ellos no han generado) Una acción no prevista expresamente en la LM, pero que evidentemente puede ejercitar el titular de la marca especialmente frente a quienes comercializan los productos marcados en el mercado, es la de exigir que informen al titular del derecho de marca sobre la identidad de los terceros que les hayan suministrado los productos marcados. de adopción de medidas para impedir que prosiga o se inicie la violación Puede solicitarse en particular que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envol- torios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la viola- ción del derecho de marcas
de destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos ilícitamente marcados de publicación de la sentencia.
2. La acción de indemnización de daños y perjuicios procede cuando ya han tenido lugar el acto o actos de violación de la marca. Hay infractores del derecho exclusivo de marca que responden en todo caso de los daños y perjuicios causados, mientras que otros infractores sólo responden cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia.
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Responden en todo caso
quienes hayan puesto el signo en los productos o servicios o en su presentación o en los envol- torios o embalajes
quienes hayan hecho la primera comercialización de los productos o servicios marcados quienes realizan actos de violación de marcas notorias o renombradas.
quien suprime la marca del producto o servicio sin consentimiento del titular, puesto que esa actuación siempre se realiza mediando culpa o negligencia.
La responsabilidad cuando el infractor ha actuado con culpa o negligencia atendiendo a las circuns- tancias del caso, especialmente si el titular de la marca o la persona legitimada para ejercitar la ac- ción han advertido suficientemente al infractor, identificando la marca y requiriendo el cese con la violación.
Los daños y perjuicios que pueden reclamarse al infractor son de distinta naturaleza :
los correspondientes a las pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener ;
el perjuicio ocasionado al prestigio de la marca , especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquéllos en el mercado
los gastos de investigación para obtener pruebas de la violación de la marca
La indemnización coercitiva no inferior a 600 euros por día transcurrido sin que el infractor cumpla la condena de cesar en su violación de la marca.
El principio general para la fijación de los daños y perjuicios es que la indemnización comprende las pérdidas sufridas, las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de marca a causa de la violación de su derecho.
La propia LM fija una indemnización legal mínima , cuya cuantía no es preciso probar, consistente en el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamen- te marcados. El titular de la marca podrá exigir una indemnización superior a la mínima establecida, pero los daños y perjuicios que reclame por encima del mínimo legal fijado deberá probarlos
Criterios alternativos a elección del perjudicado para fijar esa indemnización.
Esa indemnización puede comprender las consecuencias económicas negativas , entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la marca si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que este último haya obtenido de la explotación de la marca. A los daños así calculados puede añadirse una indemnización del daño moral , aunque éste no haya dado lugar a la existencia de un perjuicio económico que hubiera sido probado.
El otro criterio legalmente previsto para fijar la indemnización de daños y perjuicios consiste en la cantidad a tanto alzado , que como precio hubiera debido pagar el infractor al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiere permitido llevar a cabo su explotación conforme a dere- cho (art. 43.2.b LM, según la Ley 19/2006, de 5 de junio).
Solamente se pueden exigir los daños y perjuicios correspondientes a los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.
La LM prevé tres acciones , además de la indemnización de daños y perjuicios, para contrarrestar las consecuencias de la violación de la marca:
la destrucción o cesión con fines humanitarios , si ello fuera posible, a elección del actor, de los productos ilícitamente marcados que estén en poder del infractor, salvo que sea posible la elimina- ción de la marca sin afectar al producto o la destrucción produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o propietario
Tema IX: Marcas y otros signos distintivos
Según la STJCE mencionada «el concepto de " ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca " ("aprovechamiento indebido" en la terminología del art. 34.2c LM) - también designado con los términos de " parasitismo " y de " freeriding " no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo distintivo o similar». La marca notoria o renombrada NO REGISTRADA tiene protección legal a pesar de no estar registrada, pero esa protección se limita a los productos o servicios similares a aquellos para los que se utiliza la marca notoria o renombrada. Es decir que para la protección de las marcas notorias o renombradas no registradas, sí que se aplica el principio de especialidad de la marca.
Por lo demás el carácter notorio o renombrado de la marca , tanto SI ESTÁ REGISTRADA O NO lo está, debe tenerse en cuenta:
a) Para permitir la protección como marca de un signo originariamente genérico («secondary meaning»). b) Para juzgar con criterios más estrictos el riesgo de confusión.
c) Para hacer responsables a todos los infractores de los daños y perjuicios causados por la violación de la marca, al presumirse «iuris et de iure» que han actuado con culpa o negligencia. d) Para fijar la indemnización de daños y perjuicios por violación de la marca, especialmente por el daño causado al prestigio de la misma. e) Para considerar que el registro de una marca ajena notoria o renombrada se hace de mala fe , razón por la cual adolece de una causa de nulidad absoluta que da lugar a una acción imprescriptible de nulidad.
XIII. CARGAS QUE PESAN SOBRE EL TITULAR DE LA MARCA
Para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca tiene que cumplir con determinadas cargas que son fundamentalmente las de usar la marca, ejercitar las acciones por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovar la marca.
1. El titular de una marca tiene que cumplir con la carga de usarla si quiere conservar el derecho exclusivo y poder hacerlo valer frente a los terceros. La falta de uso efectivo de la marca para los productos o servicios para los que está registrada se sanciona , si esa falta de uso se ha prolongado durante cinco años a partir del registro o se hubiera suspendido durante un plazo ininterrumpido también de cinco años. La sanción más drástica por la falta de uso de la marca es la caducidad.
Existen, además, otras sanciones que consisten básicamente en limitar la eficacia del derecho exclusi- vo que corresponde a la marca no usada.
2. El titular de la marca queda sin embargo exonerado de la obligación de usarla , cuando existan causas justificativas de la falta de uso. Esas causas justificativas tienen que resultar de circunstancias en las que el titular no puede influir. Así, en el RMC (art. 43.2) se establece que en el procedimiento de concesión, puede exigirse al titular de una marca que ha presentado oposición que justifique el uso de la misma.
Frente al titular de una marca que ejercita una acción por violación de la misma, el demandado podrá solicitar, por vía de excepción, que el titular pruebe que la marca ha sido objeto de un uso real y efectivo. Y tampoco puede declararse la nulidad de una marca en base a la existencia de una marca anterior , si ésta no está siendo usada. Corresponde al titular de la marca tanto la carga de la prueba del uso de la misma. La prueba puede hacerse por cualquier medio admisible en Derecho. El uso que se exige de la marca tiene que ser efectivo y real en el ámbito territorial en que la marca está protegida.
Tema IX: Marcas y otros signos distintivos
3. El titular está obligado a ejercitar las acciones por violación de su derecho una vez que ha conocido que la violación ha tenido lugar. Si habiendo conocido la inscripción de una marca posterior o el uso de la misma no ejercita las accio- nes que le corresponden en un plazo de cinco años desde aquel conocimiento, el titular pierde su derecho a pedir la nulidad de la marca posterior y a impedir el uso de la misma. 4. El titular de la marca para mantener su derecho exclusivo tendrá que renovarla cada diez años.
XIV. MARCA Y SOLICITUD DE MARCA COMO OBJETO DE PROPIEDAD
La marca es un bien mueble inmaterial especialmente valioso, cuyo valor se mide por la cifra de negocios que se hace con el producto o servicio distinguido por la marca. Y ese bien mueble inmaterial puede pertenecer conjuntamente a diversas personas y ser objeto de negocios jurídicos y derechos reales.
La marca puede pertenecer proindiviso a varias personas produciéndose un supuesto de cotitularidad.
Esa cotitularidad se rige:
1. Por lo acordado entre las partes; 2. En su defecto por lo dispuesto en el artículo 46.1 Ley de Marcas 3. Por último, por las normas del Derecho común sobre comunidad de bienes (arts. 392 a 406 CC). La marca, y la solicitud de marca, en cuanto bien mueble inmaterial que es, puede ser objeto de dere- chos reales y de negocios jurídicos.
Los negocios jurídicos que pueden realizarse para transmitir o ceder total o parcialmente una marca:
La cesión es la transmisión total de la titularidad sobre la marca ; en virtud de la cesión quien era
titular de la marca deja de serlo, pasando la titularidad a otra persona distinta. Este cambio de titularidad puede resultar de negocios o instituciones jurídicas : herencia, donación, permuta, compraventa, aportación social , etc.
Es sin embargo, habitual que la cesión de la marca se realice por medio de una compraventa , por lo
que a menudo se equiparan cesión y compraventa de la marca. En sentido propio habría que consi- derar que el negocio jurídico es la compraventa , y la cesión es el cambio de titularidad originado por aquélla.
La licencia permite el derecho a usar la marca. Derecho que puede surgir de negocios o institucio-
nes jurídicas diversas: usufructo, aportación social o contrato de licencia en sentido estricto. Así el contrato de licencia , sería el negocio jurídico en virtud del cual se autoriza a una persona a usar una marca. Normalmente la licencia es retribuida por medio de regalías, es decir, que es habitualmente un contrato oneroso; pero también podría pensarse en licencias gratuitas, como se dan a menudo entre diver- sas empresas del mismo grupo.
Tanto la cesión como la licencia de la marca se pueden producir sin necesidad de ceder ni arrendar la empresa o la parte de la empresa dedicada a la producción de los bienes o servicios que identifica la marca.
Si se transmite la empresa en su integridad o la parte de la empresa dedicada a la producción de los bienes y servicios identificados por la marca, deberá presumirse que se transmite también la marca, a no ser que exista un acuerdo en contrario o que la falta de transmisión resulte claramente de las circunstan- cias.
Para que el cesionario o el licenciatario puedan prevalerse de su condición de tales frente a terceros será imprescindible que la cesión o la licencia se inscriban en el registro correspondiente
En virtud del contrato de licencia el titular de la marca, licenciante , otorga a un tercero , licenciatario , el derecho a utilizar la marca a cambio del pago de una regalía , para productos determinados y dentro de un ámbito geográfico concreto.
