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LECCIÓN. MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS EN EL TRÁFICO
ECONÓMICO
1. - COMPETENCIA ECONOMICA Y SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA
En un sistema competitivo de economía de mercado es indispensable que existan signos distintivos que permitan identificar y diferenciar a las empresas y a sus productos, entendiendo como empresas a todos los operadores económicos que ofrecen productos o servicios en el mercado. Para que pueda darse esa competencia es preciso que puedan identificarse los empresarios u operadores que participan en el tráfico ofreciendo sus productos o servicios; es preciso que puedan identificarse los locales donde ejercen su actividad para la clientela, y es preciso, además que puedan identificarse los productos o servicios que ofrecen. Pues bien, cada uno de esos elementos es susceptible de identificación mediante un signo peculiar. Se diferencian, por ello, tres clases de signos distintivos de la empresa dentro de nuestro Derecho:
- Las marcas sirven para distinguir los bienes o servicios que produce, distribuye o presta una empresa. Se diferencia, por ello, entre; marcas de fábrica (producción), marcas de comercio (distribución) y marcas de servicios.
- El nombre comercial distingue al propio empresario.
- El rótulo de establecimiento se aplica al establecimiento entendido como local abierto al público. El rótulo tiene un ámbito de protección local, porque al servir para distinguir un establecimiento abierto al público, la clientela de ese establecimiento vendrá condicionada por la propia ubicación geográfica de aquél. La atribución de todas las competencias ejecutivas de registro de los rótulos de establecimiento a las CCAA con competencias de ejecución en materia de propiedad industrial. Ello no obstante la protección de los rótulos que ya estaban registrados se mantiene durante un largo período de tiempo, y en todo caso los rótulos no registrados tendrán siempre la protección de la LCD contra los actos de confusión. Históricamente la protección de los nombres comerciales y de los rótulos de establecimiento, mediante su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto sólo estaba previsto el registro de marcas de fabrica, que es tanto como decir a las marcas de productos. Pero hoy en día, las marcas pueden registrarse para identificar tanto productos como servicios. 2. - SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA Y OTROS SIGNOS DISTINTITVOS EN EL TRÁFICO ECONÓMICO Signos distintivos de la empresa:
• En sentido estricto: marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento
(estos últimos en trance de extinción como signos registrales). Estos otorgan derecho exclusivo a los empresario/s titulares.
• Otros signos distintivos en el tráfico económico : denominaciones de origen,
indicaciones geográficas y las indicaciones de procedencia. No otorgan derecho exclusivo.
Las indicaciones de procedencia pueden ser utilizadas por todos los empresarios que elaboran sus productos en el lugar geográfico al que la indicación de procedencia se refiere. Y las denominaciones de origen e indicaciones geográficas pueden ser aplicadas por los distintos empresarios a todos los productos procedentes del área geográfica indicada en la denominación y que han sido elaborados de acuerdo con las normas y bajo el control de la autoridad encargada de la supervisión de la denominación de origen. La indicación de procedencia como la denominación de origen o la indicación geográfica tratan de poner de manifiesto el lugar geográfico donde los productos han sido elaborados o al que deben su reputación. Y en el caso de las denominaciones de origen, éstas no sólo tratan de expresar el lugar geográfico de donde el producto procede, sino además que el producto debe sus características al medio geográfico y ha sido producido de acuerdo con las normas establecidas por una autoridad que es la que controla la utilización de la denominación de origen. La marca no tiene nada que ver con esos otros signos distintivos, puesto que su función no consiste en expresar el lugar geográfico donde los productos han sido elaborados.
3. – RELACIÓN ENTRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA Y LAS PATENTES La protección tanto de los signos distintivos de la empresa, como de las nuevas creaciones industriales por medio de patentes, es objeto de la Propiedad Industrial , existiendo, por tanto, entre unas y otras instituciones (signos distintivos y patentes) algunas características comunes, que justifican su integración dentro de esa misma rama del ordenamiento jurídico. Se trata, en efecto, de instituciones que otorgan todas ellas derechos exclusivos sobre bienes inmateriales que se integran en el patrimonio empresarial y que son susceptibles de transmisión. Y, además, la concesión de tales derechos exclusivos corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas , que hace esa concesión atendiendo al orden de prioridad de las solicitudes presentadas. Hay que evitar, sin embargo, la idea errónea consistente en considerar que la normativa que rige las instituciones de protección de las creaciones industriales y la
Es posible obtener el derecho exclusivo sobre una marca para su explotación en el territorio español a través de dos cauces diferentes: el nacional y el comunitario. En España, Ley 17/2001 de Marcas, presentando la correspondiente solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (LM), desarrollada por el Reglamento RD 687/ (RLM). También puede protegerse una marca en el territorio español gracias a la obtención de una marca comunitaria, esto es una marca protegida en todo el territorio de la UE, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento 40/94/CE sobre la Marca Comunitaria. Estas marcas comunitarias han de ser solicitadas ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), que tiene su sede en Alicante. Es necesario tener en cuenta también la vigencia en España del Reglamento 1383/2003/CE relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos. Este Reglamento Comunitario permite retener en aduana, denegando el despacho a libre práctica, las mercancías que se identifiquen con marcas usurpadas. Dado que en España rigen normas legales sobre marcas tanto de la UE como puramente internas, es preciso tener en cuenta la jurisprudencia que se dicta en aplicación de cada uno de esos conjuntos normativos. Por una parte hay que considerar la jurisprudencia dictada por el TJCE , que puede referirse bien a recursos interpuestos contra decisiones de la OAMI sobre concesión o denegación de marcas comunitarias, y que aplican por tanto el Reglamento sobre la marca comunitaria, bien para resolver cuestiones prejudiciales planteadas para interpretar el Reglamento sobre despacho a libre práctica o la Primera Directiva en materia de marcas. El TJCE es igualmente competente para interpretar las normas del Acuerdo ADPIC a los efectos de su aplicación por las autoridades judiciales de los Estados miembros en materias como las marcas en las que la Comunidad Europea ya ha legislado mediante la promulgación de la Primera Directiva y el RMC (STJCE 2000). En el ámbito interno español hay dos líneas de jurisprudencia.
1. La jurisprudencia contencioso-administrativa del TS que resuelven los recursos
planteados contra la concesión o la denegación de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
2. La jurisprudencia de la Sala 1ª del TS, referente al ejercicio de acciones por parte
de los titulares de marcas o contra ellos (acciones por violación de marca o de otros signos distintivos y acciones de nulidad y caducidad principalmente).
5.- NOCIÓN Y FUNCIONES DE LA MARCA
Según el art. 4.1 de la Ley de Marcas (LM) "se entiende por marca todo signo o medio susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras ". Obsérvese pues, que la marca no es solamente un signo, sino esencialmente un signo que se relaciona con productos o servicios determinados dentro del mercado para identificarlos y distinguirlos. Por tanto, el derecho exclusivo sobre la marca, no se refiere al signo en abstracto, sino a la relación entre el signo y los productos o servicios que identifica. Así pues, la función esencial de la marca consiste en identificar y distinguir los productos o servicios a los que se aplica. La marca sirve para asegurar que todos los productos o servicios distinguidos con ellas tienen el mismo origen empresarial, y también sirve para la protección de los consumidores, en la medida en la que les permiten identificar y distinguir los diversos productos o servicios que se ofrecen en el mercado, permitiendo así la elección entre ellos. La marca debe suponer una cierta homogeneidad de los productos o servicios a los que se aplica. También se habla de la función de garantía de la marca que se impone al titular de la marca una responsabilidad por los daños ocasionados a los consumidores por los productos marcados. Se trata de la denominada responsabilidad del fabricante por los productos defectuosos. Asimismo cabe considerar como parte de esa garantía, la responsabilidad del titular de la marca por la publicidad engañosa que pueda hacer de los productos marcados aplicando al efecto la prohibición de publicidad engañosa
establecida en la Ley General de Publicidad y de la Competencia Desleal.
6.- CLASES DE MARCA
En principio puede ser marca cualquier elemento que por su naturaleza sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado , y por lo tanto en todas las leyes se encuentran enumeraciones no exhaustivas, sino puramente enunciativas. Así en la LM establece que pueden constituir marcas los signos o medios siguientes: a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas, b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos, c) Las letras, las cifras y sus combinaciones, d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o de su presentación, e) Los sonoros; y, f) Cualquier combinación de los signos anteriores.
utilización signifique que existe una garantía sobre la composición o la forma de producción del producto. Por la actividad empresarial que distinguen:
- Las marcas de fábrica, de comercio y de servicio. Las más antiguas son las de fábrica (Revolución industrial en el s. XIX); pero después se han ido extendiendo a todos los ámbitos de la actividad económica. Mas, lo que importa señalar es que un mismo producto puede reunir una pluralidad de marcas que indican las sucesivas etapas que ha ido pasando el producto en su elaboración. Por ejemplo, una camisa puede llevar la marca de la tela, la del fabricante y la del establecimiento que realiza la venta. Por su grado de difusión se distinguen:
- Las marcas notorias y renombradas. Las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se ha difundido dentro del sector económico al que pertenecen los productos o servicios de que se trata, mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por el público en general. Esta distinción tiene importancia a la hora de establecer el ámbito de protección de la marca. 7. - REQUISITOS OBJETIVOS DE LA MARCA 7.1. Requisitos y prohibiciones absolutos y relativos Para que un signo pueda ser protegido como marca, esto es, atribuir a su titular el derecho exclusivo a su utilización, es preciso que reúna ciertos requisitos. Esos requisitos son de distinta naturaleza:
- (^) Requisitos absolutos , que debe reunir el signo en sí mismo considerado, sin compararlo con otros signos ya protegidos, cuya titularidad corresponda a otras personas.
- Requisitos relativos , puesto que su concurrencia se establece relacionando y comparando el signo que se pretende proteger con los signos ya protegidos a favor de otras personas. Esta distinción entre requisitos absolutos y relativos de la marca aparece tanto en la LM como en el RMC al diferenciar entre prohibiciones absolutas y relativas al registro de una marca. El régimen jurídico de los requisitos (prohibiciones) absolutos y relativos varía en puntos fundamentales. Esa diferenciación se justifica porque:
- Mientras los requisitos absolutos responden a exigencias del interés público;
- Los requisitos relativos responden a la protección de intereses particulares. La manifestación más evidente de los distintos intereses protegidos consiste en que la falta de un requisito relativo, puede no tener ninguna consecuencia si el titular
del derecho que se viera afectado da su autorización para que esta sea protegida o simplemente no presenta oposición para que sea registrada. La diferencia se manifiesta en otros aspectos. Así:
- La comprobación de las prohibiciones absolutas ha de hacerse de oficio tanto por la OEPM como por la OAMI
- Mientras que la denegación por supuestos de prohibiciones relativas sólo podrá hacerse cuando medie oposición del titular del derecho afectado. Otra diferencia fundamental del régimen jurídico de los requisitos (prohibiciones) absolutos y relativos se manifiesta en las acciones de nulidad.
- La acción para que se declare la nulidad de las marcas que se han otorgado en contravención de las prohibiciones absolutas es imprescriptible.
- La acción de nulidad por violación de las prohibiciones relativas no puede ejercitarse por el titular del derecho anterior si ha tolerado el uso de la marca posterior con conocimiento de ese uso durante 5 años consecutivos desde la publicación de la concesión en el BOPI. (prescribe). También es distinta la legitimación activa para el ejercicio de la acción de nulidad:
- (^) Para el ejercicio de la acción de nulidad por violación de una prohibición absoluta , está legitimada cualquier persona física o jurídica, así como la OEPM
- Para la acción de nulidad por violación de una prohibición relativa sólo están legitimados los titulares de las marcas o derechos afectados
7.2 Requisitos y prohibiciones absolutos En atención a razones de interés público, para que un signo pueda ser protegido como marca es preciso que reúna los siguientes requisitos absolutos: A. El signo debe reunir los requisitos que concurren en la noción legal de marca La primera prohibición absoluta consiste en que no pueden constituir marca los signos que no sean conformes con la noción legal de marca del art. 4.1 LM. Para poder registrarse como marca el signo ha de ser susceptible de representación gráfica, esto es, de representación visualmente perceptible, y ha de servir para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. B. Autonomía intelectual del signo: aptitud diferenciadora en abstracto (genericidad) El signo debe tener autonomía frente a los productos o servicios a los que se pretende aplicar como marca. Y esta autonomía tiene dos manifestaciones:
1. Intelectualmente, el signo no es independiente del servicio o producto, cuando
se trata del signo habitualmente utilizado en el tráfico para designar precisamente a esa clase de servicio o producto. Esto significa que el signo tiene que tener aptitud diferenciadora en abstracto, esto es, debe ser apto para distinguir en el mercado a unos productos o servicios frente a los productos o servicios idénticos
evitar que la protección del derecho de marca llegue a conferir a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o características utilitarias de un producto, susceptibles de ser buscadas por el usuario en los productos de los competidores". C. El signo no debe inducir a error sobre el producto o servicio Un principio general de la protección contra la competencia desleal y de la defensa de los consumidores consiste en la prohibición de cualesquiera actuaciones en el mercado que puedan inducir a error al público. Este principio se encuentra también en Derecho de Marcas, al prohibir el registro de los signos que puedan inducir a error al público sobre el producto o servicio distinguido por la marca, especialmente sobre su naturaleza, características, calidad o procedencia geográfica. La prohibición absoluta se refiere, pues, al error al que puede inducir el signo sobre el producto o servicio al que ese signo se aplica como marca. Por tanto el error se refiere a la relación entre el signo y los productos o servicios para los que se pide el registro de la marca. No se trata aquí del error por confusión con los productos o servicios de un competidor; el error por confusión daría lugar a una prohibición relativa. Tanto la LM como el RMC establecen la prohibición más específica, que incorpora lo dispuesto en el art. 23 ADPIC, de registrar signos que incorporen indicaciones de procedencia geográfica para vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia aunque se indique el verdadero origen del producto. Esta prohibición coincide en gran medida con lo dispuesto en el art. 12 LCD. D. El signo no debe estar constituido por signos oficiales que identifiquen a Estados o a entes públicos o por signos a los que se confiera legalmente un significado determinado Existen varias prohibiciones absolutas que pueden sintetizarse en el principio según el cual no pueden registrarse como marcas los signos oficiales para identificar Estados o entes públicos, ni los signos establecidos legalmente con un significado público determinado. E. Signos contrarios a la ley, las buenas costumbres o el orden público
7.3 Requisitos y prohibiciones relativos A. Significado Para que un signo pueda ser registrado y protegido como marca, esto es, para que se pueda otorgar el derecho exclusivo a su utilización como marca, es preciso que no perjudique a los derechos anteriores ya adquiridos, que recaigan sobre ese mismo signo. A este necesario respeto de derechos anteriores responde la exigencia de que el signo que se quiere proteger como marca reúna unos requisitos relativos, o dicho en los términos legales, no esté incurso en las prohibiciones relativas de registro. Para comprobar si concurren o no esos requisitos o prohibiciones relativos es preciso comparar el signo que se desea proteger como marca con los signos protegidos por
derechos anteriores. Los derechos anteriores que pueden verse afectados por la hipotética protección de un signo determinado como marca son de tres clases:
- Signos distintivos de la empresa (marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento; estos últimos mientras subsista su protección registral en virtud de la disp. transit. 3a LM).
- Otros derechos de propiedad industrial o intelectual.
- Derechos de la personalidad y denominaciones o razones sociales. B. Signos distintivos de la empresa anteriormente protegidos a) Riesgo de confusión e intereses en juego. Para evitar el riesgo de confusión no basta con que el signo que se pretende proteger como marca tenga aptitud diferenciadora en abstracto, esto es, no basta que no sea genérico (requisito absoluto), sino que tiene que presentar además aptitud diferenciadora en concreto (requisito relativo) frente a los signos de la empresa que estén ya prioritariamente protegidos. Esto significa, que no es suficiente la comparación de los signos enfrentados en sí mismos considerados, sino que es preciso realizar una doble comparación, esto es, tanto de los signos, como de los productos o servicios a los que se aplican para distinguirlos en el mercado.Esta es la regla conocida como de especialidad de la marca , que significa que la protección de la marca no se refiere al signo en sí mismo, sino al signo como medio para distinguir en el mercado determinada clase de productos o servicios. Así para que exista riesgo de confusión deberá darse identidad o semejanza de los signos aplicados a productos o servicios similares. b) Signos entre los que debe establecerse la comparación. Para determinar la concurrencia de este requisito relativo de registro, debe establecerse la comparación entre el signo que se pretende proteger como marca (signo referido a una clase determinada de productos o servicios) con los signos de la empresa (marcas, nombres comerciales o rótulos de establecimiento) prioritariamente registrados, esto es, protegidos en virtud de una solicitud de registro que goce de prioridad frente a aquella cuya aptitud diferenciadora es objeto de consideración. Si se trata de un signo que se pretende proteger como marca en España, habrá de compararse con los signos distintivos de la empresa cuya protección para España haya sido prioritariamente solicitada, es decir, las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento cuyo registro haya sido solicitado con prioridad ante la OEPM, así como las marcas comunitarias cuya solicitud ante la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) goce de prioridad, pues esas solicitudes se equiparan a solicitudes de marcas españolas. Si se trata de un signo que se pretende proteger como marca comunitaria, habrá de compararse con las marcas comunitarias anteriores y las marcas protegidas en los EEMM de la UE que gocen de prioridad, así como con los signos distintivos que otorguen en
- Signos idénticos para productos o servicios semejantes.
- Signos semejantes para productos o servicios idénticos.
- Signos semejantes para productos o servicios también semejantes. De esta enumeración de supuestos resulta evidente que para determinar si existe riesgo de confusión hay que proceder a una doble comparación, para establecer: 1) si existe identidad o semejanza entre los signos, y, 2) si existe identidad o semejanza entre los productos o servicios a los que aquéllos se aplican. f) Comparación entre productos o servicios. Para establecer la identidad o semejanza entre los productos o servicios a los que se refieren las marcas enfrentadas no constituye un factor decisivo el hecho de que figuren o no en la misma clase de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, pues ésta tiene un efecto exclusivamente administrativo. A fin de determinar si los productos o servicios son idénticos o semejantes habrá que atender a la propia naturaleza de los mismos y a las necesidades que pretenden cubrir ; si se trata de productos o servicios sustitutivos o complementarios, y especialmente si existe competencia entre ellos. Para ello habrá que tener en cuenta los canales de comercialización, en particular si actúan en el mismo área comercial, si se comercializan en los mismos establecimientos, y habrá que tener en cuenta también si van dirigidos o no al mismo grupo de adquirentes potenciales. g) Comparación entre signos. La identidad o semejanza entre signos, que puede dar lugar al riesgo de confusión, puede ser fonética , gráfica o conceptual , y por consiguiente la comparación debe hacerse desde esa triple perspectiva. Para que el riesgo de confusión exista es suficiente que se produzca en cualquiera de los tres aspectos señalados. En general la confrontación entre los signos debe hacerse por medio de una simple visión o audición de los mismos, tal como los considera el público, esto es, comparándolos en su conjunto, sin tener simultáneamente los dos signos delante para compararlos. Cuando se trata de signos complejos la comparación debe hacerse considerándolos en su conjunto, esto es, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, pero dando prevalencia a los elementos dotados de especial fuerza diferenciadora. En cualquier caso la comparación ha de hacerse atendiendo a la percepción de los consumidores de los productos de que se trate; percepción referida a " un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz ". h) Riesgo de asociación y aprovechamiento indebido de la reputación ajena. El riesgo de asociación es una modalidad del riesgo de confusión, y puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta. El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas. Mientras el riesgo de asociación es una modalidad del riesgo de confusión y opera entre productos y servicios similares, el aprovechamiento indebido de la reputación ajena opera también para productos y servicios totalmente
distintos. El riesgo de asociación sirve para la protección de las marcas notorias; mientras que la prohibición del aprovechamiento indebido de la reputación ajena se aplica a la protección de las marcas o nombres renombrados. C) Otros derechos exclusivos anteriores. a) Consideraciones generales. El ordenamiento jurídico tiene que ser considerado como un conjunto de normas armónicas. Por ello la regulación de las marcas no puede entrar en contradicción con las normas del resto del ordenamiento que otorgan derechos exclusivos sobre determinados signos. Así pues, para que un signo pueda ser protegido como marca no debe colisionar con un derecho exclusivo anterior sobre ese mismo signo. Constituye por ello una prohibición relativa de registro como marca, el hecho de que el signo que se pretende proteger esté ya protegido por un derecho exclusivo anterior de propiedad industrial o intelectual o por un derecho anterior de la personalidad o constituya un nombre comercial, denominación o razón social notorios. b) Otros derechos de propiedad industrial o intelectual. Normalmente los otros derechos de propiedad industrial que no protegen signos distintivos y que pueden impedir la protección o registro como marca son los modelos y dibujos industriales. En efecto, el modelo o dibujo industrial puede coincidir con el signo gráfico que pretende protegerse como marca. En materia de propiedad intelectual también puede producirse la colisión con las marcas, especialmente con los signos gráficos y también con los títulos de obras literarias o musicales y con las denominaciones de personajes de ficción. Para la protección de la propiedad intelectual debe tenerse en cuenta que esa protección nace con el hecho mismo de la creación de la obra, sin necesidad de ninguna clase de registro, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de propiedad industrial. Ciertamente la Ley española de Propiedad Intelectual regula un registro, pero la inscripción en él no es constitutiva, sino que tiene relevancia solamente a efectos de prueba. c) Derechos de la personalidad. El nombre, seudónimo o imagen de una persona constituyen signos que pueden constituir marcas. El principio general consiste en que los signos protegidos como derechos de la personalidad y las marcas son ámbitos autónomos, que sólo tienen interferencias cuando aquellos signos pretenden utilizarse como marcas o cuando esos signos protegidos como derechos de la personalidad son ampliamente conocidos entre el público. Partiendo de estos principios, la titularidad de los derechos de la personalidad sobre el nombre, el seudónimo, la imagen o cualquier otro signo no da derecho por sí sola a la utilización y al registro de ese signo como marca. Sólo será posible ese registro si no es incompatible la nueva marca con los signos distintivos anteriormente registrados. Y en
representante tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo. Para que la solicitud se le dé una fecha de presentación, que es la que le atribuye la prioridad si no se ha reivindicado una prioridad unionista es preciso que contenga la instancia con la solicitud; la identificación del solicitante; la reproducción del signo para el que se pide la marca, y la lista de productos o servicios para los que se solicite el registro. Además hay que pagar la tasa correspondiente.
2. Examen de requisitos de forma y requisitos o prohibiciones absolutos
En los procedimientos de concesión, ante los órganos competentes de las CCAA o ante la OEPM, para las marcas españolas, y ante la OAMI, en primer lugar se verifica de oficio si la solicitud reúne los requisitos mínimos para que dé lugar al derecho de prioridad en la fecha de presentación. Si no reúne esos requisitos, la solicitud no atribuye el derecho de prioridad y se comunican las irregularidades al solicitante para que las subsane. También se examina de oficio si la solicitud incurre en alguna prohibición absoluta , a efecto de denegar la solicitud, dando oportunidad al solicitante de presentar las alegaciones que estime oportunas en defensa de su solicitud. La OEPM examina también de oficio si el signo solicitado es un nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante. En el procedimiento de concesión de las marcas españolas, el examen de los requisitos mínimos que debe reunir la solicitud para obtener la fecha de presentación y de los requisitos formales corresponde al órgano autonómico ante el que deba realizarse la presentación de la solicitud, o a la OEPM si es ella la competente para recibir la solicitud. Una vez superado el examen de los requisitos formales, si ha tenido lugar ante un órgano autonómico, éste debe remitir a la OEPM la solicitud con todo lo actuado. Es la OEPM la que tiene competencia para examinar de oficio si concurre alguna prohibición absoluta, así como para recibir y resolver sobre las oposiciones y sobre la concesión de la marca.
3. Los requisitos o prohibiciones relativos en los procedimientos de
concesión Ni la OEPM ni la OAMI realizan un examen de oficio para comprobar si la solicitud incurre en alguna prohibición relativa. En los dos procedimientos, ante la OEPM y la OAMI, se publica la solicitud para que los terceros puedan presentar oposición alegando las prohibiciones relativas. En el procedimiento ante la OEPM también se pueden alegar las prohibiciones absolutas. Por el contrario, ante la OAMI los terceros sólo pueden hacer observaciones sobre las prohibiciones absolutas, pero no pueden presentar oposición en base a tales prohibiciones. La publicación de la solicitud de marca española se hace en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".
Si la OEPM o la OAMI, según los casos, no comprueban en su examen de oficio la existencia de alguna prohibición absoluta y si no se presenta oposición, o si presentada oposición ésta es rechazada, se procede al registro de la marca. Al resolver sobre el registro de la marca es posible que éste se conceda parcialmente, esto es, para una parte de los productos o servicios solicitados, a los que no afecten las prohibiciones absolutas o relativas que se hayan alegado en el procedimiento de concesión. También existe la posibilidad de que a la vista de los reparos formulados de oficio o de las oposiciones presentadas, el solicitante retire, limite, modifique o divida la solicitud. Contra la denegación del registro cabe siempre presentar recurso, igual que puede presentarlo quien hubiera presentado una oposición que hubiera sido desestimada.
4. Solicitudes de marcas españolas por transformación de marcas
internacionales y comunitarias Las solicitudes de registro internacional de marcas para España, presentadas al amparo del Arreglo y Protocolo de Madrid sobre Registro internacional de marcas, a partir de su publicación por la Oficina internacional están sujetas a la misma tramitación que las solicitudes de marcas nacionales ante la OEPM, pudiendo por tanto presentarse oposición y ser denegada la concesión. Cuando el registro internacional de una marca que tenía efectos en España ha quedado sin efecto por su retirada, caducidad, denegación, revocación, cancelación o invalidación, en tales casos el registro internacional puede transformarse en marca española presentando ante la OEPM la correspondiente solicitud, que se tramitará conforme a lo dispuesto en la LM. Por otra parte, cuando una solicitud de marca comunitaria sea desestimada o retirada o una marca comunitaria deje de producir efectos, el solicitante o titular de la marca puede cursar a la OAMI una solicitud de transformación en marca nacional. Si se solicita el registro de una marca española por transformación de una solicitud o una marca comunitaria esa solicitud tendrá la tramitación especial prevista en la LM. Tanto en el caso de transformación de un registro internacional de marca con efectos en España como de una solicitud o marca comunitaria, la fecha de prioridad a tener en cuenta para juzgar la concurrencia de los requisitos absolutos o relativos de la marca o solicitud de marca española será la que corresponda a la solicitud de registro internacional con efectos para España o la que corresponda a la solicitud de la marca comunitaria.
**10.- CONTENIDO DEL DERECHO
- Noción general sobre el derecho exclusivo** La marca registrada otorga a su titular el derecho exclusivo a utilizar en el tráfico económico el signo en qué consiste la marca para identificar productos o servicios iguales o similares a aquellos para los que la marca ha sido
- Se consideran lícitas por parte de los terceros, los actos que permiten a los operadores económicos identificarse en el mercado (nombre y domicilio) o explicitar las características de los productos o servicios que comercializan, tales como la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos.
- Se permite también a los terceros que utilicen la referencia a la marca protegida cuando es indispensable para exponer las características esenciales de los productos o servicios que comercializan. Por ello se dispone que el titular de la marca no puede prohibir a los terceros que la utilicen cuando sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios o piezas de recambios, siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial.
- Tampoco puede impedir el titular de la marca que se incluya en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar, pero sí que puede exigir que en la siguiente edición de la obra se añada la mención de que se trata de una marca registrada. La inclusión de tal mención impide que la marca se convierta en término genérico que pueda dar lugar a la caducidad de la misma.
- Una limitación fundamental del derecho de marca el denominado " agotamiento del derecho ", que consiste en que una vez que el producto marcado ha sido introducido en el mercado por el titular de la marca o con su autorización, ese producto marcado es de libre comercio dentro del mercado. El agotamiento se produce para todo el mercado de la UE, tanto si el producto marcado se ha introducido en el mercado español como en el mercado de cualquiera de los EEMM. Por el contrario la comercialización fuera de la UE del producto marcado con el consentimiento del titular de la marca no produce el agotamiento del derecho para la comercialización en la UE. 4) Limitaciones subjetivas del derecho exclusivo. Existen supuestos en que no puede ejercitarse frente a un tercero el derecho exclusivo de la marca debido a la actuación que ha tenido el propio titular de la misma;
- El titular de la marca no podrá ejercitar su derecho exclusivo frente a un tercero, cuando ha incumplido la carga que pesa sobre él de usar la marca de una manera efectiva y real.
- Tampoco puede declararse la nulidad de una marca en base a la existencia de una marca anterior si esta última no cumple los requisitos de uso a que se ha hecho referencia. Esa misma norma rige para la marca comunitaria.
- La tolerancia por parte del titular en el uso por un tercero de una marca confundible con la registrada. Pues el titular de una marca anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de 5 años
consecutivos con conocimiento de dicho uso, no puede ni solicitar la nulidad de la marca posterior ni impedir el uso de la misma. La misma norma es aplicable a las marcas comunitarias. 5) Ámbito territorial y temporal del derecho exclusivo. El ámbito territorial del derecho exclusivo es el territorio español para las marcas nacionales españolas y el territorio de toda la UE para las marcas comunitarias. El ámbito temporal del derecho exclusivo de marca es de 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Esta duración del derecho puede inducir a error, puesto que el registro de la marca tanto nacional como comunitaria es indefinidamente renovable por períodos ulteriores de 10 años y esa renovación es automática, bastando para ello que se presente la correspondiente solicitud y se paguen las tasas. De alguna manera cabe considerar, por tanto, que la duración del derecho de marca es indefinida, siempre que se soliciten las renovaciones pagando las tasas correspondientes.
11.- ACCIONES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA Con carácter general el titular de una marca registrada puede ejercitar acciones civiles o penales ante los Tribunales ordinarios para exigir cualesquiera medidas que estime necesarias para la salvaguardia de su derecho exclusivo. La LM admite, además, expresamente que los litigios sobre violación de marcas puedan someterse a arbitraje. Así pues la enumeración de acciones civiles que se contiene en el art. 41 LM no es exhaustiva. Entre esas acciones cabe distinguir aquéllas tendentes a impedir que se realice o que continúe la violación del derecho exclusivo de marca, de la acción para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios causados. Entre las acciones dirigidas a impedir que tenga lugar la violación del derecho exclusivo hay que incluir las acciones de cesación , de adopción de medidas para impedir que prosiga la violación , de destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos ilícitamente marcados y de publicación de la sentencia. En materia de marcas, como ocurre con todos los derechos de propiedad intelectual, la acción fundamental es la de cesación que permite al titular del derecho de marca lesionado exigir la cesación de los actos que violen su derecho. Dado que la cesación es el único instrumento que permite hacer respetar el derecho exclusivo en su sentido auténtico, es fundamental que se otorgue inmediatamente, aunque sea con carácter de medida provisional, en los supuestos en los que hay una apariencia suficiente de que la violación de la marca registrada está siendo realizada o va a ser realizada de forma inmediata. Un complemento de la acción de cesación consiste en la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga o se inicie la violación , incluyendo el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. A tales efectos puede solicitarse en particular que se retiren del tráfico
