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El fin de los derechos de patentes, su importancia para el progreso tecnológico y industrial en un mercado de libre competencia, y los requisitos necesarios para obtener una patente. Además, se abordan los conceptos de prioridad unionista, estado de la técnica, nulidad y caducidad de patentes, y el derecho exclusivo del titular.
Tipo: Apuntes
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El Der. de patentes lo que pretende es impulsar el progreso tecnológico dentro de un mercado de libre competencia. Y para conseguir esa finalidad lo que se hace es establecer una especie de pacto entre el inventor y el Estado. El inventor describe su invención de tal forma que cualquier experto en la materia pueda ponerla en práctica y entrega esa descripción en la oficina administrativa correspondiente, para que esa descripción pueda ser conocida por los terceros interesados en ella. A cambio el Estado atribuye al inventor el derecho exclusivo a producir y comercializar el objeto de su invención durante un tiempo limitado. Por tanto, gracias al pacto;
hacerlo público con dos consecuencias: 1) que quienes están investigando en ese sector conocen el invento y pueden tenerlo en cuenta para seguir desarrollando sus investigaciones o dejarlas; 2) la descripción permitirá una vez terminado el plazo de duración del derecho exclusivo, que cualquier interesado pueda poner en explotación el invento. Al otorgarle un derecho exclusivo de explotación, se pone al titular de la patente en posición privilegiada dentro del mercado, puesto que nadie puede competir con él explotando la misma invención mientras dura la patente. Además, el otorgamiento de las patentes sirve para regular la competencia en el campo tecnológico. Si la patente no existiera, sería difícil que ningún empresario invirtiera en investigación. Pues el competidor que le copia no tiene que amortizar gastos de investigación, por lo cual puede ofrecer su producto más barato. Por lo tanto, sin el derecho exclusivo no se promueve la investigación que da lugar a los inventos. Pero además, el hecho de que se otorgue el derecho exclusivo sirve para reglamentar e impulsar la competencia. Ello es así porque en general pueden utilizarse inventos distintos para producir objetos o procedimientos que satisfacen unas mismas necesidades en el mercado. El derecho de patentes sirve para promover el progreso tecnológico e industrial dentro de un marco de libre competencia, y esa libre competencia no es posible en el ánimo tecnológico si no existiera el derecho de patentes.
LEGISLACIÓN Y CONVENIOS INTERNACIONALES Tradicionalmente el Der. patentes se ha regido por leyes de carácter nacional. Junto a la ley nacional, existe un convenio internacional importante, que es el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Este Convenio se basa en dos principios:
legislaciones de los EEMM del Convenio. El Convenio de la Patente Europea (Munich) , permite la obtención de patentes nacionales para distinto Estados europeos, entre ellos los EEMM de la UE a través de un procedimiento único. Y el Convenio de la Patente Comunitaria (Luxemburgo) , todavía no ha sido aprobado, que prevé una patente única para el conjunto de la UE. También se lleva a cabo una aproximación de las legislaciones nacionales con el fin de que no existan diferencias fundamentales entre ellas, se instituye el agotamiento del derecho de patente , con el fin de que los derechos nacionales de propiedad industrial no lleguen a servir como un instrumento de compartimentación artificial del mercado supranacional. Es indispensable un mercado globalización , en el que se establecen unos mínimos homogéneos de protección de las patentes y los restantes derechos de la propiedad industrial en todo ese mercado mundial, con el fin de que las diferencias de protección en unos y otros países no distorsionen el funcionamiento del mercado, y no creen barreras artificiales para los intercambios comerciales. Ésta es la función que pretenden cumplir las normas incluidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). El acuerdo es directamente aplicable y esa aplicación tiene carácter retroactivo, permitiendo proteger los nuevos productos aunque la solicitud de patente se hubiera presentado en un momento en que regía la prohibición de patentar productos paras las patentes europeas. El acuerdo ADPIC lo que pone de manifiesto es que nos encaminamos a un gran mercado mundial globalizado de la tecnología, dentro del cual se tiende a la existencia de niveles de protección homogéneos en todos los países. Tener en cuenta, además el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), que permite tramitar por medio de una única solicitud, patentes en los distintos EEMM del Tratado que haya designado el solicitante. Las distintas patentes nacionales se conceden en cada país por el organismo nacional competente en materia de propiedad industrial. La vigente Ley de Patentes reproduce literalmente lo dispuesto en el Convenio de la patente europea en la parte relativa a los requisitos de patentabilidad, la obtención de patentes, duración y alcance de la protección de las patentes y causas de nulidad. En las restantes materias la Ley sigue literalmente lo dispuesto en el Convenio de la patente comunitaria, aunque éste no haya llegado a entrar en vigor. Es importante tener en cuenta que el sistema de concesión de las patentes por la OEPM dejó de ser un sistema donde lo único que hacia la OEPM era el informe sobre el estado de la técnica, para ser un sistema de concesión en el que el solicitante puede optar bien por la concesión de la patente solamente con informe del estado de la técnica y sin examen previo, bien por la concesión con examen previo realizado por la OEPM de
que ya era conocido en ese momento. Lo que ya era conocido en ese momento es algo que define la propia Ley como el “ estado de la técnica ”. Es pues fundamental la determinación del momento exacto en que debe producirse la comparación. Ese momento es, como regla general el de la fecha de presentación de la solicitud de patente en la Oficina de Patentes. Pero hay supuestos en los que esa fecha no es la determinante. Fundamentalmente hay que tener en cuenta la prioridad unionista , si se presenta en un país de la UE una solicitud de patente para un invento, el solicitante o sus causahabientes pueden solicitar patentes para ese mismo invento en los restantes países de la Unión, durante un plazo de 12 meses, con la ventaja de que la fecha de prioridad de esas solicitudes se retrotrae a la primera fecha de presentación. Así pues, ha de compararse la invención tal como aparece descrita en la solicitud de patente, con el estado de la técnica que existía en la fecha de prioridad. Y el estado de la técnica está integrado por todo lo que antes de esa fecha se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral. Además se incluye en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patente y de modelos de utilidad, y de solicitudes de patentes europeas cuando se solicita la patente europea, que hubieran sido presentadas antes de la fecha de prioridad, aunque no se hubieran hecho públicas. Pero se incluyen sólo para el juicio sobre la novedad. Tenemos, por una parte, la descripción de la invención que ha de figurarse en la solicitud de patente y esa descripción hay que compararla con el estado de la técnica, que es todo lo que antes de la fecha de prioridad había sido accesible al público en todo el mundo. Se considera que la invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. La novedad se juzga comparando la invención para la que se solicita la patente con cada uno de los conocimientos o reglas técnicas incluidos en el estado de la técnica individualmente considerados. Por consiguiente, la comparación entre la invención y el estado de la técnica a efecto de la actividad inventiva no se hace, como en la novedad, comparando individualmente los distintos conocimientos y reglas técnicas con la invención que se pretende patentar; sino considerando todos los conocimientos y reglas técnicas que están incluidos dentro del estado de la técnica y teniendo en consideración la capacidad de relacionarlos que tiene un técnico normal en la material. La falta de novedad puede venir dada por una descripción explícita (en un documento anterior) o por divulgación implícita, concurre al poner en práctica las enseñanzas del documento anterior, el experto habría llegado inevitablemente a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación enjuiciada; la inferencia deber ser clara, directa e inequívoca. Hay supuestos excepcionales en los que determinados conocimientos o reglas técnicas que deberían estar incluidos en el estado de la técnica, sin embargo no pueden
incluirse en él para destruir la novedad o la actividad inventiva de la invención. Esto es, cuando se trata de anticipaciones ocurridas en los 6 meses anteriores a la presentación de la solicitud de patente, que han sido consecuencia directa o indirecta de un abuso evidente frente al solicitante o su causahabiente, o de que el solicitante o su causante hayan exhibido la invención en exposiciones oficiales. Y además cuando, la divulgación haya sido consecuencia de los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes, siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento.
REQUISITOS SUBJETIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA PATENTE Tienen derecho a la patente el inventor o sus causahabientes. El inventor no tiene derecho absoluto a obtener una patente para su invento. Porque si otra persona ha realizado independientemente el mismo invento y ha presentado la solicitud de patentes antes, entonces el inventor que solicitó después la patente para la misma invención no tendrá derecho a obtener la patente, por la razón de que su solicitud es posterior, lo que implica que en el momento de ser presentada la invención carece del requisito de novedad. Si la solicitud de patente ha sido presentada por persona que no tiene derecho a obtener la patente, quien tiene ese derecho podrá ejercitar las acciones judiciales correspondientes solicitando continuar a su nombre la solicitud presentada, presentar una nueva solicitud para la misma invención pero con la misma prioridad de la solicitud de quien no tenía derecho a la patente o que esa solicitud sea rechazada. Si la patente ya hubiera sido concedida, entonces la persona cuyo derecho a obtener la patente ha sido violado podrá reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente o solicitar que sea declarada la nulidad de la misma. En la mayoría de los casos las invenciones son realizadas como consecuencia de tareas de investigación dentro de las empresas. Por eso la mayoría de las patentes se solicitan para las que se denominan invenciones laborales. En el caso de que la invención sea realizada por un trabajador durante la vigencia de su contrato, y sea fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, entonces el derecho a la patente pertenece al empresario. Puede ocurrir, que en determinados casos un trabajador no ha sido contratado para investigar, realiza sin embargo una invención, pero utilizando conocimientos adquiridos dentro de la empresa o medios proporcionados por ésta, de tal manera que esos conocimientos o medios hayan sido de importancia evidente para la realización del invento. En este caso no pertenece el invento al empresario, pero sí que puede pedir al inventor que se le transmita la titularidad de la invención o puede pedir también reservarse un derecho de utilización de la invención. En el caso de invenciones realizadas por profesores universitarios como consecuencia de su función investigadora en la Universidad, el derecho a la patente corresponde en
fecha de prioridad que es determinante para establecer el estado de la técnica relente para juzgar la novedad y la actividad inventiva.
Con la solicitud se inicia el procedimiento de concesión. Lo primero que tiene que hacer la OEPM es examinar los requisitos formales; y también puede denegar ya la solicitud si faltan los requisitos de patentabilidad, salvo la novedad y la actividad inventiva, que no son, en principio, examinados por la Oficina. La Oficina sólo puede denegar la patente por falta de novedad cuando esta novedad es manifiesta y notoria; pero en ningún caso puede denegar la solicitud por fala de actividad inventiva. Es decir, que el examen de oficio se refiere a los requisitos formales y a los requisitos absolutos de patentabilidad y excepcionalmente a la novedad cuando su falta sea notoria y manifiesta. Si se supera ese examen de oficio, se le hace saber al solicitante para que pida la realización de un informe sobre el estado de la técnica dentro de los 15 meses siguientes a la fecha de presentación. Tradicionalmente se han distinguidos varios sistemas de concesión de las patentes. Un sistema era sin examen previo de la novedad y de la actividad inventiva por parte de la Oficina de Patentes; otro sistema era con examen previo de la novedad y actividad inventiva, y un tercer sistema, que es el acogido por la Ley de Patentes, consiste en que la Oficina no puede denegar la patente por falta de novedad o actividad inventiva (a no ser que se trate de falta notoria y manifiesta de la novedad). En el sistema español de concesión de patentes, la OEPM se limitaba en general a elaborar el “ informe sobre el estado de la técnica ”. Por tanto, el solicitante puede pedir a la OEPM, con carácter optativo para todas las solicitudes de patente que se presenten, la concesión con examen previo de la suficiencia de la descripción, y de la novedad y actividad inventiva del objeto de la solicitud. En síntesis, el sistema de concesión de las patentes por la OEPM es el siguiente:
requisitos para otorgar a esa solicitud una fecha de presentación, esto es una fecha de prioridad.
otorgamiento de un plazo de 15 meses desde la fecha de la presentación de la solicitud, para que pida la realización del informe sobre el estado de la técnica.
la solicitud o de la fecha de prioridad unionista reivindicada para que la OEPM realice el informe sobre el estado de la técnica. Si el solicitante no presenta esa petición dentro del plazo mencionado, se considera que la solicitud de patente ha sido retirada.
meses desde que fue pedido. Una vez realizado el informe se notifica al solicitante y se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
distintas, esto es, según decida el propio solicitante: procedimiento con examen previo o procedimiento sin examen previo. Para que pueda realizarse esa opción del solicitante se interrumpe el procedimiento de concesión y se abre un plazo de 3 meses siguientes a la publicación del informe sobre el estado de la técnica durante el cual el solicitante puede realizar la petición del examen previo. Si el solicitante manifiesta su voluntad de seguir con el procedimiento general de concesión, esto es sin examen previo, o si transcurre el plazo de 3 meses sin que pida el examen previo, entonces los trámites que seguirá el procedimiento de concesión serán los trámites correspondientes a la concesión sin examen previo.
documentadas al informe sobre el estado de la técnica en el plazo de 2 meses.
estado de la técnica para que él mismo, en el plazo de 2 meses, haga sus propias observaciones.
solicitada anunciándolo en el BOPI y poniendo a disposición del público los documentos de la patente concedida, junto con el informe sobre el estado de la técnica y todas las observaciones y comentarios realizados a ese informe.
cualquier interesado puede oponerse a la concesión de la patente.
ningún requisito, se concede la patente anunciándolo en el BOPI y poniendo a disposición del público los documentos referentes a la patente concedida.
concesión o se hubieren formulado oposiciones por los terceros, se da traslado de ello al solicitante para que pueda subsanar los defectos formales, modificar las reivindicaciones y contestar formulando las alegaciones pertinentes.
la OEPM o por los terceros, la patente deber ser denegada total o parcialmente. En los demás casos la OEPM, mediante resolución motivada, decidirá sobre la concesión total o parcial una vez recibida la contestación del solicitante.
terceros cualquier acto de explotación comercial o industrial de la invención patentada. Tiene derecho a impedir a los terceros que sin su consentimiento fabriquen, ofrezcan, introduzcan en el comercio, utilicen o importen el producto objeto de la patente o lo posean con alguno de esos fines; o que utilicen el procedimiento objeto de la patente u ofrezcan esa utilización, o que ofrezcan, introduzcan en el comercio, utilicen o importen el producto directamente obtenido por el procedimiento, o lo posean para alguno de los fines mencionados. Hay una diferencia en la práctica según la invención patentada sea un producto o sea un procedimiento. Por procedimiento se entiende una sucesión de operaciones encaminadas a la obtención de un resultado industrial. Ello implica que el procedimiento para la fabricación de productos farmacéuticos está integrada por 3 elementos: una o varias sustancias básicas de partida, el modus operandi o acciones o manipulaciones necesarias y el resultado final. En el caso de que la patente recaiga sobre un procedimiento entonces el derecho de exclusiva no sólo comprende el derecho a poner en práctica con fines industriales o comerciales el procedimiento mismo, sino también la explotación comercial o industrial de los productos directamente obtenidos por el procedimiento patentado. Puede ocurrir que la invención patentada es una invención dependiente , esto es, cuando la invención que constituye su objeto no puede ser explotada sin utilizar la invención protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular; por ejemplo, una invención que consiste en una mejora de otra patente anterior. En ese caso el titular de la patente dependiente tiene derecho exclusivo de carácter negativo, es decir, puede impedir que ningún tercero sin su autorización explote su invención. Pero sin embargo, no tiene derecho a explotar él mismo su invención sin autorización del titular de la patente principal anterior de la que la suya es dependiente, porque si lo hace, estará violando esa patente anterior. Entre las normas referentes al derecho exclusivo del titular de la patentes es importante lo que se denomina como inversión de la carga de la prueba , si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado, y esa presunción se aplica aunque el demandado no sea el fabricante. Esta norma es fundamental para el derecho exclusivo sobre procedimientos para la fabricación de sustancias químicas o farmacéuticas. El problema que se plantea a menudo para la protección de esas patentes consiste en que el procedimiento patentado no es puesto en ejecución dentro del territorio nacional, sino que se ejecuta en el extranjero y acceden por vía de la importación al territorio nacional los productos directamente obtenidos por el procedimiento. Es muy difícil establecer la prueba de que esos productos han sido fabricados por el procedimiento patentado. Por ello, la ley adopta
un planteamiento que facilita la protección del titular de la patente. Consiste en establecer que si el procedimiento sirve para la fabricación de un producto nuevo, pero solamente en ese caso, entonces se presume que todo producto de las mismas características ha sido fabricado por el procedimiento patentado. Es una presunción “iuris tantum ”, que admite prueba en contrario, pero que permite proteger al titular de la patente cuando se importan los productos de esas características desde el extranjero y no se puede probar fácilmente que el procedimiento utilizado en la fabricación de los mismo en precisamente el procedimiento patentado. Hay actos de utilización de la invención patentada que no están incluidos dentro del derecho exclusivo porque no pueden considerarse como tales actos de explotación. Como por ejemplo, los medicamente genéricos. Éstos, son productos que reproducen los medicamentos patentados, necesitan una autorización de las autoridades que supervisan la comercialización de los productos farmacéuticos. Así pues, quien pretenda comercializar un medicamente genérico puede realizar estudios y ensayos con el objeto protegido por una patente para obtener la autorización del medicamento genérico en el momento mismo en que se extinga la patente; pero no puede fabricar o realizar otros actos tendentes a la explotación comercial del medicamento realizados antes de que se extinga la patente. El titular tiene el derecho exclusivo para autorizar la introducción en el mercado de los productos obtenidos por la invención patentada, pero una vez que esa introducción en el mercado con su autorización ha tenido lugar se produce “ agotamiento ” del derecho de patente que consiste en que esos productos puestos en el mercado con autorización del titular pueden circular libremente y ser objeto de sucesivos negocios en el territorio nacional, sin que el titular de la patente tenga ya ningún derecho sobre ellos, porque su derecho, el derecho de patente, se agotó al introducir el producto en el mercado. El agotamiento del derecho se produce tanto a nivel nacional como a nivel comunitario.
Para hacer valer su derecho exclusivo la LP otorga al titular de la patente acciones para exigir: la cesación de los actos que violen su derecho; la indemnización de los daños y perjuicios sufridos; el embargo de los objetos producidos o importados; la atribución en propiedad de los objetos o medios embargados cuando sea posible; la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente; y la publicación de la sentencia condenatoria. La acción para reclamar la indemnización de daños y perjuicios plantea diversas cuestiones. La LP establece una distinción, según la cual quien fabrique, importe objetos protegidos por la patente o utilice el procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patentes “estará obligad en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados”. Esto significa que quien introduce en el mercado el producto viola la patente responde aunque no haya con culpa o dolo. Se parte de la idea que para una actuación
Las licencias no trasmiten la titularidad de la patente, sino que autoriza al licenciatario para explotar la invención patentada dentro de los límites establecidos en el contrato; pero la titularidad de la patente sigue perteneciendo al licenciante. Se distinguen dos tipos de licencias: exclusivas , el licenciante no puede otorgar otras licencias y tampoco podrá explotar la invención a no ser que se hubiera reservado expresamente ese derecho en el contrato; no exclusivas , el licenciante es libre de otorgar otros contratos de licencia a terceras personas sobre la misma invención patentada. Junto a las licencias voluntarias , que son las que libremente pactan los interesados, existen licencias obligatorias , que pueden obtenerse sin el consentimiento del titular de la patente cuando el mercado está desabastecido de los productos patentados o no se utiliza el procedimiento patentado; o por necesidades de la explotación; por dependencia entre las patentes o por motivos de interés público. Y, licencias de pleno derecho , el titular de una patente hace ofrecimiento de tales licencias a todo el que lo solicite notificándoselo así a la OEPM. Cualquiera puede obtener una licencia de pleno derecho pagando una compensación adecuada. Las patentes pueden ser también objeto de usufructo o de hipoteca mobiliaria. Tener en cuenta que la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que se hubieran inscrito en el Registro de Patente. Por ello no pueden invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patente que no estén debidamente inscritas. La LP dispone que sólo produce efectos interpartes , pero no frente a terceros, porque a éstos sólo produce efectos la licencia inscrita. Recordar que a una sociedad que se transforma siendo titular de una patente o de una licencia no se le pueden aplicar las normas sobre transmisiones, licencias o cesiones y sus efectos frente a terceros, puesto que la sociedad que se transforma sigue teniendo la misma personalidad jurídica.
Las patentes pueden declararse nulas o caducadas. La nulidad de la patente ha de ser declarada judicialmente, y produce el efecto de considerar que la patente no tuvo nunca validez, es decir, que la declaración de nulidad de la patente opera retroactivamente. Las causas de nulidad son:
experto en la materia;
sobre el que la patente se haya concedido
causahabiente. La nulidad puede ser declarada parcialmente , es decir, la anulación de una o varias reivindicaciones que son las afectadas por las causas de nulidad, pero dejando subsistentes las restantes. En la mayoría de los casos la nulidad se solicita como consecuencia del ejercicio de una acción por violación de la patente. En estos casos la LP permite que la persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos derivados de una patente pueda alegar, por vía de reconvención o por vía de excepción , la nulidad total o parcial de la patente del actor. La caducidad de la patente no opera con carácter retroactivo, es decir, se considera que la patente fue concedida válidamente y que ha tenido vigencia efectiva hasta el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad. La caducidad puede tener lugar por:
obligatoria cuando la invención no es explotada. La caducidad es declarada por la OEPM.
Los modelos de utilidad son una institución regulada para proteger las que podrían denominarse como invenciones menores, en las que la innovación consiste en la nueva forma o configuración o estructura de un objeto, que atribuye a éste alguna ventaja práctica para su uso o fabricación. Su regulación sólo existe en la LP, puesto que no
Los derechos otorgados por el modelo de utilidad son los mismos para las patentes, aunque con una duración menor, de 10 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. En todo lo demás la regulación de los modelos de utilidad es sustancialmente la misma que la de las patentes.