PRÁCTICA Nº2 REALIZADA POR: PABLO SÁNCHEZ
APARICIO
1. Analizar el elemento de “fuerza diferenciadora” en la marca. En relación con
ello, analizar ¿Qué argumentos llevan al tribunal de segunda instancia –
confirmados por el Tribunal Supremo– a desestimar la solicitud de nulidad
absoluta de la marca “DOGHNUTS” por su carencia de carácter distintivo?
La Ley de Marcas, define la marca como "todo signo susceptible de representación gráfica que
sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras".
Es necesario que todo signo tenga una “fuerza distintiva” para ser registrado como marca, pero
no por ese simple hecho puede ser válidamente inscrito en el Registro. Para que esta
preinscripción sea posible es preciso que el signo elegido no se encuentre comprendido en
alguna de las prohibiciones establecidas por la Ley de Marcas. Dentro de estas prohibiciones se
encuentra la de la obligación de que el signo correspondiente deba tener un carácter distintivo
frente a los demás. De esta manera sí que podrá ser inscrita en el Registro de Marcas. La
compañía ha sido demandada por la utilización de signos similares a la competencia de las
marcas DONUT, DONUTS, DOGHNUTS. Por el contrario, el tribunal rechaza la nulidad de la
marca bajo los siguientes criterios:
1. El signo utilizado por la compañía se da por aprobado, ya que la palabra “donut” o
“donuts” se puede afirmar que se conoce de forma universal. De tal forma que esta
palabra hace referencia tan solo al bollo esponjoso y redondo con un agujero en el
centro. Por ello, al tener un conocimiento global de lo que este alimento representa, se
estima que no se puede estimar el recurso impuesto por la compañía mercantil
PANRICO S.A.
2. En el segundo criterio, ante la insistencia de que la palabra “doghnuts” era muy similar
a la marca y planteaba un bloqueo de comercio, se dictaminó que en Estados Unidos se
conocía la palabra también de forma universal y que solo hacía referencia a rosquilla
redondo.
Para concluir, la palabra “doughnuts” no se usa de forma generalizada en España para
designar el tipo de bollo con base a que no solo en su falta de incorporación a la Real
Academia de la Lengua sino también al bilingüe. La denominación común en España es
donuts en contradicción de “doughnut”, registrado en su día como marca.
Atendiendo al grado de conocimiento del significado de la palabra “doughnuts” por el
público español al momento de la presentación de la demanda o, si se quiere, al de la
práctica de la prueba, y no a un posible aumento en el futuro de ese grado de
conocimiento por la generalización de la enseñanza del inglés en España o la
primacía del inglés como lengua universal, perspectivas que en realidad son las
que propone la parte recurrente al haber sostenido, en el acto de la vista del recurso, que
lo esencial es que el público español pueda conocer el término “doughnuts” como
genérico o descriptivo del producto.
