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DRET MERCANTIL 2013-
Prof. Dr. Luis Hernando Cebrià
PRÀCTICA TEMA 4 COMPETÈNCIA DESLLEIAL
En David Ferrer es soci-administrador, junt amb D. Joan i D. Marc, de la Societat Calçatbé, SL, dedicada a la distribució de calçat. En David després de transmetre les seues participacions i renunciar als seus càrrecs en l'anterior societat, constitueix una nova societat, Calçatmillor, S.L., de la que és soci majoritari. Esta nova societat, també dedicada a la distribució, després d’obtindre les dades dels clients d’una base de dades de l’anterior entitat, envia cartes als clients de l'anterior oferint els seus serveis.
- Comentar les Sentències adjuntes.
- És necessari que els clients accepten l’oferta o podria constituir per se un acte de competència deslleial?
- És necessari que les dos societats tinguen una relació contractual per haver competència deslleial?
- Per quins motius podria existir competència deslleial?
- Quina acció seria aplicable i a qui correspon la legitimació activa i passiva per a l'exercici de les accions?
- Considera que existeix una competència deslleial per la conducta descrita?
TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO CIVIL, SECCIÓN 1ª).SENTENCIA
NÚM. 97/2009 DE 25 FEBRERO (RJ\2009\1512)
COMPETENCIA DESLEAL: art. 5 LDC: su función es sancionar conductas no previstas en los arts. 6 a 17 pero no suplir la falta de los requisitos exigidos en los mismos; improcedencia: creación de nueva empresa por el condenado habiendo pacto de no concurrencia: pretensión de condena igualmente a antiguos empleados, dos de ellos hijos del condenado, que pasaron a la nueva empresa: la demanda debe precisar la conducta desleal imputada a cada codemandado: la movilidad laboral y la fundación de nuevas empresas aprovechando la experiencia profesional adquirida en otras no son por regla general ilícitas; arts. 6 y 11 LDC: ámbito: presentación y creaciones materiales respectivamente; improcedencia: gran similitud entre todos los catálogos de las empresas del sector: indicación suficiente de la procedencia de los productos: ausencia de intento de confusión: productos incluidos en el dominio común o estado de la técnica.
Jurisdicción: Civil
Recurso de Casación núm. 619/
Ponente: Excmo Sr. francisco marín castán
El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandante frente a la Sentencia, de fecha 03-10-2003, dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante en juicio de menor cuantía.
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Febrero de dos mil nueve
La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, ha visto el presente recurso de casación interpuesto la parte demandante, integrada por la compañía francesa PARTICIPATION INDUSTRIELLE DES PLASTIQUES S. á RL y las compañías mercantiles españolas JIMTEN S.L. e INDUSTRIAS RIUVERT S.A. y representada ante esta Sala por el Procurador D. Ángel Rojas Santos, contra la sentencia dictada con fecha 3 de octubre de 2003 ( AC 2003, 2136) por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante en el recurso de apelación nº 184-B/03 dimanante de los autos de juicio declarativo de menor cuantía nº 216/97 del Juzgado de Primera Instancia de Ibi sobre competencia desleal. Han sido parte recurrida los demandados compañía mercantil Crear Plast S.L., D. Juan Manuel , Dª Gema y D. Gustavo , representados por el Procurador D. Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, y la mercantil también demandada Talleres Maigmo S.L., representada por la Procuradora Dª Cayetana de Zulueta Luchsinger.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO
9.- Con independencia de la estimación de la acción principal de las presentes actuaciones, y declarada la deslealtad de los actos de los demandados, se ordene la remoción de los efectos producidos por el acto desleal, y se acuerde la destrucción definitiva de los moldes y demás utensilios que se hayan utilizado exclusivamente a tal fin.
10.- Se condene a todos los demandados a indemnizar los daños y perjuicios causados a mis representadas de acuerdo con lo expuesto en el apartado correspondiente de fundamentación jurídica del presente escrito, Fundamento Jurídico XX de la presente demanda, que damos aquí por íntegramente reproducido."
SEGUNDO
Turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Madrid, dando lugar a los autos nº 18/96 de juicio de menor cuantía y emplazados los demandados, la compañía Talleres Maigmo S.L., de un lado, y los codemandados Crear Plast S.L., D. Juan Manuel y Dª Gema y D. Gustavo , de otro, promovieron cuestión de competencia por declinatoria de jurisdicción alegando que la competencia para conocer del asunto correspondía al Juzgado de Primera Instancia de Ibi (Alicante).
TERCERO
Admitido a trámite el incidente y personado también en las actuaciones el codemandado D. Enrique , que se allanó a la declinatoria, dicho incidente se resolvió por auto de 7 de octubre de 1996 que, estimando la declinatoria, declaró la falta de competencia territorial del referido Juzgado y acordó remitir las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia de Ibi con emplazamiento de las partes ante el mismo, lo cual se llevó a cabo pese al recurso de reposición interpuesto por la parte actora porque éste fue admitido en un solo efecto.
CUARTO
Recibidas las actuaciones en el Juzgado de Primera Instancia de Ibi (Alicante), que las registró con el nº 216/97, por auto de 10 de noviembre de 1997 se desestimó un recurso de reposición de los demandados fundado en la falta de aportación de los documentos nº 92 a 113 mencionados en la demanda y se les concedió un plazo de cinco días para examinarlos en la Secretaría del Juzgado y contestar a la demanda.
QUINTO
La demandada TALLERES MAIGMO S.L. contestó a la demanda alegando su falta de legitimación ad causam como cuestión de fondo, oponiéndose a la demanda en sus hechos y fundamentos de derecho y solicitando su íntegra desestimación con imposición de costas a la parte actora.
SEXTO
Los codemandados D. Juan Manuel y Dª Gema , D. Gustavo y la mercantil CREAR PLAST S.L. contestaron a la demanda negando la legitimación activa de la sociedad- francesa codemandante, planteando la falta de legitimación pasiva de ellos mismos
como demandados aunque como cuestión de fondo, oponiéndose a los hechos y fundamentos de derecho de la demanda y solicitando su absolución de todas las pretensiones de la misma, con imposición de costas a la parte actora.
SÉPTIMO
A su vez el codemandado D. Enrique contestó a la demanda negando la legitimación activa de las codemandantes INDUSTRIAS RIUVERT S.A. y JIMTEN S.A., oponiéndose a continuación en el fondo y solicitando se dictara sentencia en la que se acogiera tal excepción respecto de él y se le absolviera en el fondo del resto de las peticiones, con imposición de costas a la parte actora.
OCTAVO
Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, la Sra. Juez de Primera Instancia de Ibi dictó sentencia el 31 de octubre de 2002 con el siguiente fallo: "Con estimación parcial de la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dª Francisca Arranz Hernández en representación de PARTICIPATION INDUSTRIELLE DES PLASTIQUES S. à R.L., INDUSTRIAS RIUVERT S.A. y JIMTEN S.A. referente a D. Juan Manuel , D. Gustavo , CREAR PLAST SL, y TALLERES MAIGMO S.L., debo absolver y absuelvo a D. Enrique , D. Juan Manuel , Dª Gema , D. Gustavo Y TALLERES MAIGMO SL., de las pretensiones contra ellos formuladas, condenando a la actora con las costas causadas a tales demandados, y debo declarar y declaro que la fabricación de los productos contenidos en los documentos nº 98, 101, 103, 104, 110, 111 y 112 de los acompañados a la demanda fabricados por la codemandada CREAR PLAST S.L. es un acto de imitación calificado de competencia desleal, y en consecuencia, debo condenar y condeno a CREAR PLAT S.L. a la cesación de los actos de imitación consistentes en la fabricación de tales productos, a la remoción y retirada de los mismos del tráfico económico, así como de todo el material que haya intervenido en su realización, a indemnizar a las actoras RIUVERT y JIMTEN en los perjuicios que se le han irrogado por la realización de tales actos, lo que se determinará en ejecución de sentencia conforme a las siguientes bases de determinación: 1) los beneficios de las ventas realizadas por CREAR PLAST, mediante detracción al precio de venta de los productos del coste de fabricación de los mismos, referidos exclusivamente a las piezas aportadas como documentos nº 98, 101, 103, 104, 110, 111 y 112 de los acompañados a la demanda, distinguiendo los imitados a RIUVERT y los imitados a JIMTEN, a los efectos de indemnizar a cada una respecto de los copiados solo a ella; y 2) los perjuicios causados a JIMTEN y RIUVERT por las pérdidas de ventas sufridas solo en cuanto a las piezas halladas copia, es decir, los productos integrantes de los documentos nº 98, 101, 103, 104, 110, 111 y 112 de los acompañados a la demanda. Asimismo, debo acordar y acuerdo la publicación de la presente sentencia a costa de CREAR PLAST en los siguientes periódicos: ABC, EL PAÍS e INFORMACIÓN de Alicante.
En cuanto a las costas devengadas entre la parte actora y la codemandada CREAR PLAST, cada una satisfará las comunes por mitad."
NOVENO
sentencia de 14 de julio de 2003 ( RJ 2003, 4634) y, además, las de 1 de abril de 2002 ( RJ 2002, 2530) y 19 de junio de 2003 ( RJ 2003, 4246).
DECIMOCUARTO
De las dos partes recurridas personadas ante esta Sala, sólo la integrada por los codemandados Crear Plast S.L., D. Juan Manuel y Dª Gema y D. Gustavo presentó escrito de oposición a dichos motivos, solicitando bien su inadmisión, bien su desestimación, con expresa condena en costas a la parte recurrente.
DECIMOQUINTO
Por providencia de 18 de diciembre de 2008 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 4 de febrero siguiente, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. FRANCISCO MARÍN CASTÁN,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
Como se desprende de los antecedentes de hecho, esta Sala inadmitió en su momento el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por el sucesor procesal del único de los seis demandados que resultó condenado por la sentencia recurrida; y del recurso de casación interpuesto por la parte actora al amparo del art. 477, apdo. 2-3º y apdo. 3 , por oposición de la sentencia recurrida a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, únicamente se admiten los dos primeros motivos de los cinco en que se articulaba el recurso.
Por tanto el juicio de esta Sala debe limitarse ahora a determinar si la sentencia recurrida se opone o no a la doctrina jurisprudencial sobre los arts. 5 de la Ley de Competencia Desleal ( RCL 1991, 71) y 7 del Código civil ( LEG 1889, 27) , por haber desestimado la demanda de la hoy recurrente en cuanto dirigida contra otros tres demandados, dos de ellos hijos del sí condenado (motivo primero), y sobre los apdos. 2 y 3 del art. 11 de la Ley de Competencia Desleal , en relación con sus arts. 5 y 6 , por haber desestimado esa misma demanda en cuanto dirigida también contra una sociedad limitada que se dedicaba a la misma actividad que las mercantiles codemandantes, esencialmente la fabricación y comercialización de productos o elementos de fontanería hidrosanitarios, en especial elementos de evacuación de aguas residuales y pluviales.
Resulta esencial advertir, antes de examinar dichos motivos, que el único demandado condenado lo ha sido por haber infringido un pacto de no concurrencia incluido en un contrato de compraventa de acciones, y que por esa infracción deberá indemnizar a las mercantiles demandantes en 78.180'97 euros, valor atribuido por el tribunal sentenciador a ese pacto en relación con el precio que dicho demandado recibió por sus acciones, de suerte que mientras en la demanda se pedía una cantidad equivalente al 20% de ese precio, la sentencia opta por fijar la indemnización, atendidas las circunstancias del caso, en un 15% de ese mismo precio.
También conviene explicar, ante de estudiar los dos motivos del recurso, que el conflicto entre las partes litigantes tiene su origen remoto en la adquisición por una de las mercantiles demandantes, la sociedad francesa, de la totalidad de las acciones de las otras dos demandantes, sociedades españolas dedicadas a la referida actividad y para una de las cuales (RIUVERT) trabajaban el demandado condenado, sus dos hijos también demandados y el otro demandado persona natural, desempeñando también aquél los cargos de Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, en los que continuó hasta el 17 de junio de 1994 tras haber vendido la totalidad de sus acciones, con el referido pacto de no concurrencia, en 5 de abril de 1993. Tras cesar en ambos cargos siguió siendo vocal del Consejo de Administración, causó baja como empleado el 31 de agosto de 1994 sin dejar de ser vocal del Consejo, y el 18 de mayo de 1995 renunció a este puesto. El origen próximo del conflicto está en la constitución, con fecha 22 de marzo de 1994, de una de las dos mercantiles demandadas (CREAR PLAST) por tres hijos de aquél, dos de ellos también demandados por haber trabajado en su día para la misma empresa que su padre, y haberse dedicado la nueva sociedad a la misma actividad que las empresas demandantes, encargando además los moldes necesarios para fabricar las piezas de fontanería a la misma empresa (TALLERES MAIGMO, S.L.), última demandada, que anteriormente atendía a la codemandante RIUVERT en la construcción y mantenimiento de sus moldes.
De ahí que la demanda se fundara, a grandes rasgos, en la vulneración del pacto de no concurrencia por el demandado condenado, al haber impulsado la constitución de una sociedad dedicada a la misma actividad que las demandantes, así como en la imitación sistemática por CREAR-PLAST, con el concurso de TALLERES MAIGMO, de los productos de RIUVERT y en la deslealtad de los dos hijos del demandado condenado, que constituyeron CREAR-PLAST cuando todavía trabajaban para RIUVERT.
La sentencia recurrida desestima la demanda respecto de esos dos hijos y el otro antiguo empleado de RIUVERT razonando que las acciones ejercitadas entre ellos no se fundan en ningún pacto de no concurrencia sino en la normativa propia del contrato de trabajo, y desestima la demanda respecto de CREAR-PLAST y TALLERES MAIGMO tras valorar la prueba pericial y concluir que no hubo imitación sistemática de productos y que la igualdad entre "unas pocas piezas" procedentes de actoras y demandada se explicaba por la similitud entre las piezas fabricadas por todas la empresas del sector, sin que las demandantes hubieran invocado ningún par de moldes en los que uno fuera reproducción exacta del otro, por lo que no podía predicarse de TALLERES MAIGMO el duplicado de moldes que se le imputaba en la demanda.
SEGUNDO
El primer motivo del recurso, fundado como ya se ha dicho en oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la aplicación e interpretación de los arts. 5 de la Ley de Competencia Desleal ( RCL 1991, 71) y 7.1 del Código civil ( LEG 1889,
- , cita en su apoyo las sentencias de esta Sala de 14 de julio de 2003 ( RJ 2003, 4634) (rec. 3589/97), 18 de octubre de 2000 ( RJ 2000, 8809) (rec. 3233/95) y 29 de octubre de 1999 ( RJ 1999, 8164) (rec. 718/95 ). Lo que se pretende mediante el mismo es, según se desprende del primer párrafo de su desarrollo argumental, que se estime "la acción emprendida" contra los tres demandados que han resultado absueltos pese a que fueron empleados, en puestos de mayor o menor responsabilidad, de RIUVERT.
En cualquier caso, lo fundamental en la doctrina de esta Sala, y por ello debe desestimarse el motivo, es que por regla general la mera captación y trasvase de trabajadores de una empresa a otra que se va a fundar, o ya fundada, no constituye competencia desleal, como tampoco lo es el que un trabajador o directivo de una empresa pase a otra para ejercer la misma actividad profesional aprovechando su experiencia y conocimientos ( SSTS 11-10-99 ( RJ 1999, 7323) en rec. 531/95, 1-4- SIC ( RJ 2002, 2530) en rec. 3363/91, 24-11-06 ( RJ 2007, 262) en rec. 369/00 y 14-3- 07 ( RJ 2007, 2229) en rec. 480/00 ), pues lo contrario supondría tanto como negar la movilidad laboral. En particular, de estas últimas sentencias la de 24 de noviembre de 2006 ( RJ 2007, 262) considera que no infringe el art. 5 de la Ley de Competencia Desleal ( RCL 1991, 71) quien abandona una empresa para la que trabajaba, funda otra, capta clientes y vende a precios más bajos, no constituyendo en general secretos empresariales los relativos a la clientela. De aquí se sigue que para encuadrar en el art. 5 de la Ley de Competencia Desleal conductas de cierto parecido con la de los tres demandados de que se trata, como hicieron las sentencias citadas por la parte recurrente y, más recientemente, las SSTS 8-10-07 ( RJ 2007, 6805) (rec. 3652/00), 2-7-08 ( RJ 2008, 4471) (rec. 2522/01) y 3-7-08 ( RJ 2008, 4367) (rec. 2635/01 ), sea necesario un sustento probatorio del que se carece en este caso y una precisión en la demanda que tampoco se da, pues asimismo es doctrina de esta Sala que la función del art. 5 de la Ley de Competencia Desleal es sancionar conductas no previstas en sus arts. 6 a 17 pero no considerar ilícitas las sí previstas cuando falten algunos de los requisitos exigidos en éstos ( SSTS 30-5-07 ( RJ 2007, 3607) en rec. 2037/01, 28-5-08 ( RJ 2008, 3178) en rec. 2534/01 y 3-7-08 ( RJ 2008, 4367) en rec. 2635/01 ), existiendo también ámbitos normativos ajenos al de la competencia desleal que contemplan conductas que guardan relación con las aquí enjuiciadas pero estableciendo consecuencias jurídicas específicas, como son las laborales o las societarias (caso este último de la STS de 5-12-08 ( RJ 2009, 14) en rec. 1353/03 ).
TERCERO
El segundo motivo del recurso, único ya pendiente de examinar, impugna la sentencia de apelación por oponerse a la doctrina jurisprudencial sobre los apdos. 2 y 3 del art. 11 de la Ley de Competencia Desleal ( RCL 1991, 71) en relación con sus arts. 5 y 6 , y como exponente de tal doctrina se citan las sentencias de esta Sala de 14 de julio de 2003 ( RJ 2003, 4634) (rec. 3589/97), es decir una de las ya citadas en el motivo anterior, 1 de abril de 2002 ( RJ 2002, 2530) (rec. 3363/96 ), citada en el fundamento jurídico precedente como representativa de la doctrina de la libertad de empresa y movilidad laboral, y 19 de junio de 2003 ( RJ 2003, 4246) (rec. 3289/97). Lo pretendido por la parte recurrente es, básicamente, que se considere incursa en competencia desleal a la mercantil demandada CREAR-PLAST por haber llevado a cabo "una imitación global de la gama de productos" de las mercantiles demandantes "RIUVERT Y/O JIMTEN", conclusión a la que llega la parte recurrente tras analizar en el alegato del motivo la prueba pericial técnica practicada en el proceso y destacar su relación con la prueba pericial contable asimismo practicada.
Pues bien, este motivo ha de ser igualmente desestimado: en primer lugar, porque las sentencias citadas como exponentes de la doctrina jurisprudencial vulnerada no son idóneas para el caso ahora examinado, al darse sustanciales diferencias en los presupuestos de hecho; y en segundo lugar, porque la valoración de la prueba pericial por la parte recurrente se aparta de la valoración de la misma prueba por el tribunal de
instancia y, además, soslaya o elude conclusiones del perito que desmienten la tesis de la propia parte.
En cuanto a lo primero, debe subrayarse que la sentencia de 14 de julio de 2003 ( RJ 2003, 4634) apreció competencia desleal, encuadrable en el art. 5 de la Ley de 1991 ( RCL 1991, 71) , en la gestación de una nueva empresa mientras se trabajaba en la empresa demandante (FJ 7º), pero confirmó la sentencia recurrida en cuanto no apreciaba competencia desleal por imitación confusoria (FJ 8º en relación con FJ 3º). Por lo que se refiere a las otras dos sentencias, basta con leerlas para comprobar que aprecian competencia desleal por imitar la presentación del producto, no por imitar el producto mismo, y en el presente caso es pacífico desde la sentencia de primera instancia que los productos de cada una de las empresas litigantes llevaban el logotipo correspondiente en sus piezas principales o más significativas, lo que explica que la parte recurrente centre realmente su alegato en la imitación del producto mismo y no en su presentación. Sucede, sin embargo, que la jurisprudencia de esta Sala, siguiendo a la doctrina científica más autorizada, deslinda los respectivos ámbitos de los arts. 6 y 11 de la Ley de Competencia Desleal declarando que el primero de dichos preceptos es aplicable a las creaciones formales o signos distintivos y el art. 11.2 a las creaciones materiales, comprendiendo tanto los productos como las formas tridimensionales aunque éstas puedan ser registradas como marca ( STS 30-5-07 ( RJ 2007, 3607) , en rec. 2037/00, con cita de las SSTS 11-5-04 ( RJ 2004, 2731) , 7-7-06 ( RJ 2006, 5383) y 7-6-00 ( RJ 2000, 5097) ), de suerte que "en el art. 6 se ubica la presentación del producto, en tanto en el 11 la creación del producto, extendiéndose a las creaciones técnicas, artísticas estéticas y ornamentales" ( STS 17-7-07 ( RJ 2007, 5140) , en rec. 3426/00, y en el mismo sentido STS 10-10-07 en rec. 4132/00 ). De ahí que una correcta formulación del motivo hubiera exigido, para la debida correlación entre la invocación de la doctrina jurisprudencial sobre el art. 11 de la Ley de Competencia Desleal ( RCL 1991, 71) y lo que materialmente plantea el motivo, que es la imitación por la demandada CREAR- PLAST de los productos de las demandantes RIUVERT y JIMTEN, no de su presentación, la cita de sentencias de esta Sala específicamente referidas a la imitación de productos no amparados por un derecho de exclusiva, cual es el caso por más que la parte hoy recurrente deslizara en su demanda la posible existencia a su favor de tal derecho de exclusiva.
La falta de ese derecho de exclusiva determina en principio, con arreglo al apdo. 1 del art. 11 de la Ley de Competencia Desleal , que la imitación de los productos sea libre, y aunque el apdo. 2 del mismo artículo introduzca dos excepciones a esa libertad considerando desleal la imitación cuando resulte idónea para generar asociación por parte de los consumidores o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, vuelve a considerar lícita la imitación, pese a darse cualquiera de ambas circunstancias, si los riesgos de asociación o aprovechamiento son inevitables ( SSTS 13-5-02 ( RJ 2002, 5594) en rec. 3473/96, 30-5-07 ( RJ 2007, 3607) en rec. 2037/00 y 17-7-97 SIC ( RJ 2007, 5140) en rec. 3426/00 ).
Esto último enlaza con la segunda razón ya anunciada para desestimar el motivo, pues todas sus alegaciones sobre la prueba pericial, que en realidad encubren el intento de que esta Sala la valore de nuevo extralimitándose de sus funciones como tribunal de casación, no pueden superar datos tan incontrovertibles como que, al margen de que algunas piezas fabricadas por CREAR- PLAST fueran iguales que otras fabricadas por RIUVERT y JIMTEN, el catálogo de CREAR-PLAST comprendía más de doscientas
TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO CIVIL, SECCIÓN 1ª).SENTENCIA
NÚM. 827/2011 DE 22 NOVIEMBRE (RJ\2012\1636)
COMPETENCIA DESLEAL: inexistencia: vuelco parcial de una base de datos de una aplicación informática: relación de profesionales y centros sanitarios: contenido inocuo: ausencia de traba contractual o derecho de exclusiva: aprovechamiento del esfuerzo ajeno requiere que concurra el reproche de desleal.
Jurisdicción: Civil
Recurso de Casación núm. 1617/
Ponente: Excmo Sr. jesús corbal fernández
El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandante frente a la Sentencia, de fecha 21-05-2008, dictada por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Bilbao en juicio ordinario.
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintidós de Noviembre de dos mil once.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección Cuarta, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de Bilbao, sobre Competencia desleal; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad AZKARAN, S.A., representada por el Procurador D. Jorge Laguna Alonso; siendo parte recurrida, Dª. Estibaliz , D. Anton , Dª. Silvia , Dª. Cristina , Dª. Olga , y las entidades CANAL SALUD 24, S.L. y UNBIT SOFTWARE, S.L., representada por el Procurador D. Ramón Blanco Blanco.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO
1.- El Procurador D. Germán Ors Simón, en nombre y representación de la entidad Azkaran, S.L., interpuso demanda de Juicio Ordinario por actos de competencia desleal y contrarios a la Ley de Propiedad Horizontal, ante el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de Bilbao, siendo parte demandada las entidades Unbit Software S.L., Canal Salud 24 S.L., D. Anton , Dª. Silvia , Dª. Cristina , Dª. Olga y Dª. Estibaliz ; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "que estimando íntegramente la demanda, DECLARE respecto de UNBIT SOFTWARE S.L. 1º.- Que Unbit Software S.L. ha realizado un uso ilícito del programa informático "Azkaran Proasis" y de la Base de Datos del "Azkaran Proasis". 2º.- Que el uso ilícito por UNBIT SOFTWARE S.L. del programa informático "Azkaran Proasis" y de la Base de Datos del "Azkaran Proasis", es una violación de los derechos de propiedad intelectual de Azkaran S.L. 3º.- Que Unbit Software S.L. ha realizado actos de competencia desleal contra Azkaran S.L. Respecto de Canal Salud 24 S.L.: 1º.- Que Canal Salud 24 S.L. ha realizado un uso
ilícito del programa informático "Azkaran Proasis" y de la Base de Datos del "Azkaran Proasis". 2º.- Que el uso ilícito por Canal Salud 24 S.L. del programa informático "Azkaran Proasis" y de la Base de Datos del "Azkaran Proasis", es una violación de los derechos de propiedad intelectual de Azkaran S.L. 3º.- Que Canal Salud 24 S.L. ha realizado actos de competencia desleal contra Azkaran S.L. Respecto de D. Anton , Dª. Silvia , Dª. Cristina , Dª. Olga y Dª. Olga : Que todos ellos han cometido actos de competencia desleal contra Azkaran, S.L. Y condene: 1º.- A todos los codemandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones. 2º.- A Unbit Software S.L. y a Canal Salud 24 S.L. a cesar con carácter inmediato en el uso ilícito del programa "Azkaran Proasis" y de la Base de Datos fabricada por Azkaran S.L. con prohibición de reanudar dicho uso ilícito. 3º.- A todos los codemandados a cesar con carácter inmediato en la realización de los actos de competencia desleal contra Azkaran S.L., con prohibición de reanudarlos. 4º.- A condenar a los codemandados al abono de las costas del presente procedimiento.".
2.- El Procurador D. Pablo Bustamante Esparza, en nombre y representación de las entidades Unbit Software S.L., Canal Salud 24 S.L., D. Anton , Dª. Silvia , Dª. Cristina , Dª. Olga y Dª. Estibaliz , contestó a la demanda, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia por la que se absuelva a los demandados de las pretensiones formuladas, con expresa condena en costas a la parte actora.
3.- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de lo Mercantil número Uno de Bilbao, dictó Sentencia con fecha 14 de julio de 2006 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: 1.- Desestimar la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales D. German Ors Simón, en nombre y representación de Azkaran S.L. frente a D. Olga , Dª. Silvia , Dª. Cristina , Dª. Olga , Dª. Estibaliz , Unbit Software S.L. y Canal Salud 24 S.L. 2.- Condenar a cada parte a atender las costas causadas a su instancia y las comunes, si las hubiere, por mitad.".
SEGUNDO
Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad Azkaran S.L., la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección Cuarta, dictó Sentencia con fecha 21 de mayo de 2008 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que, desestimando el recurso de apelación presentado por Azkaran, S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de Bilbao en el procedimiento ordinario nº 530/05 del que este rollo dimana, confirmamos íntegramente dicha resolución e imponemos las costas del recurso a la parte apelante.".
TERCERO
El Procurador D. German Ors Simón, en nombre y representación de Azkaran S.L., interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección Cuarta, respecto la Sentencia dictada en grado de apelación de fecha 21 de mayo de 2008 , con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION:PRIMERO.-
se reduce en casación a la materia de Competencia Desleal. El tema controvertido hace referencia al aprovechamiento de la información de una Base de Datos de una aplicación informática de una empresa para la elaboración de la aplicación también informática de otra empresa dedicada al mismo género de prestación asistencial, lo que facilitó la implantación -inicio de actividad y desarrollo- de la segunda con menos esfuerzo y coste en el mercado. La problemática se plantea en relación con la aplicación del ilícito concurrencial del art. 5º de la LCD 3/1991, de 10 de enero ( RCL 1991, 71) (redacción anterior a la Ley 29/2009, de 30 de diciembre ( RCL 2009, 2633) ), dirigiéndose la imputación contra la entidad que elaboró el producto informático para las dos empresas, que fue la compañía UNBIT SOFTWARE, S.L., contra la también compañía CANAL SALUD 24, S.L. para quien se creó la segunda aplicación informática y contra diversos trabajadores que abandonaron la empresa denunciante para integrarse en Canal Salud.
Por la entidad AZKARAN, S.L. se dedujo demanda
frente a Dn. Anton , Dña. Silvia , Dña. Cristina , Dña. Olga , Dña. Olga , y las entidades Unbit Software, S.L. y Canal Salud 24 S.L. en la que solicita: I.- Se declare: A) Respecto de UNBIT: 1º. Que ha realizado un uso ilícito del programa informático "AZKARAN PROASIS" y de la base de datos "AZKARAN PROASIS"; 2º. Que dichos usos ilícitos es una violación de los derechos de propiedad intelectual de AZKARAN S.L. [la actora]; 3º. Que ha realizado actos de competencia desleal contra la demandante. B) Respecto de CANAL SALUD 24, S.L.: 1º. Que ha realizado un uso ilícito del programa informático y de la base de datos antedichos; 2º. Que ello constituye una violación de los derechos de propiedad intelectual de la actora; y, 3º. Que asimismo ha realizado actos de competencia desleal contra AZKARAN, S.L. C) Respecto de los codemandados personas físicas: que han cometido actos de competencia desleal contra la demandante. II.- Se condene: 1º. A todos los codemandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones; 2º. A Unbit y Canal Salud 24 a cesar con carácter inmediato en el uso ilícito del programa "Azkarán Proasis" y de la Base de Datos fabricada por Azkarán, S.L. con prohibición de reanudar dicho uso ilícito; y, 3º. A todos los codemandados a cesar con carácter inmediato en la realización de actos de competencia desleal contra AZKARAN, S.L., con prohibición de reanudarlos.
La Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Bilbao el 14 de julio de 2006 , en los autos de procedimiento ordinario núm. 530 de 2005, desestima la demanda y absuelve a los demandados. La Sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bilbao de 21 de mayo de 2008 , en el Rollo de apelación núm. 194 de 2007 , desestima el recurso de la actora y confirma la resolución del Juzgado de lo Mercantil.
Contra la Sentencia de la Audiencia Provincial se interpuso por la entidad AZKARAN, S.L. recurso de casación
articulado en dos motivos, en los que denuncia infracción del art. 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD ) y del art. 3, párrafo segundo, de la Ley 3/1991, de 10 de enero, LCD. En el suplico se reproduce la solicitud de la demanda, aunque limitada a los actos de competencia desleal. El recurso fue admitido por Auto de esta Sala de 3 de noviembre de 2009 ( PROV 2009, 474828).
SEGUNDO
La entidad mercantil recurrente AZKARAN, S.L., según manifiesta en el recurso, comercializa en el mercado el producto Proasis Asistencia Profesional consistente en la prestación de servicios asistenciales de carácter médico, sanitario, entre otros, para cuyo desarrollo cuenta con un Cuadro Médico y Asistencial, integrado por un gran número de profesionales y Centros, mediante cuya asistencia tienen los usuarios -clientes que contrata- la posibilidad de ver atendidas sus necesidades en las diversas especialidades relacionadas con la salud, la estética y el bienestar. Para facilitar el desarrollo de la actividad - gestión, coordinación y prestación de la asistencia requerida en todas las necesidades-, Azkarán S.L. encargó a la entidad UNBIT SOFTWARE, S.L. la elaboración de una aplicación informática denominada AZKARAN PROASIS que, con el proceso continuo de desarrollo y mejora, da soporte tecnológico al producto Proasis Asistencia Profesional, el cual se integra por dos elementos, a saber: la Base de Datos, en la que se incluye el Cuadro Asistencial, y comprende los datos relativos a los profesionales y a los centros concertados, y el software que permite la ordenación y manejo, todo ello conforme a las instrucciones de Azkarán, S.L. relativas a las funcionalidades a ejecutar y las necesidades a cubrir por requerimiento del negocio.
Con posterioridad, la entidad CANAL SALUD 24, S.L. contrató con UNBIT SOFTWARE, S.L. la realización de una aplicación informática que le permitiera empezar a operar en el negocio de servicios asistenciales, en la cual UNBIT utilizó información sobre los profesionales y centros que había sido anteriormente facilitada por Azkarán e incluida en la Base de Datos del producto Proasis Asistencia Profesional.
El recurso hace especial hincapié, hasta el punto de que puede considerarse la cuestión nuclear del mismo, en el hecho de haberse producido un vuelco de información, cuyo dato se afirma como declarado en la sentencia recurrida y aparece reiterado al menos dos decenas de veces a lo largo de la exposición del primer motivo. Este vuelco de información, que se reduce al apartado de la Base de Datos, quedando excluido el elemento del programa informático porque los de las dos empresas no solo son diferentes sino también incompatibles, se califica de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, porque se beneficia del trabajo desplegado por la actora, con los consiguientes tiempo y energías utilizados, para la selección y contratación de los profesionales y centros sanitarios, y constituye el soporte fáctico-jurídico de la infracción legal del art. 5º LCD denunciada en el motivo. Así lo explícita la parte recurrente en cuanto señala que "el presente recurso de casación considera que la acción descrita -estimada probada por la Audiencia- consistente en un volcado de la información obtenida por Azkarán, S.L. para elaborar una base de datos que alimenta el programa informático de un competidor directo, es determinante de una vulneración del art. 5 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal. Se considera objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe que la información recabada y trabajada por Azkarán S.L. mediante un esfuerzo que se ha prolongado durante más de diez años, con importante inversión de tiempo y recursos, sea facilitada a la competencia sin que se haya llevado a cabo tal labor, permitiéndole comenzar a operar en el mercado en un tiempo que, de otra manera, le hubiera resultado imposible, y sin invertir recursos en ello".
En resumen, señala el motivo primero del recurso, queda claro y expresamente considerado como probado por la Audiencia Provincial que Unbit Software, S.L. volcó los datos con los que se elaboró la aplicación de Azkarán, S.L., y, lo que se pretende, no
noviembre 2007 ( RJ 2007, 8516) ; 19 mayo 2008 ; 10 febrero 2009 ; 22 noviembre 2010 ).
Entrando en el tema básico de controversia debe adelantarse que es cierto que la Sentencia recurrida declara, con referencia a las bases de datos de las respectivas aplicaciones informáticas, que son coincidentes y que, dado que se hallaron unos mismos errores en algunos apartados, existe prueba evidente de que hubo un "vuelco" de información.
Sin embargo, los términos anteriores aparecen notoriamente matizados en el contexto en que figuran. En primer lugar, la resolución recurrida se refiere a las coincidencias en algunos de sus extremos (datos, identificación, orden, provincias, etc.) En segundo lugar, el "vuelco" de dicha información «ha sido en cualquier caso parcial por la mayor entidad del Canal Asistencial de Azkarán S.L. respecto del de Canal Salud». Y en tercer lugar también se indica que Unbit «se limitó a aprovechar un contenido que era absolutamente inocuo en ese ámbito, tanto porque la información "volcada" podía obtenerse en otro lugar con toda facilidad (sin ir más lejos haciéndose socio de Azkarán, S.L., lo que propiciaba, sin mayores requisitos, la utilización de su propia tarjeta médica), cuanto porque la creación del Canal Asistencial por parte de Canal Salud requería un esfuerzo complementario por parte de ésta, para introducir en el ámbito de su red de servicios a los profesionales, médicos, Clínicas, practicantes, anestesistas, etc. de la base de datos volcada, amén de vigilarla y actualizarla periódicamente, lo que hace que el hecho objetivo que supone la información hallada en los ordenadores del Canal Salud resulte inane desde el punto de vista sustantivo que analizamos».
De lo expuesto resulta una primera conclusión, consistente en que, si bien hubo un aprovechamiento, éste queda limitado a la localización de profesionales y centros sanitarios, identificación y domiciliación, y a ello debe añadirse que, a los efectos del pleito, no había cláusula o deber contractual que impidiese a Unbit utilizar los datos, quedando reducida la problemática a la apreciación de la existencia de deslealtad en el campo de la Ley de Competencia Desleal.
QUINTO
El aprovechamiento de esfuerzo ajeno, en el que se sustenta la pretensión actora, no constituye por si solo un ilícito concurrencial, con independencia de su cita como ejemplo genérico de comportamiento desleal en algunas sentencias de esta Sala. De haber sido como la recurrente pretende resultaría inexplicable que para el ilícito del art. 11.2 LCD se exija la existencia, como presupuesto, de la imitación de un producto, y esta Sala tiene reiterado que no cabe la degradación de los tipos por reducción de elementos, lo que ocurriría de estimar aplicable sin más la cláusula general ex art. 5º a dicha actuación. Para que el aprovechamiento del esfuerzo ajeno pueda constituir el ilícito pretendido, además de su propia consustancialidad en relación con los términos de la expresión, y una cierta entidad, se requiere que concurra el reproche de desleal, es decir, que integre una actuación incorrecta o irregular en la perspectiva de la buena fe objetiva, de modo que afecte -suprima, restrinja o falsee- la estructura competitiva o el normal funcionamiento del mercado.
En el caso no cabe desconocer que relaciones de profesionales y centros sanitarios, y su localización, similares a la en conflicto, figuran en los Catálogos de Servicios de las
entidades prestacionales sanitarias, de fácil acceso para el público, y que cualquier interesado puede aprovechar su contenido para ponerse en contacto con los relacionados para contratarlos y ofrecerles formar parte de un Cuadro Asistencial sin ninguna traba legal que lo impida. Que la inclusión en el Cuadro una vez obtenida la aceptación sea sin copia de la relación que facilitó la información o por el procedimiento del "volcado", en la terminología al uso, no resulta relevante en la perspectiva de la competencia desleal. Es claro que, al copiar los datos, se facilita la labor al respecto de quien carece de datos de investigación propia o trata de completar éstos, pero a salvo traba contractual o derecho de exclusiva, que no constan, no cabe negar la accesibilidad y utilización de la información ajena, por mucho que lograr ésta hubiera supuesto, para el que la obtuvo, empleo de tiempo, dinero y energías. Continuamente sucede en el mercado que las empresas aprovechan las informaciones y experiencias de otras, lo que facilita el desarrollo y el progreso social y económico, y con ello no se resiente el buen orden de dicho mercado, a cuya protección responde la Ley de Competencia Desleal. No ha habido un comportamiento irregular concurrencial y no hay ningún imperativo ético o de honradez que conculque el estándar de comportamiento justo y honrado reconocido en el tráfico, tal y como viene exigiendo la reiterada doctrina jurisprudencial. No basta que exista una práctica molesta para que se pueda aplicar la cláusula general de comportamiento contrario a la buena fe objetiva del art. 5º LCD, y menos habría sido admisible que el mero aprovechamiento del esfuerzo ajeno pudiera haber servido de soporte para el singular efecto pretendido de eliminar del mercado a un competidor.
SEXTO
Las razones expuestas conducen a la desestimación del motivo primero y con él la del recurso. El contenido del motivo segundo resulta irrelevante porque, aunque las alegaciones efectuadas son acertadas, sin embargo sucede a) que la argumentación combatida se formuló con el carácter de "a mayor abundamiento"; b) que dado lo razonado anteriormente en todo caso resulta estéril; y, c) por aplicación de la doctrina casacional que exige para casar un resultado útil, y no lo habría porque la estimación del motivo segundo no habría afectado a la desestimación del motivo primero, y consiguientemente del recurso al no haber actos de competencia desleal.
La desestimación del recurso supone la condena en costas de la parte recurrente (arts. 398.1 y 394.1 LEC ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) ), si bien en el caso deben limitarse a los dos tercios porque respecto al planteamiento del mismo en cuanto a UNBIT SOFTWARE S.L. había razones para considerar discutible la problemática jurídica, por lo que al respecto se hace uso de la facultad conferida por el art. 394.1 LEC .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
FALLAMOS
Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad AZKARAN, S.L. contra la Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de BIZKAIA el 21 de mayo de 2008 , en el Rollo número 194 de 2007 , y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas procesales del recurso en la cuantía de los dos tercios, sin hacer especial imposición del tercio restante.
