¡Descarga Derecho de Propiedad Intelectual: Marca y Signos Distintivos - Prof. Hernando Cebria y más Apuntes en PDF de Derecho Mercantil solo en Docsity!
DRET MERCANTIL 2013- Prof. Dr. Luis Hernando Cebrià
GUIÓ TEMA 6
EL DRET DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL (PROPIETAT
INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL) O DELS BÉNS IMMATERIALS (II):
Els signes distintius, denominacions d’origen i Internet.
6.1. ELS SIGNES DISTINTIUS. FUNCIONS I CLASSES
Signe distintiu: Instrument de la comercialització i diferenciació dels productes i servicis dels empresaris.
Funció: desenrotllament i protecció de l’empresa i mitjà de conservació de la clientela , evitant que es produeisca engany o confusió en el consumidor.
Formen part de la imatge de l’empresa i permeten individualitzar els seus productes o servicis enfront de la competència i la seua identificació pels consumidors.
Signes distintius:
A. Marques : distingeixen els productes d’altres en el mercat. B. Nom comercial : distingeix l’empresari dels altres en el mercat.
Doble caracterització:
- Bens immaterials.
- Drets de us exclusiu i excloent.
Regla d’especialitat : dos signes idèntics o semblants, pertanyents a distints empresaris, poden conviure pacíficament en el mercat si distingeixen productes o servicis diferenciats o si operen en sectors comercials distints.
Característiques. Diferències amb les invencions:
- El signe només ha de tindre força diferenciadora davant dels consumidors, no requereix de novetat respecte de l’estat de la tècnica.
- El signe distintiu fa referència als productes i empreses, no a les creacions industrials ni als seus objectes.
6.2. FONTS NORMATIVES I SISTEMES DE PROTECCIÓ DELS SIGNES
DISTINTIUS. LA PROTECCIÓ INTERNACIONAL I EN LA UNIÓ EUROPEA.
Fonts normatives:
- Font fonamental : Llei 17/2001, de marques, de 7 de desembre del 2001.
- Desenrotllada per Reial Decret 687/2002, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques. Característiques: a. Desenrotlla el procediment i el registre de la marca. b. Atén als distints negocis i declaracions previstos en la Llei: renovació, transmissió, renúncia, etc.
- És també d’aplicació als signes distintius la protecció dispensada per la Llei de Competència Deslleial.
Dret comunitari sobre els signes distintius:
- Directiva 2008/95/CE del Parlament i de Consell, de 22 d’octubre de 2008, relativa a les marques.
- Reglament CE núm. 207/2009, de 26 de febrer, sobre marca comunitària.
- Respecte de les indicacions geogràfiques i les denominacions d’origen diversos Reglaments per sectors : a. Reglament 1151/2012, de 21 de novembre, relatiu al règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris , b. Reglament núm. 479/2008, de 29 d’abril, sobre la organització comú del mercat vitivinícola.
Dret internacional sobre els signes distintius:
- Conveni de la Unió de París de 20 de març de 1883. Matèries: a. Els principis de tractament nacional, prioritat i independència de les marques. b. Dret de registre i obligació d’ús. c. Marques de servici, marques col·lectives. d. Protecció del nom comercial i de les indicacions d’origen o procedència.
- Acord de Madrid de 14 d’abril de 1891 relatiu a la repressió de les indicacions de procedència falses o enganyoses.
- Acord de Madrid de 1891 relatiu al registre internacional de marques. Per a la inscripció de marques internacionals amb efectes en tots els països
- Especialitats. Classes:
a. Marca derivada : quan ja existeisca una marca anterior de la que siga titular el mateix empresari per què puga introduir variacions en els elements no substancials o accessoris de la marca respecte dels mateixos productes o servicis. b. Marca col·lectiva ( art. 62 LM ): distingeix en el mercat els productes o servicis dels membres d’una associació titular de la marca. c. Marca de garantia ( art. 68 LM ): utilitzada per una pluralitat d’empreses davall el control i autorització del seu titular, que certifica que els productes o servicis a què s’aplica compleixen uns requisits comuns. En especial: la seua qualitat, components, origen geogràfic, condicions tècniques o mode d’elaboració del producte o de prestació del servici. d. Marca notòria ( art. 8 LM ):
- Registrada per a determinats sectors però que siga també c oneguda a Espanya per altres sectors. Requisits: a. L’ús de la marca puga suposar una connexió entre productes o puga suposar un aprofitament indegut de la marca notòria. b. El general coneixement pel públic a qui es destinen els productes o servicis. Criteris: 1. Volum de vendes, duració, intensitat o abast geogràfic del seu ús, valoració o prestigi aconseguit en el mercat. 2. La seua protecció s’estendrà a productes, servicis o activitats de naturalesa tant més diferent quant major siga el grau de coneixement en el sector pertinent del públic o en altres sectors relacionats. 3. Quan els signes siguen coneguts pel públic en general l’abast de la protecció s’estendrà a qualsevol gènere de productes, servicis o activitats: marca de renom.
- El titular d’una marca notòria no registrada se li reconeixen els mateixos drets que al titular de la marca registrada. Excepció: impedir l’us per a productes diferents ( art. 34.5 LM ). e. La marca d’agent o representant ( art. 10 LM ): el titular d’una marca en un altre membre del Conveni de París o de l’Organització Mundial del Comerç pot autoritzar al seu agent o representant la sol·licitud d’inscripció com a marca nacional. f. Marques internacionals ( art. 79 i ss. LM ): Sempre que el titular el sol·licite expressament, el registre internacional d’una marca efectuat a l’empar de l’Acta vigent a Espanya de l’Acord de Madrid de 14 d’abril de 1891, relatiu al registre Internacional de Marques estendrà els seus efectes a Espanya.
g. La marca comunitària (art. 84 i ss. LM): permet una protecció en tota la Unió europea: Consideració de marca nacional registrada en tot el territori de la Comunitat. En l’Oficina d’Harmonització del Mercat Interior (OAMI). Actualment amb seu a Alacant. Possibilitat de transformació de marca nacional a comunitària i a l’enrevés.
B) PROHIBICIONS PER AL REGISTRE DE MARQUES. PROCEDIMENT DE
CONCESSIÓ.
Diferències entre prohibicions:
a. Absolutes : l’acció de nul·litat contra la marca no prescriu ( art. 51.2 LM ). b. Relatives ; termini general de prescripció de 5 anys des de el coneixement ( art. 52.2 LM ).
Prohibicions absolutes ( art. 5 LM ):
a) Els que no reuneisquen els requisits constitutius de la marca de l’article 4.1. b) Els que manquen de caràcter distintiu. c) Els que es componguen exclusivament de signes o indicacions:
- Que puguen servir en el comerç per a designar característiques del producte o del servici.
- Que s’hagen convertit en habituals per a designar els productes o els servicis en el llenguatge comú o en els costums lleials i constants del comerç.
- Derivats de la naturalesa del producte
- Per la forma del producte necessària per a obtindre un resultat tècnic o que dóna un valor substancial al producte. d) Els que siguen contraris a la Llei, a l’orde públic o als bons costums. e) Els que puguen induir el públic a error. En particular, en la naturalesa, la qualitat o la procedència geogràfica del producte o servici. f) Els que consisteisquen en indicacions de procedència geogràfica que identifiquen vins o begudes espirituoses que no tinguen eixa procedència. g) Els que reprodueisquen o imiten signes d’ institucions públiques o que siguen d’interés públic. Excepció: si autorització de l’autoritat competent.
b. Criteri d’especialitat : l’exclusivitat es limita a la classe de productes o servicis per als quals s’haja concedit la marca. Excepció: la marca notòria o de renom que siga usada i que es trobe inscrita per a uns determinats productes: els seus titulars poden reclamar davant dels Tribunals l’anul·lació de la marca registrada per altres per a productes diferents. ( art. 8.1 LM ).
Duració de la marca: Deu anys comptats des de la data de presentació de la sol·licitud i podrà renovar-se per períodes successius de deu anys ( art. 31 LM ).
Per a conservar el dret d’exclusiva sobre la marca els seus titular ha de complir dos obligacions:
- Renovar la marca cada deu anys ( art. 32 LM ). La falta de renovació provocarà la caducitat de la marca ( art. 55.1.a. LM ).
- Usar la marca en el mercat espanyol de manera efectiva i real ( art. 39 LM ). Sanció: La falta d’ús durant cinc anys de forma interrompuda dóna lloc a la caducitat ( art. 55.1.c. LM ).
L’esgotament de la marca:
- Límit en matèria de Dret de Defensa de la competència ( art. 36 LM ).
- El dret d’exclusivitat conferit pel registre de marca no permetrà al seu titular prohibir a tercers l’ús de la mateixa per a productes comercialitzats en l’Espai Econòmic Europeu amb la dita marca pel titular o amb el seu consentiment.
- Es refereix a la impossibilitat d’oposició del titular a la importació o comercialització d’un producte de la marca que haja sigut comercialitzat en un altre Estat de la Unió Europea de forma lícita.
- Excepció: quan el titular tinga motius legítims d’oposició, en particular quan l’estat dels productes s’haja modificat o alterat després de la seua comercialització ( art. 36.2 LM ).
D.) EL CONTINGUT DEL DRET SOBRE LA MARCA.
El registre de la marca confereix al seu titular una pluralitat de facultats ( art. 34 LM ):
- Dret exclusiu a utilitzar-la en el tràfic econòmic.
- Prohibir que els tercers no autoritzats utilitzen en el tràfic econòmic qualsevol signe idèntic o semblant a la marca per a productes o servicis idèntics o semblants a aquells per als que la marca estiga registrada, de manera que impliquen un risc de confusió del públic. Quan la marca siga notòria o de renom estiga registrada: també encara que els productes no siguen idèntics o semblants.
En particular es podrà prohibir: a) Posar el signe en els productes o en la seua presentació. b) Oferir els productes , comercialitzar-los o emmagatzemar-los amb eixos fins o oferir o prestar servicis amb el signe. c) Importar o exportar els productes amb el signe. d) Utilitzar el signe en els documents mercantils i la publicitat. e) Usar el signe en xarxes de comunicació telemàtiques i com a nom de domini. f) Posar el signe de forma genèrica en diccionaris ( art. 35 LM ). Límits en matèria de drets personals o de naturalesa del producte ( art. 37 LM ). El titular no podrà prohibir a tercers l’ús lleial de la marca en el tràfic econòmic: a. Els seu nom i adreça ; b. D’indicacions relatives a les característiques del producte o de la prestació del servici. c. De les característiques de la marca, quan siga necessària per a indicar el destí d’un producte o d’un servici. d. Els comerciants o distribuïdors poden afegir la seua marca o signes distintius al producte ( art. 34.4 LM ).
- Oposar-se a la inscripció d’un signe que porte a confusió amb l’inscrit ( art. 19 LM ).
- Sol·licitar la nul·litat de marques posteriors que puguen causar confusió en el mercat → principi de prioritat registral. ( art. 52 LM ).
E) LA TRANSMISSIÓ O LLICÈNCIA DE MARCA.
Tant la marca com la seua sol·licitud són béns de l’actiu empresarial, de caràcter patrimonial. Per això, la marca i la seua sol·licitud podran (art. 46.2 LM ):
- Transmetre’s ,
- Donar-se en garantia o ser objecte d’altres drets reals ,
- Ser objecte de llicències ,
- Opcions de compra ,
- Embargaments o altres mesures que resulten del procediment d’execució,
- Altres negocis jurídics de que fóra susceptible el dret de marca I això, per a tots o part dels productes o servicis per als quals estiguen registrades o sol·licitades, i inscriure’s en el Registre de Marques.
procedència geogràfica d’estos productes o servicis es declararà la caducitat de la marca i es cancel·larà el seu registre ( art. 55.1.e. LM ).
F) LA NUL·LITAT I LA CADUCITAT DE LA MARCA.
Els signes distintius tenen, a diferència de les patents, una vida legal que pot ser indefinida , són prorrogables cada deu anys per mitjà de renovació.
La nul·litat de la marca haurà de ser decretada per sentència ferma i ser objecte de cancel·lació.
La Llei distingeix entre:
A. Nul·litat absoluta ( art 51 LM ):
- Causes: a) Falta de legitimació segons els Tractats internacionals: criteris de nacionalitat, residència i domicili efectiu i el principi de reciprocitat. ( art. 3 LM ). b) Els signes prohibits ( art. 5 LM ). c) Mala fe en la presentació de la sol·licitud.
- Legitimació ( art. 59.a LM ): a. L’ Oficina Espanyola de Patents i Marques. b. Qualsevol persona física o jurídica o agrupació constituïda legalment per a la representació de grups socials que resulten afectats o tingan un dret subjectiu o un interés legítim.
- Imprescriptibilitat de l’acció per a demanar la nul·litat absoluta d’una marca registrada. ( art. 51.2 LM ). Excepció a la nul·litat: quan la marca encara que no ho tinguera inicialment haguera adquirit després del seu registre i per l’ús un caràcter distintiu per als productes o servicis per als quals estiga registrada ( art. 51.3 LM ).
B. Nul·litat relativa ( art. 52 i 6 i ss. LM ):
- Causes: a. Existeisca una marca o nom comercial anterior. b. Existeisca ja una marca notòria. c. Afecte al nom o un altre signe identificador de persona distinta del sol·licitant. d. La marca siga registrada per un agent o representant sense autorització del seu titular.
- Legitimació ( art. 59.b LM ): titulars dels drets anteriors afectats pel registre de la marca, o els seus drethavents quan afecte a dades personals d’aquells.
- Termini per a exercir l’acció: cinc anys consecutius des de el coneixement de la concessió de la marca. Presumpció amb la publicació. Excepció: Si la sol·licitud s’haguera efectuat de mala fe , l’acció serà imprescriptible.
- Excepció a l’acció:
- General: Excepció de cosa jutjada ( art 53 LM ): quan coincideisca la mateixa causa de nul·litat que haguera sigut ja objecte de pronunciament, per qui haguera sigut part en el mateix.
- Particular de la nul·litat relativa instada per titular anterior ( art. 52.3 LM ): falta d’ús efectiu i real en el curs dels cinc anys anteriors a la data de presentació de la demanda. Quan es trobe caducada la marca anterior.
Efectes de la declaració de nul·litat: el registre de la marca no va ser mai vàlid, considerant-se que ni el registre ni la sol·licitud que el va originar han tingut mai efecte ( art. 54 LM ).
Excepcions: a. Resolucions sobre violació de la marca executades. b. Contractes ja executats. Cap encara, en el seu cas, restitucions de les quantitats pagades.
Causes de caducitat ( art. 55 LM ):
a) Falta de renovació o de pagament de la taxa corresponent. b) Renúncia pel seu titular. c) Falta d’ús en el termini de cinc anys ininterromputs. d) Quan en el comerç s’haguera convertit en la designació usual d’un producte o d’un servici per al que estiga registrada. e) Quan a conseqüència del seu ús la marca puga induir el públic a error. f) Quan el titular de la marca manque per qualsevol motiu de legitimació.
Competència:
- Falta de renovació o de pagament o per renúncia: d’ofici per l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.
- Restants: pels Tribunals de Justícia.
Efectes: Les marques caducades deixaran de produir efectes jurídics des del moment en què es van produir els fets o omissions que van donar lloc a la caducitat.
- Exigir les mesures necessàries per al seu salvaguarda: mesures cautelars.
- També cap la submissió a arbitratge.
Accions:
- Accions penals referents a la infracció dels drets de la Propietat Industrial : art. 274 CP. Fins a pena de presó de 6 mesos a dos anys i multa de 12 a 24 mesos.
- Accions civils que pot exercitar el titular de la marca ( art. 41 LM ): a) Acció de cessació. b) Indemnització dels danys i perjuís. i. Comprendrà tant el dany emergent com el lucre cessant. ii. Criteris de l’ art. 43 LM: prestigi en el mercat i despeses d’investigació en la violació de la marca, preus de llicencies →mínim 1% del volum de negocis de l’infractor amb el productes il·lícits i de 600 euros al dia fins l’efectiva cessació. iii. Pels danys causats en els cinc anys anteriors a l’exercici de l’acció ( art. 45.2 LM ). c) Acció de prohibició. Manifestacions: 1. Retirada del tràfic econòmic dels productes, embalatges, embolcalls, material publicitari, etiquetes o altres documents en què s’haja materialitzat la violació del dret de marca. 2. Embargament o destrucció del mitjans emprats. d) Eliminació del signe distintiu sense afectar al producte. Si no fóra possible: la destrucció dels productes o la cessió amb fins humanitaris. e) Atribució en propietat al actor dels productes, materials i mitjans embargats. f) La publicació de la sentència per mitjà d’anuncis i notificacions a les persones interessades. Possible excepció pel demandat per falta d’ús de la marca pel titular en el curs dels cinc anys anteriors a la data de presentació de la demanda ( art. 41.2 LM ). Especialitats de les accions civils:
- Prescripció de les accions civils: cinc anys ( art. 45.1 LM ).
- Aplicació subsidiària de les normes processals previstes en el títol XIII de la Llei 11/1986, de Patents ( D.A. 1a ). En particular aplicació de normes en matèria de diligències per a la comprovació de fets i mesures cautelars.
- Les accions previstes en la Llei de Competència Deslleial són acumulables a les previstes en la LM.
6.6. DENOMINACIONS D’ORIGEN.
Definició: signe distintiu que designa el lloc geogràfic de procedència dels productes o servicis.
No son marques : l’ article 5.c. LM ho impedeix.
Excepció: quan la denominació siga incorporada a altres elements i no supose confusió per als consumidors ( article 5.g. LM ).
Funció econòmica: Garantir unes condicions del producte elaborat en una zona geogràfica delimitada amb particulars condicions.
Règim específic: Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el vi.
També Reglaments comunitaris.
Definició: el nom d’una regió, comarca, localitat o lloc determinat que haga sigut reconegut administrativament per a designar vins ( art. 22 LVV ).
Han de ser terrenys amb especial aptitud per al cultiu de la vinya.
Condicions:
a. Elaboració en el referit lloc amb raïm de eixe lloc. Necessari qualificació administrativa del origen amb cinc anys d’antelació.
b. Prestigi comercial pel seu origen, i.
c. Que la qualitat i característiques siguen fonamentalment per causa del medi geogràfic.
Classificació:
- Vins de taula. Vi de la terra.
- Vins de qualitat produïts en una regió determinada :
a. Vins de qualitat amb indicació geogràfica.
b. Vins amb D.O.
c. Vins amb D.O. qualificada ( art. 23 LVV ):
ii. 10 anys de la D.O o
iii. Comercialització exclusiva des de cellers inscrits i ubicats en el lloc de la D.O.
d. Vins de pagos. Llocs amb terra o microclima específics i vins amb singularitat específica. Pot ser vi de pago qualificat.
- De segon nivell : el que precedeix al .com o .es. Orde ITC/1542/2005, de 19 de maig, que aprova el Pla nacional de noms de domini de internet davall el codi de país corresponent a Espanya. Límits: a. Impossibilitat de sol·licitar noms de domini prèviament assignats (art. 5 ). b. El nom de domini subjectiu ha de tindre relació directa amb el beneficiari ( art. 11.3 ) c. Prohibicions ( art. 7 ): i. Noms que puguen portat a confusió. ii. Noms d’ organismes públics.
o Les societats de capital poden tindre una pàgina web corporativa : el acord de creació de la pàgina web se farà constar en el Registre Mercantil i serà publicat al BORMe. (a rt. 11. bis LSC ).
- Obligatòria en les societats cotitzades.
