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PROPIEDAD INTELECTUAL & INDUSTRIAL
Prof. Manuel Lobato García-Miján
Examen tipo test: no más de 10 preguntas.
Tema 1: INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. RELACIÓN CON OTRAS RAMAS DEL ORDENAMIENTO.
Cuando hablamos del derecho de la propiedad hablamos de derechos de exclusiva sobre los tipos de creaciones. Son creaciones de dos tipos: de carácter técnico-estético, y los signos distintivos.
- creaciones estéticas : derechos de autor: suponen una aportación importante de su autor que resuelve un problema que no es puramente estético sino que resuelve una necesidad humana.
- signos distintivos : diseños industriales: no son una creación, son marcas. Se protegen las marcas para poder identificar el origen empresarial, y distinguir una marca de otra, por ejemplo.
Las patentes y los modelos de utilidad sirven para otorgar protección. Los derechos que hemos visto los hemos clasificado como derecho de exclusiva, es decir, su titular tiene un monopolio sobre la explotación. Cuant mayor protección tenga el derecho, menor duración tendrá el derecho de exclusiva. La duración es inversamente proporcional a la intensidad del derecho. De esta manera, la marca tiene una duración que puede ser indefinida, mientras que la patente no.
Otro punto importante es el principio de territorialidad. Significa que para que tener protección en un Estado tenemos que cumplir con los requisitos necesarios que establece la legislación de ese Estado para obtener la protección. Supone el origen de muchos conflictos entre los distintos Estados. Por ejemplo, yo quiero tener en España la marca Windows, tendré que ir al registro e inscribirlo.
Por otro lado, el principio de internacionalidad que consiste en que cada vez son más importantes los mecanismos de integración trasnacionales y los acuerdos internacionales en la materia. En nuestro sector, el acuerdo más importante es el ADPIC, sobre los derechos de propiedad intelectual.
Tema 3: PATENTES Y CREACIONES TÉCNICAS.
DEFINICIÓN :
La patente es el título que otorga el estado por el cual reconoce al inventor o a su causahabiente un derecho de explotación exclusiva derivado de las reivindicaciones a cambio de la divulgación que realiza el inventor y por el periodo de tiempo que determina la ley.
CARACTERÍSTICAS :
-derecho de explotación exclusiva -sobre una invención, es decir, la solución de un problema técnico -la razón de ello es que el inventor divulga lo que ha inventado. A cambio de esa divulgación el Estado le
reconoce un derecho de exclusiva. Esto es lo que diferencia la patente del secreto empresarial 1 de la no
divulgación. -el derecho de exclusiva es por tiempo determinado. En España es de 20 años. -el derecho de patentes es un derecho erga omnes frente a todos siendo una protección objetiva aunque no haya culpa o mala fe del inventor posterior. Es un derecho absoluto. Mantiene diferencia con el secreto empresarial, que no es protegible, salvo situaciones especiales como robo o espionaje. -la divulgación es un factor elemental, pero plantea problemas. -tiene un coste que va incrementando a medida que quieras extender la patente a los distintos países.
A partir de todos estos factores tienen que tomar la decisión de ir por la vía de la patente o por la vía del secreto empresarial basándose en:
1 El secreto empresarial son conocimientos de carácter sustancial que no están generalmente divulgados,
y respecto del que los posee han optado medidas para evitar la divulgación.
- coste económico
- naturaleza de la invención. Ejemplo, un electrodoméstico no puede ser tratado por la vía del secreto industrial porque una vez esté en venta cualquiera puede comprarlo y desmontarle. Sin embargo, otro ejemplo opuesto sería la receta de la Coca-Cola.
- tipo de empresa
1.- Requisitos legales de patentabilidad. Los REQUISITOS de patentabilidad son:
1. novedad : la invención es nueva
2. actividad inventiva : no copiedad de la invención
3. aplicación industrial : se puede utilizar en cualquier industria, incluida la agrícola.
A partir de aquí, el derecho de patente solo protege invenciones que de alguna manera transforman lo conocido. No protege así los conocimientos abstractos o teóricos. Tiene que ser la solución concreta de un problema concreto.
REQUISITOS DE PATENTABILIDAD:
1. APLICACIÓN INDUSTRIAL :
Posibilidad de que el objeto de la invención pueda ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola. Aparentemente, se trata de un requisito de patentabilidad poco significativo. Sin embargo, en la práctica la exigencia de aplicación industrial es imprescindible para diferenciar una invención (patentable) de un descubrimiento (no patentable) y para distinguir una invención del mero planteamiento de un problema técnico sin encontrarle solución.
2. NOVEDAD :
Una patente es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica 2 (art. 6 LP), que está
compuesto por cualquier divulgación que haya hecho accesible al público en España o en el extranjero la invención. El concepto de divulgación implica que se ha hecho accesible al público aquello que se ha comunicado sin que haya obligación de reserva. No sólo por aquello que ha sido específicamente divulgado, sino también por lo que se desprende necesariamente de la información técnica contenida en el estado de la técnica (inherencia) para un experto en la materia del campo concreto al que se refiere la invención. ( Ej: Se deja ver a un grupo de 40 personas un invento. No hay divulgación porque hay obligación de reserva ya que esas 40 personas tienen un deber de confidencialidad // Si han puesto un motor en el escaparate de una tienda, sí podemos decir que hay divulgación ). La divulgación implica que cualquiera tenga acceso a ello, ni haya ningún tipo de control sobre las personas que puedan acceder a ello.
Para el concepto de novedad hay un concepto clave que es la prioridad unionista. Es una figura procedente de un convenio internacional (Convenio de la Unión de París de 1981). En 1989 se establecieron varias uniones entre ellas la unión para la propiedad industrial y fomentar el comercio. El problema originario era que la novedad se destruía con la divulgación y puedes ampararte en la patente del país donde la inscribes pero no en el resto de países donde no la has inscrito. Para evitar este problema, en la unión de parís se inventó la figura de la prioridad unionista , es decir, presentando la patente en un país de la Unión, tienes un año para decidir en qué países se quieren proteger la patente. Ejemplo: 1-1-14 presento en España una solicitud de patente. España es un país de la Unión. Es la primera solicitud. Esto significa que tengo hasta 1-1-15 para ir a los demás países de la unión. Cuando tenga que ver la novedad de la patente, no me voy a fijar en la fecha de solicitud de 1-1-15, sino que me fijaré en la de la primera solicitud: 1-1-14. Hay otra norma especial en relación con la novedad que es el contenido de patentes no publicadas en España. Regla general: la novedad se destruye por la divulgación. Cuando presento la solicitud no hay divulgación. Hay una excepción importante que es la solicitud: si por ejemplo patento en España un lápiz con gomita pegada. Si alguien lo presenta en Francia, no será válido, porque ya está solicitado en España.
2 Podría definirse como todo aquello que antes de la fecha de presentación
de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el
extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por
cualquier otro medio (Art 6.2 LP).
científicas, etc. Todas estas invenciones considera el legislador que no pueden protegerse porque carecen de aplicación industrial.
Tampoco se pueden patentar operaciones que son puramente intelectuales , que se agotan en el cerebro humano y no transciende físicamente. La razón de ello es porque no tiene aplicación industrial, cómo pasa con las formas de presentar información, tampoco siendo patentables. Ejemplos:
- Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales (p.e. aprender inglés).
- Para juegos o para actividades económicos-comerciales.
- Los programas de ordenador. A pesar de tener aplicación industrial, el legislador también excluye las invenciones contrarias al orden público (Ej: la clonación de ser humanos o mutación genética).
Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal son patentables, pero sí lo son las composiciones y combinaciones utilizadas en los mismos.
Para ir acabando, se excluye aquellas patentes cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres , sin poder considerar como tal a la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria:
- Procedimiento de clonación de seres humanos
- (^) Procedimiento de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
- Utilizaciones con fines industriales o comerciales.
- Procedimiento de modificación de la identidad genética de los animales, que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o vegetariana sustancial para el hombre o el animal y los animales resultantes de tales procedimientos.
La legislación en materia de patentes establece como exclusión de patentabilidad tanto las variedades vegetales como las razas animales , es decir, no podrán ser patentables las variedades animales o vegetales y procedimientos esencialmente biológicos para producir animales o plantas. Es al final y al cabo una actividad que se lleva haciendo desde el neolítico.
No obstante, serán patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o una raza animal determinada Por lo tanto, los animales y vegetales transgénicos sí son patentables, porque lo que se protege no es el animal o planta, sino el gen que se introduce en el animal, que es la esencia de la invención.
Nota: Tiene que resolver un problema técnico para que sea patentable, no tiene que ser un problema meramente estético.
Caso complejo : Cuando se tiene un toro con excelentes características del que se extraen muy buenos productos supone un problema a la hora de utilizarlo. Habría que usar un secreto empresarial y cuando se reproduzca habría que cobrar un canon.
Nota : Nueva ley de patentes de 25 de junio en BOE pero no entrará en vigor hasta 2017.
Vías de protección
Patentes nacionales
Decimos que las patentes nacionales son territoriales, solo afecta en el lugar donde se ha solicitado.
Patente europea
La patente europea sale del Convenio de Múnich 1993. No es un título comunitario y no es un título unitario, sino que se descompone en un haz de patentes nacionales. Las ventajas frente a la patente nacional es que en vez ir a los distintos Estados europeos, puedo designar los países en los que deseo patentar teniendo un único procedimiento de tramitación obteniendo una patente para todos los Estados. Además, solo se tiene un examinador con el que discutir y la lengua en que lo vamos a hacer puede ser elegida (inglés, francés y alemán). Lo otorga la Oficina Europea de Patentes.
Patente unitaria
La patente de efecto unitario se viene discutiendo desde hace 40 años con el Convenio de Luxemburgo. Solo está abierto a países de la UE, no pudiendo participar los demás. Sin embargo, no está regulado por Reglamento de manera que no están obligados a usarlo. Los idiomas a elección también son ingleses, franceses y alemanes.
Procedimiento de registro
Se realiza en la Oficina Española de Patentes. El derecho de la patente corresponde al inventor o al causahabiente del inventor. En el caso de los empresarios, como regla general, pertenecen al empresario; o en el caso de un centro público de investigación, al propio centro. Así, si se ha contratado para que investigues, la patente es del centro. Sin embargo, si en tu trabajo te has aprovechado de medios de la empresa o de formación e inventas algo dentro de la actividad de la empresa, esta tiene un derecho de opción para adquirir la patente u obtener una licencia sobre la patente. En todo caso, el trabajar tiene el deber de informar al empresario durante un tiempo de 3 meses, de manera que si no lo hace pierde sus derechos. Si la invención está fuera de la actividad de la empresa, es el trabajador quien es propietario de ese derecho de patente.
Salvo prueba en contrario, las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo o de servicios, se presumen realizadas durante la vigencia de ésta.
En cuanto al momento que se tiene en cuenta para el registro, está el “ first to file ” (primero que registra), mientras que por otro lado está “ first to invent ” (el primero que inventa) siendo nuestro sistema el primero, mientras que en Estados Unidos reina el segundo.
En la solicitud se indica:
1. Título
2. Resumen
3. Descripción: relación de los pasos que ha seguido el inventor para llegar a su descubrimiento.
4. Reivindicación: ciñen el ámbito de protección que el inventor pretende.
Desde el punto de vista de los titulares de patentes, las reivindicaciones son el alma de una patente. En la descripción se enseña cómo realizar y utilizar la invención, mientras que en las reivindicaciones se define el alcance de la protección jurídica. Por ejemplo, las reivindicaciones demarcan en palabras los límites de la invención, al igual que una cerca demarca la extensión de un terreno objeto de propiedad privada. Mucho de lo que se muestra y describe en una patente puede no estar protegido por la patente, puesto que sólo la tecnología incluida en las reivindicaciones está protegida. Si un solicitante o su agente no han redactado correctamente las reivindicaciones, cualquier aspecto o elemento de la invención incluido en la descripción detallada que forma parte de la solicitud, pero que no esté incluido en las reivindicaciones, pasa a ser parte del estado de la técnica una vez que la solicitud de patente se haya publicado o la patente se haya concedido. Es decir que cualquier persona podrá utilizar sin la autorización del titular de la patente toda la información no protegida, y el titular de la patente no podrá hacer nada al respecto.
Puede ser dependiente (hace alusión a otra reivindicación de la misma patente) o independiente. Tenemos la parte caracterizante (se indican las especificaciones técnicas que hacen diferente lo que se desea proteger a lo que ya existe) y la parte no caracterizante (donde identificas el estado de la técnica).
1. Tipicidad : carácter taxativo (=lo que no está en estos artículos anteriores no es infracción. Por
ejemplo, la inducción a que alguien fabrique, no es infracción de la patente). Ejemplo: ( Ej: Se ofrece un medicamente que es la mezcla de A y B que está patentada y le ofrece suministro a un hospital. Es infracción aunque lo suministre después del tiempo de exclusiva de la patente porque lo oferto en el momento inapropiado ).
2. Carácter independiente de la infracción: no hace falta que se cumpla todo la cadena para
poder demandar. Son actos per se relevantes para demandar.
3. Falta de litisconsorcio pasivo necesario : no tengo que demandar a todos los que cometen la
infracción, sino que a uno de ellos, al que me caiga peor, al más solvente.
Para ver si hay infracción o no, acudimos a las reivindicaciones. Para que exista infracción de esa reivindicación, hay que ver elemento por elemento que todos estén en el producto infractor (esta es la infracción literal). Tienen que estar todos. All elements rule. Hay otro tipo de infracción: infracción por equivalencia: hay un elemento que no está literalmente, pero que está por equivalencia: un elemento se sustituye por otro similar. Ejemplo un panel de baloncesto: en las reivindicaciones dice que lo ha sujetado con tornillos, pero llega otra persona y lo hace con clavos. Esto es infracción por equivalencia.
Hasta ahora hemos visto la infracción directa, sin embargo, también existe la infracción indirecta, yendo el legislador más allá queriendo adelantar la protección al ir contra aquellos que ayuden a cometer la infracción por parte de un tercero.
INFRACCIÓN INDIRECTA: art. 51 LP Contributory infringement Alguien que contribuye a una infracción que hace un tercero, aportando medios para que el tercero infrinja la patente. Art. 51 LP: “1. La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que si su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella.”
En la infracción indirecta hay, en primer lugar, un elemento territorial, de manera que tiene que ser en España esa ayuda. No viene como tal en ley española este primer elemento, ya que el artículo es una copia del Art 26 del antiguo Acuerdo de la Patente Comunitario que ahora es el Convenio de la Patente Unitaria. En este art. hay un doble elemento territorial: ambas infracciones, tanto indirecta como directa han de darse en el mismo país. ( Ej: La infracción indirecta consiste en que le das unos medicamentos al hospital y le enseñas como combinarlo siendo el suministrador el infractor indirecto; y el hospital, directo ).
Las personas exentas de la infracción no son las que están dentro del art- a) y c). Lo importante es que se entrega la mercancía a una persona que no está habilitada para explotar la invención. Ejemplo entrego medicamento a un médico con instrucciones para su uso, al médico que no está habilitado para su uso. La ley dice que un médico puede usar la medicina para tratar a los enfermos, pero esa persona no está habilitada para explotar la invención.
EXCEPCIONES DEL ART. 52
1. Actos realizados en un ámbito privado con fines no comerciales : si yo compro una maquina
patentada en el corte ingles pero la uso como consumidor, ese acto de uso de patente ajena no es infracción al ser para uso privado o consumo, y no como un uso industrial.
2. Tampoco es infracción los actos realizados con fines investigadores o experimentales. Por
ejemplo, yo cojo una receta de una patente y quiero ver cómo funciona, eso no es una infracción. Esta la cláusula “Bolar" acerca de un caso en el que el TS de EEUU dijo que los actos encaminados a obtener una autorización de comercialización era una infracción de la patente, como consecuencia de esto huno una reforma de la ley americana de patente por la cual estas actividades se consideran que no son infracción por lo que un laboratorio español que pida esa autorización de comercialización y mientras esté (por ejemplo, un medicamento genérico que hacen mientras a la vez piden la petición de comercialización durante la patente) la patente y esté pidiendo esa autorización no es una infracción del derecho de patentes. Los requisitos para
obtener la autorización de comercialización estarán asegurados como algo que no supone infracción por el derecho de patentes (por ejemplo, los ensayos clínicos para testar el medicamento que quieres luego comercializar)
3. Fórmulas magistrales : son mezclas que se hacen en las farmacias por las cuales el farmacéutico
para un paciente concreto adapta los requisitos del producto para el caso concreto, en ese caso el farmacéutico no infringe la patente. El médico que da la receta no infringe nada porque no comercializa con ello. el farmacéutico modifica un medicamento para un paciente especial, en estos casos no hay infracción de patente ni tampoco lo infringe el médico que pide que se haga ese medicamento (porque él no nace nada, solo recomienda hacer esa medicamento).
4. Medios de transporte en tránsito : no se pueden atacar por el derecho de patentes: se pueden
atacar en el puerto de destino, o donde tenga la cabeza la empresa, etc., por ejemplo un avión cuyos frenos infringen una patente y está en tránsito, obviamente no puedes pararlo en el aire, lo paras cuando ya llegue a su destino, etc.
Art. 53: Agotamiento del derecho de patente : El titular de la patente tiene el derecho de prohibir la fabricación, etc. pero ese derecho se agota una vez que ha puesto el producto en el mercado de la UE. No tiene derecho a controlar cómo circula un bien que él mismo ha puesto en el mercado: sería abusivo. Requisitos:
1. Introducción en el comercio : tiene que ser por un título traslativo de la propiedad. En los
derechos de autor es distinto: te pueden vender un video, con la prohibición de alquilarlo, porque sería muy fácil que el derecho del titular quedara desprotegido.
2. Dentro de la UE : la ley habla del Espacio Económico Europeo (UE + Noruega + Islandia +
Suiza).
La patente otorga a su titular la facultad de prohibir a los terceros que no cuenten con su consentimiento, entre otros actos, el ofrecimiento, la introducción en comercio y la utilización de los productos protegidos (de los productos patentados o de los obtenidos directamente por medio del procedimiento patentado). Y ello, sin restricción alguna por razón de su origen empresarial, de modo que en principio también alcanza a los productos que proceden del propio titular de la patente. Todos los sistemas de patentes han reaccionado ante las consecuencias indeseables para el tráfico económico y complejidad jurídica que depara esta construcción del contenido atribuido al ius prohibiendi que confiere la patente. Y lo han hecho a través de distintas doctrinas, como son las de la licencia implícita, la de la conexión de los actos de explotación y la de la primera venta o agotamiento del derecho de patente. Ésta última es la solución que ha acabado por imponerse en el ámbito europeo y por ser acogida en España, ahora a través del artículo 52.2 de la Ley de Patentes.
El agotamiento del derecho de patente constituye un límite estructural a este derecho de exclusiva. Por su virtud, el titular de una patente no podrá impedir la ulterior comercialización (ofrecimiento y puesta en comercio así como importación y posesión con estos fines) ni la utilización (que en principio son actos de explotación que le están reservados en exclusiva) a quienes hayan adquirido productos protegidos por la patente (sean productos patentados o productos directamente obtenidos mediante la utilización del procedimiento patentado) comercializados por él o por un tercero que cuente con su consentimiento en territorio nacional o, en el caso de los países miembros de la Unión Europea, en el mercado común y en el Espacio Económico Europeo. Así las cosas, el primer presupuesto del agotamiento es la previa puesta en comercio del producto protegido y, por ello, la previa transmisión de las facultades necesarias para su aprovechamiento práctico por cualquier clase de título jurídico (con la consecuencia de que no existe puesta en comercio a estos efectos por medio de la entrega que tiene lugar en el marco de contratos de depósito, transporte, etc.). Con todo, la puesta en comercio del producto protegido realizada en el marco de un contrato por el que sólo se autoriza su utilización (por ejemplo, arrendamiento o licencia de uso) sólo puede determinar el agotamiento del derecho de patente en relación con la ulterior utilización del producto en cuestión por la contraparte o, si se ha autorizado o de los términos del contrato se deduce la correspondiente autorización, por un tercero que lo utilice para la contraparte, pero no la facultad de impedir su comercialización. En segundo término, la puesta en comercio del producto protegido sólo desencadena el agotamiento en la medida en que sea realizada por el propio titular de la patente o por un tercero con su consentimiento, como son las demás compañías del grupo del titular de la patente (cfr. STJCE 31-X-1974, asunto 15/74) y sus licenciatarios. Ahora bien, la puesta en comercio por estos últimos sólo es relevante a estos efectos
6.- Acciones en defensa de la patente ante la infracción.
A. ACCIÓN DE INFRACCIÓN: la legitimación activa (art. 124) le corresponde al titular de la
patente y la legitimación pasiva le corresponde a quien realice un acto del art. 50 o 51 LP. El contenido de esta acción es:
A.a. Cesación : comprende el cese de la acción de infracción tanto en el presente como en el
futuro. En España la cesación es inmediata y automática, mientras que en EE.UU. es un remedio basado en la equidad y por tanto el juez puede decir que no aplica la cesación. La cesación es una acción que no prescribe.
A.b. Indemnización por daños y perjuicios : el legislador da al titular de la patente
la opción de obtener el lucro cesante y el daño emergente como consecuencia de esta infracción.
A.c. Enriquecimiento injusto : hay que calcular cuál es el precio por usar injustamente ese
derecho (por ejemplo, un 10% es el valor de la patente). Además, el titular de la patente tiene derecho a reclamar todos los beneficios que haya ganado el infractor. Hay que escoger uno de estos tres.
B. ACCIÓN REIVINDICATORIA:
Es una acción reivindicatoria impropia : ejemplo: el trabajador despedido presenta una solicitud de patente a su nombre. Entonces la empresa lo descubre , en esos casos la ley permite una acción reivindicatoria mientras que se tramita la solicitud y una vez concedida la patente hasta dos años después de haber sido concedida. El titular no poseedor reclama contra el poseedor no propietario. Se dice que es impropia porque el que reivindica no es propietario. Necesitaría haber registrado la patente. El legitimado es el inventor o su causahabiente para reclamar. El legitimado pasivamente es el que registró. Plazo: durante la tramitación y hasta dos años después. ¿Qué pasa si pasan esos 2 años? Se convertirán en causa de nulidad. Nota : Doctrina de la violación continuada: qué sucede si la violación se infringe continuadamente en el tiempo? EJ: he infringido una patente porque he fabricado sus frenos desde hace 15 años. Prescribe? NO. LA ACCIÓN DE CESACIÓN NO PRESCRIBE. Sin embargo, la indemnización por daños y perjuicios sólo puede comprender los últimos 5 años. 7.- Acciones de nulidad y caducidad.
C. ACCIÓN DE NULIDAD:
Es una acción importante, ya que otorga alguien que quiere explotar los derechos de una patente una seguridad jurídica de que la explotación por parte de otros sería nula. Se puede explotar de tres maneras:
1. Acción directa : antes de lanzar el producto,
2. Nulidad mediante reconvención : cuando me demandan por infringir la patente. Tiene sus
propias costas. Hay nueva acción.
3. Nulidad mediante excepción : en este caso no habría costas. No hay nueva acción.
3.- Documento de patente. 4.- Clases de patentes. 5.- Derecho a la patente. 8.- Contratos sobre las patentes. 9.- Modelos de utilidad. 10.- Otros títulos: certificado complementario de protección, obtenciones vegetales, topografías de semiconductores.
Tema 2: MARCA Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS. 1.- Tipos de signos distintivos y de marcas (nacional, comunitaria, internacional). 2.- Clasificaciones de las marcas. 3.- Prohibiciones absolutas y relativas. 4.- Adquisición del derecho. La marca notoria. La marca renombrada.
5.- Contenido del derecho de marca. Infracción de la marca. 6.- Acciones en defensa de la marca. 7.- Acción de nulidad y de caducidad. 8.- Contratos sobre las marcas y otros signos distintivos. 9.- El nombre comercial.
1.- Tipos de signos distintivos y de marcas (nacional, comunitaria, internacional). El artículo 4 LM defiende la marca diciendo que la marca es un símbolo que diferencia los productos o servicios de una empresa de otros. El elemento principal es que es un signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.
Que sea susceptible de representación gráfica plantea problemas:
1. Una marca sonora? Mientras se pueda representar en un pentagrama vale.
2. Unos fabricantes de pelotas de tenis quisieron registrar una marca olfativa con olor a hierba
recién cortada? Los olores no se pueden registrar. El perfume no se puede registrar porque tiene un valor intrínseco. Eso conlleva monopolio y no se puede registrar.
Sus FUNCIONES son: Distintiva : gracias a ella sabemos de qué empresario procede el producto, y podemos diferenciar su origen. Garantía : el consumidor asocia ciertas calidades o garantías al producto: las experiencias que ha tenido con la marca al igual que su titular no va a cambiar esa calidad. Función publicitaria : el titular de la marca, se considera que también tiene derecho a proteger el good will o reputación de la misma, y evitar aprovechamientos desleales de ese derecho de marca por parte de terceros. Ej: un vendedor de bicicletas no puede llamarlas Cartier, aunque no haya confusión, pero por el hecho de la publicidad de la marca.
VÍAS DE PROTECCION:
1. Marca nacional : Ley 7/2001 de Marcas
2. Marca comunitaria : aquí, a diferencia de las patentes (la patente europea no es un título
unitario, no da un derecho unitario, sino que patentes sobre los países que hayas designado, derechos nacionales, estado por estado), la marca comunitaria es
3. Marca genérica : por ejemplo en los medicamentos.
4. Marca internacional
5. Marca blanca : por ejemplo Carrefour.
6. Marca privada : el problema es que no a todos los consumidores les gusta la marca blanca y por
ello los empresarios han creado la marca privada (por ejemplo Hacendado, Emidio Tucci, etc.).
PRINCIPIOS DEL DERECHO DE MARCA:
1. Principio de prioridad : el derecho de marca le corresponderá al primero que la registre.
2. Principio de territorialidad :
3. Principio de especialidad : la marca no es un monopolio sobre la palabra, sino que se registra en
relación con unos productos o servicios determinados. Así pueden existir marcas o servicios determinados con el mismo nombre (por ejemplo ALSA: son los autobuses pero también una empresa de postres). Ahí no hay riesgo de confusión en el consumidor y no se infringe la marca.
Las marcas entonces son todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de otras en el mercado. Sus elementos pueden ser:
- Palabras o combinaciones de palabras.
- Imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
- (^) Letras, cifras y sus combinaciones.
- Formas tridimensionales. (p.e. botella de cocacola)
- Signos sonoros. (canciones)
- Combinaciones de las anteriores
Para que estemos ante una marca, ésta tiene que superar dos previsiones:
i) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.
j) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.
k) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.
2. Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma. 3. Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley.
- prohibiciones relativas (arts. 6-10 LM): no son controladas de oficio por la Administración, y es el interesado quien tiene que oponerse. Se refieren a signos intrínsecos, hay un derecho anterior que hace que la marca no se pueda conceder. Por ejemplo la marca Cola-cao no da problemas pero al haber un derecho anterior de marca no se puede dar ese nombre a otras empresas.
Tema 4: LAS CREACIONES DE FORMA.
1.- El diseño industrial. 2.- Modelos y dibujos comunitarios. 3.- Requisitos de protección.
ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE MARCA:
El principio fundamental de la marca es el carácter constitutivo. La marca se adquiere mediante el registro: nace cuando se registra. Este es el principio general. Hay excepciones:
1. La marca notoria no registrada art. 6.bis del CUP (convenio unión de parís): es una marca
notoriamente conocida por los sectores interesados en relación con determinados productos o servicios. Por ejemplo bufete Slaughter and May. Si alguien quiere registrarla, se hará una encuesta. Tiene que ser notoriamente conocida en España.
2. La acción reivindicatoria de marca. Cuando en fraude los derechos de un tercero o con violación
de una obligación legal o contractual registra una marca. Se llama acción reivindicatoria impropia porque no es propietario al no haber registrado la marca.
3. La tercer excepción es una forma peculiar, de alquiler de derechos de marca ES cuando se
produce un retraso desleal (= cuando tienes una obligación de hablar, u oponerte, u otros derechos pero no los haces valer, haciendo pensar al tercero que no vas a hacer valer tus derechos). Ejemplo de retraso desleal: vichy es una región en Francia. Una persona demanda a vichy catalán (empresa de agua con gas) pero hay retraso desleal porque lleva 60 años operando vichy catalán, y no vale ejercitar los derechos 60 años después. Implica tolerancia por la otra parte, y confianza en que no le vas a demandar.
En el art. 34 LM se dice que la infracción tiene una lista abierta, es decir, cualquier uso en el tráfico económico de una merca se considera infracción. Lo que se quiere evitar es que haya riesgo de confusión.
Para mantener la marca en vigor, el titular tiene la carga de usar la marca. Se diferencia el concepto de obligación y carga. La obligación es una imposición, mientras que la carga es simplemente por el propio interés por lo que debes hacerlo, ya que si no, pierdes el derecho. Se quiere evitar que los registros de marcas sean simplemente almacenes donde las marcas se almacenen sin tener interés del titular de
utilizarlo. El plazo es de 5 años para usa la marca. Es un plazo de gracia. Cuando pasan esos 5 años, entran en causa de caducidad, es decir, puede ser sanada si el titular re-emprende el uso de la marca.
El titular de la marca tiene registrada.
En el apartado 4, se hace referencia a que pueden existir causas justificativas de la falta de uso de una marca, es decir, que el titular no usa la marca pero no se desencadena en la pérdida del derecho.
El derecho positivo de uso en el caso de marcas. El titular de la marca tiene una presunción de validez de la marca y eso lleva consigo una serie de consecuencias. ¿Qué pasa si el titular de la marca anterior inicia una acción de violación con el titular de la marca posterior? Ej: Caso Cortefiel: el pato.
Antes de iniciar la acción de violación tiene que anular la marca posterior porque tiene un derecho positivo de uso. Si no lo hace, se desestima la acción porque tiene un derecho positivo de uso.
La segunda consecuencia es que no se pueden obtener medidas cautelares contra alguien que sea titular de una marca porque, como tiene derecho positivo de uso, hasta que no se use ese derecho, puede seguir usándolo.
En tercer lugar, mientras no se anule la marca no se puede condenar al titular del derecho posterior a indemnizar por daños y perjuicios, al haber derecho positivo de uso.
La ley no habla de un derecho positivo de uso (si se habla de una actuación en el tráfico) sino que es una creación jurisprudencial. Algunos autores consideraban que era incorrecta.
La ley no dice que el titular de una marca posterior tenga inmunidad frente a los anteriores, sino que la jurisprudencia entiende que el anterior no se opuso a la posterior, y el posterior ha estado usando su derecho de buena fe, y no es justo que esté condenado habiendo actuado de buena fe, y habiendo lo obtenido en la oficina. SAP Madrid: Caso cortefiel. El tribunal llega a una serie de conclusiones: -es necesario anular la marca aunque se tenga un derecho anterior -no cabe pedir medidas cautelares -tampoco cabe pedir daños y perjuicios si no se acredita mala fe.
Esto cambia en el año 2014 cuando el TS cambia de doctrina. Ya no existe el derecho de uso, porque es incompatible con el derecho comunitario. Esto es porque el derecho de marcas se deriva de la directiva, que dice que el titular de la marca anterior puede se puede oponer al titular de la posterior. Entiende que el tribunal no puede poner requisitos que no existan en la ley. Es un fraude de ley.
Para poder usar una marca, no basta con que se use, sino que tiene que ser un uso real y efectivo (un uso económicamente eficiente). Real y efectivo implico que sea capaz de satisfacer las necesidades del mercado. Por ejemplo, Bimbo registró una marca llamada Bimbo Línea, y e tribunal considera que la marca no ha sido usada realmente, porque solo se vendieron algunos centenares. El TS consideró que era un test sale, pero no era comprensible crear una línea para vender solo un poco. La marca se consideró caducada.
Ej: imaginemos que Audi tiene una marca de llaveros: según el TSJ no tiene un uso real y efectivo. Porque Audi no es una marca de llaveros, sino que es una promoción para vender.
En el ámbito comunitario es un problema particular ¿Qué es el uso real y efectivo en el ámbito comunitario? Qué pasa si solo lo usa en un territorio en un solo país. Se quiso preguntar al TJUE y dijo que no se podía aplicar una regla sino que habría que ver en el caso concreto es real y efectivo. Podemos interpretar que no hay una regla general. Por lo tanto, utilizarlo en un único estado puede valer para usarlo en vigor. No ha querido entrar en el sofisma del montón.
Marca renombrada:
La ley de marcas ha hecho bastante hincapié en este concepto de marca renombrada o con regulación. Esta registrada pero además el conocimiento de la misma trasciende del principio de especialidad. La marca renombrada, según la jurisprudencia, se tiene que evitar el riesgo de dilución, es decir, al
PROPIEDAD INTELECTUAL
Examen tipo test no será sobre el contenido íntegro del temario, sino que sobre lo que él llegue a explicar, teniendo en cuenta que los dos últimos temas probablemente no lo llegue a explicar, y por consecuente, no entrará.
Manual (el temario es el índice del manual): Manual d propiedad intelectual tirant lo Blanch, sexta edición. Ley de propiedad intelectual (legislación consolidada!!)
Seminarios: los casos se tendrán que hacer en casa. Se hará un examen de la materia de ambos seminarios. El primer semi sobre derecho de
Tema 1: INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 1.- Propiedad intelectual, cultura y mercado. PI o derecho de autor es un derecho de propiedad reconocido en la mayoría de los países, dentro del derecho de propiedad que goza de protección constitucional (art. 33 CE) también está recogido en el artículo 17 de la carta de DDFF. Es una propiedad sui generis. En España la PI es un conglomerado de derechos patrimoniales, pero también morales, de la personalidad, que forman parte de los derechos fundamentales de la persona (derecho al honor, a la intimidad, de la propia imagen, etc.).
El art. 428 CC reconoce el derecho a la PI como una propiedad especial. El autor tiene derecho de explotar la obra y disponer de ella a su voluntad. Como ocurre con el resto de propiedades especiales, el legislador es consciente de que ya había legislación en esta materia (minas, aguas, hipotecaria, etc.). Por eso, el art. 429 se remite a la ley especial.
No es en realidad ni derecho de obligaciones y contratos ni derechos reales, sino que una mezcla de ambos, en todo caso, de derecho civil.
La idea de la que parte la ley, es que los autores, o titulares del derecho de PI tienen derecho a percibir una compensación por su creación, por la explotación económica de su creación. Puede explotarlo por sí mismo, o mediante terceros. La ley hace esto porque, si no pudiera explotar económicamente la obra, el incentivo disminuiría. No desaparecería del todo, pero sí se reduciría. Ejemplo: Cuba.
El autor no tiene que ser obligatoriamente remunerado. Cada autor es libre de hacer lo que quiera con su obra. Sin embargo tampoco se le puede prohibir a aquel que quiera explotar su obra que lo haga.
La PI es especial porque sólo existe en el intelecto humano como abstracción, ya que no está cosificado. La doctrina distingue entre corpus misticum y corpus mechanicum. Están plasmadas en un soporte material, pero la obra en sí existe en el intelecto humano. Por ejemplo, si mañana se quema el cuadro de las meninas, no se pierde, ya que hay miles de reproducciones, etc. No es PI porque surja del intelecto humano, sino que porque es aprehensible del intelecto humano.
La PI es limitada, pero aun así dura más que los de propiedad industrial. Los derechos de PI duran 70 años después de la muerte de su autor. No desde que se crea la obra, sino que desde que fallece, para que así todas las obras tengan la misma duración. Hay varios límites también (límite de cita, límite de parodia, etc. que no violan la propiedad intelectual).
Regulación de la PI: Está regulada en la Ley de PI, Texto Refundido modificado por la ley 21/2014. Que sea un texto refundido significa que el gobierno puede aclarar, homogeneizar, etc. normas, pero no legislar. Esto ha tenido consecuencias en el sector de derechos de productores de discos. En el texto refundido el gobierno suprimió este derecho de los productores de discos, pero el TS dijo que el gobierno no podía hacer eso, porque estaba legislando.
Respecto a la naturaleza jurídica, la PI tiene una naturaleza mixta, siendo desde el punto de vista patrimonial y moral (ejemplo: derecho a ser reconocido como el autor verdadero, o el derecho a la propia imagen, pero también por razones morales, porque la imagen por ejemplo forma parte íntima de la persona)
Art. 2.b LPI establece: la PI está integrada por derechos de contenido patrimonial y moral.
Hay dos visiones: Monismo : entiende que es un solo derecho Dualismo : entiende que son dos derechos diferentes
En España, solo se contemplada el derecho de propiedad como propiedad, sin tocar el ámbito moral. Hoy en día, el derecho español es dualista. La PI tiene dos ramas: la patrimonial y la moral. Sin embargo, el TS no ha sido siempre muy claro.
Muy importante: ese a la existencia de facultades morales, el derecho de PI no es fundamental. No forma parte del art. 21.b.I de la CE: derecho a la libertad de crear, etc. Una cosa es tener libertad de creación (derecho de crear, hacer una película, escribir un libro) y otra cosa es qué derechos corresponden al fruto de esa libertad. Por tanto es un derecho constitucional, pero no tiene que ser regulado por ley orgánica (al no ser un DDFF). Pero sí debe ser regulado por ley, la ser meramente constitucional. Al no ser fundamental, tampoco puede ser oído en amparo, ni siquiera de la parte moral. El derecho moral solo está recogido en el art. 14 y el 113 de la LPI.
Convenio de Berna, es el convenio marco que reúne una legislación mínima de PI en prácticamente todos los países civilizados del mundo (más de 150 piases). Es originariamente de 1987. Reconoce el derecho moral de paternidad (autor de la obra) y el derecho de integridad (el derecho de que nadie pueda ridiculizar tu obra, modificarla, vejarla, etc.).
El derecho moral no está reconocido de la misma manera en todos los países. Hay una tradición de reconocerlo en Francia, Alemania, Italia, España, bref, derecho continental. Los países anglosajones tienen el Copyright (derecho de copia, por lo que el ámbito moral queda en segundo plano), EEUU, UK, Australia, etc. Estados Unidos no accedió al Convenio de Berna hasta 1989 por el problema del reconocimiento del derecho moral de paternidad e integridad.
DERECHOS PATRIMONIALES O DERECHOS DE EXPLOTACION :
Lo primero que hay que saber es que son exclusivos y otros de mera remuneración. Los primeros son los más importantes porque dan el monopolio al autor de autorizar, reprimir o prohibir ciertas conductas. Es un derecho exclusivo: sólo el autor o a quien expresamente se lo ceda. Se usa el sistema anglosajón de licencia. Son un mero contrato. Pueden ser exclusivas o no (ej: la cesión de una canción a la radio, a cada emisora).
Los derechos de mera remuneración son distintos: no dan al autor el derecho a autorizar o prohibir, pero sí le dan el derecho a que cobre por ello. Es obtener una compensación pecuniaria por la utilización de la obra por terceros, no autorizado por mí (ya que no lo puedo evitar). Estos derechos, normalmente, para los autores, no puede cederse mediante contrato (es inalienable). Puede cederse el original o la copia por ejemplo. Como autor no se puede impedir que se haga una copia del libro original comprado en la tienda. Otro ejemplo es el derecho de obras vendidas en subasta pública.
Los derechos patrimoniales que recoge la ley son: Art. 17 reconoce un derecho general de explotación. Es general porque corresponde al autor, en el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de la obra en cualquiera forma (esto es lo que lo hace general), y en especial (como meros ejemplos) el derecho de reproducción (art. 18), distribución (art. 19), comunicación pública (art. 20), y de transformación (art. 21).
5.5. Realizadores de mera fotografía (no es una obra fotográfica, arts. 129). Se
entiende como una foto por ejemplo las que salen todos los días, de mariano Rajoy en el periódico, etc.
5.6. Divulgadores de obras inéditas , que estén en dominio público (arts. 129.1-130)
5.7. Editores sobre sus ediciones siempre que puedan ser individualizables por sus
características. Por ejemplo, editores que editan libros con características especiales (maquetación especial, caligrafía especial, etc. si todo el mundo las reconoce por ser especiales, hay un derecho afín).
Distinción entre obra y prestación protegida.
La obra es el derecho del autor: es inmaterial: no es perceptible por los sentidos. Es original, propia de su autor. La actuación del artista no es “original” en ese sentido. Siempre que se ejecuta una obra ajena se ejecutan los elementos de la original, no se compone la música, se reproduce, incluso cuando la misma obra se interpreta de dos maneras radicalmente distintas. Por ejemplo, la canción in the ghetto. La obra es la misma, pero la interpretación entre Elvis Presley y el príncipe gitano son diferentes. La prestación protegida no hay originalidad. Por ejemplo, cuando se hacen cover versions, del mix del verano, no hay que pedir permiso a Shakira, sino que al autor de la obra, ya que se está utilizando la obra pero haciéndolo a su manera e interpretándolo de forma diferente. La prestación protegida no es original.
Los derechos conexos o afines son independientes del derecho de autor, y suele ocurrir que los productores adquieren de varia gente los derechos: adquiere derecho del artista, derecho a los de grabaciones audiovisuales, etc. Los derechos afines pueden coexistir perfectamente con los afines. Los derechos afines son derechos de propiedad intelectual, de exclusiva, y también en muchas ocasiones derecho de mera remuneración (copia privada, derecho de remuneración por comunicación pública). No hay derechos morales salvo el derecho de los artistas sobre sus actuaciones, solo contenido patrimonial, no facultades personales. Ejemplo: actores que hablan en inglés y se les dobla al castellano, etc.
FUENTES DE Propiedad Intelectual: Hay 3 niveles de fuentes. La más importantes la ley. Todo el derecho de propiedad intelectual emana o está basado en tratados internacionales. Los tratados internacionales tienen un doble elemento:
1. Establecen una protección mínima: no todos los países protegen igual a los autores.
2. Principio de reciprocidad o igualdad de trato: tratar igual a los autores en todo el
territorio, sean nacionales o no.
3. Derechos de autor recogidos en 3 tratados:
3.a. Convenio de Berna: reúne más de 150 países.
3.b. Tratado OMPI Derecho de autor 1996: está administrado por la organización
mundial de la propiedad intelectual. Es una ampliación del convenio de Berna (cualquier firmante de OMPI está obligado a firmar Berna). Establece protección sobre derechos de autor de cara a internet.
3.c. ADPIC: Acuerdo sobre Determinados Aspectos de Propiedad Intelectual y el
Comercio Internacional. No están administrados por la organización mundial de la propiedad intelectual, sino que por la OMComercio. Son tratado que, sin poder estar dentro del núcleo central de la OMC, son condición previa para que determinados países accedan a la OMC El convenio de Berna es más importante en derecho de autor. Surge gracias a varios autores, entre ellos Víctor Hugo, y es originariamente de 1886. Este convenio establece un plazo uniforme de 50 años PMM (post mortem, etc.). Establece el principio de igualdad de trato, -Reconoce derecho moral de integridad y paternidad No cubre ciertos tipos de obras (como bases de datos, y programas, etc.).
Tratado OMPI Derecho de Autor: Su contenido esencial es el siguiente:
1. Respetar, firmar, y ratifica el convenio de Berna, incluido el derecho de reproducción.
2. Reconoce como obras los programas de ordenador, las bases de datos, etc.
Los ADPIC Incorporan el principio de trato nacional. Los estados se comprometen al convenio de Berna salvo al derecho moral (art. 6 bis convenio de Berna). Es un tratado más amplio que en la OMPI porque recoge tratados afines. Los tratados en materia de derechos afines son los derechos afines. En el sector musical hay dos grandes tratados: convenio de Roma 1961 (artistas, intérpretes, y ejecutantes, productores de fonogramas) da un derecho afín a los cantantes con una duración media de 50 años (en la UE la duración ha aumentado a 70 años), y en segundo lugar el tratado de la OMPI de AIE y productores de fonogramas de 1996 (TOIEF). En el ámbito de los artistas intérpretes audiovisuales, sus derechos están reconocidos en el tratado de Pekín, de 2012, hecho por la OMPI.
Por tanto, el primer escalón en las fuentes son los Tratados. En el segundo nivel están las directivas de la UE. Es necesario armonizar el derecho legislativo de la UE. Por tanto estamos ante directivas para esta armonización. Las directivas obligan a los estados, pero no es aplicable directamente a los ciudadanos.
No damos el punto 9 ni el 10 del tema 1. No entran.
2.- El derecho de autor. 3.- El autor. 4.- Los demás derechos de propiedad intelectual. 5.- Concurrencia de la Propiedad Intelectual y otros derechos. 6.- Ámbito de aplicación de la LPI y Tratados internacionales. 7.- La Ley aplicable a la puesta a disposición de obras y prestaciones protegidas. 8.- Las Directivas de la Unión Europea sobre Propiedad Intelectual. 9.- Evolución de la Propiedad Intelectual en España. 10.- Panorama actual y retos de la Propiedad Intelectual.
